BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 22/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…







betreffend die Markenanmeldung 30 2013 007 199.9

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein
sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig

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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der
Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
31. März 2014 und vom 18. Februar 2015 aufgehoben, soweit die
Anmeldung für die Dienstleistungen

Klasse 35:
Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Pro-
duktion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu
gewerblichen oder zu Werbezwecken; Versandwerbung;
Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung; Werbung
durch Werbeschriften;

Klasse 41:
Filmproduktion [in Studios]; Veröffentlichung von Büchern;
Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen;

zurückgewiesen worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Der Rechtsvorgänger der Anmelderin hat am 18. Oktober 2013 beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt, die Bezeichnung

smartcrutch
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als Wortmarke u. a. für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen in das
beim DPMA geführte Markenregister einzutragen:

Klasse 10:
Apparate zur körperlichen Rehabilitation für medizinische Zwecke;
Geräte für die Physiotherapie; Krücken; orthopädische Artikel;

Klasse 35:
Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Produk-
tion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen
oder zu Werbezwecken; Versandwerbung; Vorführung von Waren
für Werbezwecke; Werbung; Werbung durch Werbeschriften;

Klasse 41:
Unterricht; Filmproduktion [in Studios]; Veranstaltung von Aus-
stellungen für Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Büchern;
Videofilmproduktion; Zusammenstellung von Rundfunk- und
Fernsehprogrammen.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die
Anmeldung nach vorheriger Beanstandung mit Beschlüssen vom 31. März 2014
und vom 18. Februar 2015, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergan-
gen ist, in Bezug auf die oben aufgeführten Waren und Dienstleistungen der
Klassen 10, 35 und 41 zurückgewiesen. Das angemeldete Zeichen könne insoweit
als eine warenbeschreibende Angabe dienen und sei daher gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen. Die an-
gemeldete Bezeichnung setze sich aus den englischsprachigen Wortbestandteilen
„smart" (= intelligent, klug) und „crutch" (= Krücke) zusammen. Das Attribut „smart"
sei u. a. auch im Bereich der Orthopädie im Sinne einer gerätetechnischen In-
telligenz gebräuchlich. Insgesamt erschöpfe sich das Zeichen in einem Sachhin-
weis auf eine „intelligente Krücke“. Ausweislich verschiedener Verwendungs-
- 4 -
beispiele handele es sich bei derartigen Krücken um eine im Markt eingeführte
Produktkategorie, die es insbesondere ermögliche, mit Hilfe von Sensoren und
Anzeigen auf den korrekten Gebrauch des Geräts hinzuwirken. Die Zusammen-
schreibung der Wortbestandteile bewirke keine erhebliche Verfremdung des Zei-
chengehalts und hebe die Eignung des Zeichens als beschreibende Angabe nicht
auf. Die Wortbedeutung der angemeldeten englischsprachigen Bezeichnung
werde von inländischen Fachkreisen erfasst, zumal die inländische Verwendung
der Wortbestandteile „smart“ und „crutch“ als solcher bereits nachweisbar sei. Auf
das Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise komme es dabei nicht aus-
schlaggebend an. In Bezug auf die Waren der Klasse 10 sei die angemeldete An-
gabe geeignet, die Art der Ware zu bezeichnen. Die von der Zurückweisung be-
troffenen Werbungs-, Medien- und sonstigen Dienstleistungen der Klassen 35 und
41 könnten auf die Verkaufsförderung bzw. die Vermittlung von Informationen in
Bezug auf intelligente Krücken gerichtet sein. Darüber hinaus stehe der Eintra-
gung des angemeldeten Zeichens auch das Schutzhindernis fehlender Unter-
scheidungskraft entgegen. Soweit sich der Rechtsvorgänger der Anmelderin auf
verschiedene Voreintragungen beruft, seien diese, auch soweit sie tatsächlich
vergleichbare Zeichen beträfen, nicht geeignet, die gesetzesgebundene Entschei-
dung über die Eintragung zu beeinflussen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie nimmt auf den Vortrag
ihres Rechtsvorgängers vor der Markenstelle Bezug. Er hat im Wesentlichen gel-
tend gemacht, dass die Gesamtbezeichnung „smartcrutch“ eine ungewöhnliche
Wortbildung darstelle, die in dieser Form nicht als beschreibende Angabe verwen-
det werde. Der Wortbestandteil „crutch“ sei dem inländischen Verkehr im Übrigen
ohnehin nicht bekannt. Darüber hinaus hat die Anmelderin im Beschwerdeverfah-
ren ausgeführt, dass das attribut „intelligent“ nicht geeignet sei, unmittelbar die Be-
schaffenheit einer Krücke zu beschreiben. Das Zeichen entbehre auch nicht jeg-
licher Unterscheidungskraft, weil das Publikum daran gewöhnt sei, dass Wortkom-
binationen mit dem Bestandteil „smart“ als betrieblicher Herkunftshinweis verwen-
det würden. Die Zurückweisung der Anmeldung stelle angesichts einer Vielzahl
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eingetragener Marken mit dem Bestandteil „smart“ eine unzulässige Ungleichbe-
handlung der Anmelderin dar.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 31. März 2014
und vom 18. Februar 2015 aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die angegriffenen Beschlüsse, die Eingaben
der Anmelderin und ihres Rechtsvorgängers sowie auf den sonstigen Inhalt der
Akten Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur zum Teil Erfolg. Sie ist in dem aus
dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang (Ziffer 1.) begründet, da insoweit keine
Eintragungshindernisse bestehen. Die angefochtenen Beschlüsse waren daher in
diesem Umfang aufzuheben. Hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 10
und der in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Unterricht; Veranstaltung
von Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ steht der Eintragung der angemeldeten
Bezeichnung jedoch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung insoweit gemäß § 37 Abs. 1,
Abs. 5 MarkenG zu Recht zurückgewiesen hat.

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind von der Eintragung solche Marken ausge-
schlossen, die nur aus Angaben oder Zeichen bestehen, die im Verkehr u. a. zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen können. Die Monopolisierung solcher Angaben oder Zei-
chen zugunsten eines Wettbewerbers widerspräche nämlich einem berechtigten
Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit. Entscheiden-
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des Kriterium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Be-
zeichnung zur beschreibenden Verwendung, ohne dass es darauf ankommt, ob
das Zeichen bereits tatsächlich als Sachangabe verwendet wird (vgl. EuGH,
GRUR 1999, 723, Rdnr. 25, 30, 32 - Chiemsee; GRUR 2004, 146,
Rdnr. 31 f. - DOUBLEMINT; BGH, GRUR 2012, 272, Rdnr. 9, 17 - Rheinpark-
Center Neuss). Auch Wortneubildungen kann das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG entgegenstehen, wenn ihr beschreibender Aussagegehalt so
deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass sie ihre Funktion als Sachbegriffe
ohne Weiteres erfüllen können. Insbesondere hat ein Zeichen, das sich aus einem
Wort mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst einen die ge-
nannten Merkmale beschreibenden Charakter gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen dem Wort und der bloßen
Summe seiner Bestandteile besteht (EuGH, GRUR Int. 2004, 410, 413,
Rdnr. 41 - BIOMILD; EuGH, GRUR Int. 2004, 500, 507, Rdnr. 100 - Postkantoor).
Ein sachbezogenes Verständnis der am Handel beteiligten Fachkreise kann für
sich gesehen die Eignung als beschreibende Angabe begründen (vgl. Strö-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 372; Ströbele, MarkenR 2006,
433, 435).

Das angemeldete Wortzeichen „smartcrutch“ besteht in Bezug auf die
beanspruchten Waren der Klasse 10 „Apparate zur körperlichen Rehabilitation für
medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; Krücken; orthopädische
Artikel“ sowie die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41 „Unterricht;
Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke“ ausschließlich aus
Angaben, die deren Beschaffenheit beschreiben. Die Mitbewerber der Anmelderin
haben deshalb insoweit ein berechtigtes Interesse an der freien Verwendung
dieser Angabe.

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Die angemeldete Wortverbindung setzt sich aus den englischen Wörtern „smart"
und „crutch" zusammen. Der Zeichenbestandteil „smart" bedeutet „intelligent" und
war im Inland bereits zum Anmeldezeitpunkt im Oktober 2013 als Angabe, die in
der Alltagssprache eine eigenständige (intelligente) Arbeitsweise von Geräten und
Gerätefunktionen beschreibt, eingeführt (vgl. beispielsweise „smarter Kühl-
schrank“, „smartes Armband“ oder „smarter Thermostat“). Das ebenfalls eng-
lischsprachige Zeichenelement „crutch" wird mit „Krücke“ bzw. „Stütze" übersetzt
(vgl. Online-Wörterbuch Beolingus – TU Chemnitz, Stichwort „crutch"). Analog zu
verschiedenen im Inland gebräuchlichen Sachangaben, die das Präfix „smart“
enthalten (vgl. Duden-Online: Smartphone, Smartcard, Smartboard; vgl. aus der
umfangreichen Rechtsprechung: BPatG 24 W (pat) 56/03 - Smartcooler;
24 W (pat) 6/04 - SMARTSAUNA; 28 W (pat) 160/07 - SMARTMIX; 28 W (pat)
265/03 - SmartView, jeweils in juris und Pavis Proma verfügbar), sind die beiden
Wortbestandteile „smart“ und „crutch“ in dem angemeldeten Zeichen sprachüblich
verbunden. Die Kombination „smartcrutch“ bedeutet folglich „intelligente/smarte
Krücke“ und bezeichnet, wie die Markenstelle insoweit zutreffend ausgeführt hat,
in Bezug auf die beanspruchte Ware „Krücken“ sowie in Bezug auf die weiter in
Klasse 10 beanspruchten Oberbegriffe „Apparate zur körperlichen Rehabilitation
für medizinische Zwecke; Geräte für die Physiotherapie; orthopädische Artikel“,
die jeweils auch „Krücken“ umfassen können, eine Warengattung, die gegenüber
herkömmlichen Krücken erweiterte intelligente Ausstattungsmerkmale aufweist.
Angesichts der bereits seit Jahren erkennbaren Ausweitung der Digitalisierung der
Arbeit und des Alltags war jedenfalls zum Zeitpunkt der Anmeldung im Oktober
2013 davon auszugehen, dass auch Krücken - wie andere orthopädische und
medizintechnische Geräte oder Hilfsmittel (vgl. Anlagen 1 - 3 zum Beschluss der
Markenstelle vom 31. März 2014) - über elektronische Funktionselemente, die
eine optimierte Handhabung oder sonstige erweiterte Nutzung zulassen, verfügen
können. Aus den von der Markenstelle eingeführten Verwendungsbeispielen ergibt
sich überdies, dass mit Sensoren ausgestattete „intelligente Krücken“, die eine
korrekte Anwendung des Geräts gewährleisten und gegen Fehlbelastungen des
Bewegungsapparates schützen sollen, bereits im Jahr 2009 bekannt waren (s. An-
- 8 -
lagen 1 und 2 zum Bescheid der Markenstelle vom 15. Januar 2014). Die ange-
meldete Bezeichnung „smartcrutch“ ist damit ohne Weiteres geeignet, in aussage-
kräftiger und zeitgemäßer Form auf entsprechende Krücken hinzuweisen. Hieran
ändert auch eine gewisse Unschärfe der Wortbedeutung nichts, denn Gattungsbe-
griffen wie dem hier angemeldeten ist immanent, dass sie eine Vielzahl von ver-
schiedenen Waren einer Gattung umfassen und darum zwangsläufig relativ
allgemein sein müssen (vgl. zur Schutzunfähigkeit von umfassenden Begriffen
auch BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; BGH, GRUR
2004, 778 - URLAUB DIREKT).

Die angemeldete Bezeichnung „smartcrutch“ eignet sich trotz ihrer nicht aus dem
Deutschen stammenden Wortelemente in besonderer Weise als inländische
Sachangabe. Englischsprachigen Angaben kommt nicht nur im freien Waren-
verkehr eine herausgehobene Bedeutung zu. Englisch hat sich auch weithin als
internationale Fachsprache durchgesetzt. Deswegen kann davon ausgegangen
werden, dass inländische Fachkreise im Bereich der Orthopädietechnik im
Oktober 2013 die insoweit beschreibende Gattungsangabe „crutch“ und damit
auch die angemeldete Wortkombination unmittelbar zu verstehen vermochten (vgl.
Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8, Rdnr. 487), zumal die Markenstelle die Verwendung
des Ausdrucks „crutch“ u. a. zur Bezeichnung des Gegenstands einer Messe
belegt hat (vgl. Anlage 5 zum Beschluss der Markenstelle vom 31. März 2014).

Die angemeldete Bezeichnung kann ferner den didaktischen Inhalt der in
Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Unterricht; Veranstaltung von Aus-
stellungen für Unterrichtszwecke“ angeben. Derartige Dienstleistungen werden zur
Information des interessierten Publikums regelmäßig unter Benennung ihres kon-
kreten Gegenstands angezeigt. Der Gegenstand von Unterrichtsleistungen kann
sich auf den Anwendungsbereich, die Funktionsweise oder Handhabung intelli-
genter Krücken beziehen und sich dabei insbesondere an inländisches Fach-
personal, die mit der Entwicklung und/oder dem Vertrieb von orthopädischen
Geräten befasst sind, richten. Angesichts ihrer nicht nur auf das Inland
- 9 -
beschränkten Bedeutung können derartige Fachveranstaltungen auch in eng-
lischer Sprache angeboten werden, etwa um englischsprachige Referenten
gewinnen zu können. Damit kann die englische Angabe „smartcrutch“ auch als
Hinweis auf den Gegenstand derartiger Veranstaltungen dienen.

Ob der Eintragung des angemeldeten Zeichens insoweit zudem das Schutz-
hindernis fehlender Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
entgegensteht, kann vorliegend dahingestellt bleiben.

Die von der Beschwerdeführerin angeführten Voreintragungen können nicht zur
Anerkennung der Schutzfähigkeit des in Rede stehenden Zeichens für die
vorgenannten Waren und Dienstleistungen führen. Etwaige Entscheidungen über
(unterstelltermaßen) ähnliche Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im
Rahmen der Prüfung zu berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist
oder nicht, sie sind aber keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 - Bild.T-
Online.de u. ZVS [Schwabenpost]). Zudem können aus nicht begründeten Eintra-
gungen anderer Marken keine weitergehenden Informationen im Hinblick auf die
Beurteilung der konkreten Anmeldung entnommen werden. Ebenso darf selbst
unter Berufung auf den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht von einer den recht-
lichen Vorgaben entsprechenden Entscheidung abgesehen werden (vgl. BGH,
GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; WRP 2011, 349 - FREIZEIT Rätsel Woche; GRUR
2012, 276 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e. V.).

2. Die Beschwerde hat dagegen Erfolg, soweit die Eintragung der angemeldeten
Bezeichnung für „Dienstleistungen einer Werbeagentur; Fernsehwerbung; Produk-
tion von Werbefilmen; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbe-
zwecken; Versandwerbung; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Werbung;
Werbung durch Werbeschriften“ (Klasse 35) sowie für „Filmproduktion [in Studios];
Veröffentlichung von Büchern; Videofilmproduktion; Zusammenstellung von
Rundfunk- und Fernsehprogrammen“ (Klasse 41) beansprucht wird. Insoweit steht
weder ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch das Fehlen der
- 10 -
Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung des Zeichens
entgegen.

In Bezug auf Werbedienstleistungen können vor allem Bezeichnungen, die die Art
des Mediums oder die Branche, auf die sich die Werbeleistungen beziehen,
beschreiben, schutzunfähig sein (vgl. BGH, GRUR 2009, 949, Rdnr. 24 - My
World; BPatG, Beschluss vom 27.11.2013, 29 W (pat) 523/12 - myJobs). Eine
gewerbliche Werbeleistung für Dritte kann zwar im Einzelfall darauf abzielen, die
Nachfrage nach intelligenten Krücken zu fördern. Es konnte aber nicht festgestellt
werden, dass es den Branchengewohnheiten entspricht, Werbedienstleistungen in
Bezug auf orthopädische Artikel mit dem konkret beworbenen Produkt zu
benennen.

Entsprechend verhält es sich in Bezug auf „Filmproduktion [in Studios]; Videofilm-
produktion“, die „Veröffentlichung von Büchern“ und erst recht die „Zusammen-
stellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen“ (jeweils Klasse 41). Zwar
handelt es sich auch insoweit um Dienstleistungen, die geistige Inhalte aufweisen
und somit sachlich-beschreibend nach einem bestimmten Thema bezeichnet
werden können. Sie sind jedoch ihrer Natur nach auf eine dauernde und/oder
wiederholte Tätigkeit ausgerichtet, die sich, sofern eine thematische Eingrenzung
überhaupt stattfindet, regelmäßig auf ein bestimmtes übergeordnetes The-
mengebiet bezieht, sich aber nicht auf den vergleichsweise engen Gegenstand
einer intelligenten Krücke beschränkt (vgl. zur „Veröffentlichung von Büchern“:
BGH, GRUR 2001, 1043, 1045 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2013,
522, Rdnr. 17 - Deutschlands schönste Seiten). Daher liegt es nach den
Branchengepflogenheiten fern, dass die Angabe „smartcrutch“ als ernsthafte
Bezeichnung eines relevanten Merkmals dieser Dienstleistungen angesehen wird.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden.
Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt (§ 69 Nr. 1
MarkenG), noch wegen Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
- 11 -
III.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechts-
beschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis
der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert
werden.

Dr. Kortbein Dr. Söchtig Schmid

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