BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 19/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…













betreffend die Marke 30 2012 043 534.3

- 2 -
hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. September 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 7. Januar 2015 wird aufgehoben.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der international registrierten Wortmarke
IR 478 897 wird die Löschung der Eintragung der deutschen Wort-
/Bildmarke 30 2012 043 534 für die Waren der Klasse 12 „Fahrzeuge“
angeordnet.

3. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandlos, soweit sie die Zurückweisung
des Widerspruchs aus der international registrierten Wort-/Bildmarke
IR 917 107 betrifft.


G r ü n d e :

I.

Die Wort-/Bildmarke



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ist am 8. August 2012 angemeldet und am 12. September 2012 in das beim
Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für die nachfolgenden Waren
und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 12: Fahrzeuge;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in dem Bereich Fahr-
zeuge und Fahrzeugzubehör;

Klasse 37: Lackierarbeiten.

Gegen diese Eintragung, die am 12. Oktober 2012 veröffentlicht wurde, hat die
Widersprechende am 14. Januar 2013 aus ihren nachfolgenden Marken Wider-
spruch erhoben:

1. Widerspruchsmarke 1

Die auf der italienischen Basisanmeldung vom 16. März 1983 beruhende, am
6. Juni 1983 nach dem Madrider Protokoll international registrierte Wortmarke
IR 478 897

ABARTH

beansprucht Schutz u. a. für die Waren

Klasse 12: Véhicules.

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2. Widerspruchsmarke 2

Die auf der italienischen Basisanmeldung vom 16. Oktober 2006 beruhende, am
27. November 2006 nach dem Madrider Protokoll international registrierte Wort-
/Bildmarke IR 917 107



beansprucht Schutz u. a. für die Waren

Klasse 12: Véhicules.

Die beiden Widersprüche richten sich ausschließlich gegen die Waren der
Klasse 12 (Fahrzeuge) der angegriffenen Marke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 12, hat mit
Beschluss vom 7. Januar 2015 die Widersprüche aus den beiden Wider-
spruchsmarken zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, es liege zwar
Warenidentität vor, gleichwohl halte die angegriffene Marke den insoweit erfor-
derlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken ein. Bezüglich beider
Widerspruchsmarken, so das Deutsche Patent- und Markenamt, sei jeweils von
einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Soweit die Wider-
sprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marken behauptet habe,
seien die von ihr diesbezüglich vorgelegten Unterlagen nicht geeignet, eine solche
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hinreichend zu belegen. In klanglicher Hinsicht seien die Vergleichszeichen nicht
verwechselbar. Es sei von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ auszugehen, wobei die
Wortfolge in der unteren Zeile der angegriffenen Marke „www.automobile-
barth.de“ erkennbar eine bloße Internetadresse sei, der bei dem vorzunehmenden
Zeichenvergleich klanglich keine Rolle zukomme. Im Ergebnis stünden sich
demnach die Bezeichnungen „ABARTH“ und „BARTH“ gegenüber. Diese unter-
schieden sich jedoch hinreichend deutlich voneinander, da die angegriffene Marke
einsilbig, die Widerspruchsmarken hingegen zweisilbig seien. Hinzu komme, dass
sich die vorhandene Abweichung, der Vokal „A“ in den Widerspruchsmarken,
gerade am Wortanfang befinde, der im Allgemeinen mehr beachtet werde. Auch in
schriftbildlicher Hinsicht bestehe keine Verwechslungsgefahr, da die graphische
Ausgestaltung der angegriffenen Marke ausreichend sei, um ein sicheres Aus-
einanderhalten in visueller Hinsicht zu gewährleisten. Für eine begriffliche Ver-
wechslungsgefahr sowie für eine Verwechslungsgefahr aus anderen marken-
rechtlichen Gründen seien keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
16. Februar 2015. Zur Begründung führt sie aus, die angegriffene Marke halte
insbesondere unter Berücksichtigung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarken und der bestehenden Warenidentität den erforderlichen
Zeichenabstand nicht ein, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1
Nr. 2 MarkenG zwischen den beiderseitigen Marken bestehe. Entgegen den
Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamtes sei die Kennzeich-
nungskraft beider Widerspruchsmarken als weit überdurchschnittlich zu beurteilen.
Auf Grund der Tatsache, dass unter ihnen seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten die
hausintern getunten Fahrzeuge des Fiat-Konzerns vertrieben würden, verfügten
sie über eine erhebliche Verkehrsbekanntheit. Zum Beleg legt die Wider-
sprechende - in Ergänzung der bereits der Widerspruchsbegründung vom
10. April 2013 beigefügten Nachweise (vgl. Anlagen Wi 1 bis Wi 3 zu den beiden
Schriftsätzen vom 10. April 2013) - weitere Unterlagen sowie eine eidesstattliche
Versicherung des CFO der zum Fiat-Konzern gehörenden Firma A… Spa,
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Herrn D…, vor, welche die in den Jahren 2010 bis 2015 unter der
Marke „ABARTH“ erzielten Umsätze sowie entsprechende Werbeaufwendungen
zum Gegenstand hat. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Anlagen
Wi 4 bis Wi 6 des Schriftsatzes vom 4. September 2015 verwiesen.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sich die Wortbestandteile „ABARTH“
einerseits und das Wortelement „BARTH“ andererseits gegenüberstünden. Die
Vergleichszeichen unterschieden sich lediglich in dem Buchstaben „A“ am Anfang
des Wortes „ABARTH“, so dass der Wortbestandteil „BARTH“ der angegriffenen
Marke identisch in den Widerspruchsmarken enthalten sei. Zwar würden Unter-
schiede am Zeichenanfang nach der Rechtsprechung leichter wahrgenommen als
solche, die die nachfolgenden Zeichenteile beträfen. Dies setze aber voraus, dass
die Unterschiede von den angesprochenen Verkehrskreisen überhaupt wahr-
genommen würden. Hiervon sei vorliegend jedoch nicht auszugehen, da der
zusätzliche Vokal „A“ leicht verschluckt bzw. überhört werde. Somit verfange auch
das Argument des Deutschen Patent- und Markenamtes nicht, die Wider-
spruchsmarken seien zweisilbig, während die angegriffene Marke nur aus einer
Silbe bestehe. Zudem liege auch eine erhebliche optische Ähnlichkeit zwischen
den Vergleichszeichen vor, was neben einer klanglichen auch die Annahme einer
schriftbildlichen Verwechslungsgefahr begründe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
7. Januar 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der
Wort-/Bildmarke 30 2012 043 534 für die Waren der Klasse 12
„Fahrzeuge“ auf Grund der Widersprüche aus der international
registrierten Wortmarke IR 478 897 sowie aus der international
registrierten Wort-/Bildmarke IR 917 107 anzuordnen.

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Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im
Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug
genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.


1. Die Widerspruchsmarke 1 (Wortmarke IR 478 897 – „ABARTH“) und die
angegriffene Marke stehen sich hinsichtlich der angegriffenen Waren der
Klasse 12 „Fahrzeuge“ in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber, so
dass insoweit die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke anzuordnen war
(§§ 119 Abs. 1, 112 Abs. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).


a) Der Widerspruch ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingereicht worden. Die
Veröffentlichung der angegriffenen Marke erfolgte am 12. Oktober 2012. Die 3-
Monats-Frist des § 42 Abs. 1 MarkenG endete somit am 12. Januar 2013. Dieser
Tag fiel jedoch auf einen Samstag, so dass die Widerspruchseinlegung am
Montag, dem 14. Januar 2013 fristgerecht erfolgte (§ 193 BGB i. V. m. § 222
Abs. 1 und 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).


b) Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-
stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
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oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICA-
RO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;
GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU;
GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Panto-
hexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR
2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo
m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf
den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu
berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129,
Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [Carbonelle/La
Espagnola]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria;
a. a. O. - pjur/pure).


c) Die Widerspruchsmarke 1 beansprucht Schutz in der Klasse 12 für „véhicules“.
Insoweit besteht zu den angegriffenen Waren der Klasse 12 (Fahrzeuge) der
jüngeren Marke Identität.


d) Bei der Frage der Verwechslungsgefahr ist vorliegend auf die Sichtweise eines
gut informierten Durchschnittsverbrauchers abzustellen, der den hochpreisigen
Waren „Fahrzeugen“ regelmäßig mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit begegnet
(vgl. auch Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14, Rdnr. 330).

- 9 -
e) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 ist als durchschnittlich
anzusehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist auf die Eigenart der
Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten
Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,
ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kennzeich-
nungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 – Wunderbaum II).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, die
Annahme der von ihr behaupteten gesteigerten Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke 1 hinreichend zu belegen. Die Waren „Fahrzeuge“ richten sich an
die allgemeinen Durchschnittsverbraucher der Fahrzeuginhaber oder Fahrzeug-
interessenten. Die Widersprechende hat nach ihrem eigenen Vortrag ihre Wider-
spruchsmarke 1 jedoch ausschließlich im Bereich „Tuning“ verwendet. Hierbei
handelt es sich um einen Nischenmarkt im Bereich der Kraftfahrzeuge. Konkrete
Zahlen belegen dies. Laut der eidesstattlichen Versicherung des CFO der A…
Spa hat die Widersprechende mit der Marke „ABARTH“ beispielsweise im
Jahr 2014 in Deutschland einen Gesamtumsatz i. H. v. € …. erzielt (vgl.
Anlage Wi 4). Der Gesamtumsatz, der im Jahr 2014 in Deutschland mit
Kraftfahrzeugen erzielt worden ist, belief sich hingegen auf insgesamt € …. (vgl.
unter „www.vda.de“). Der rechnerische Anteil des von der
Widersprechenden erzielten Umsatzes belief sich mithin auf lediglich ca. … %
des auf dem deutschen Kraftfahrzeugmarkt erzielten Gesamtumsatzes.

Die Frage einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 kann
aber im Ergebnis dahingestellt bleiben, da auch bei der Annahme einer lediglich
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durchschnittlichen Kennzeichnungskraft die Voraussetzungen einer kennzeich-
nungsrechtlichen Verwechslungsgefahr vorliegen.


f) Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähn-
lichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu
beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für
die Bejahung der Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem
der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382,
Rdnr. 25 - REAL-Chips; GRUR 2011, 824, Rdnr. 25 f. - Kappa m. w. N.). Die
Vergleichszeichen sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem
Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter
Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den - durch
das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervor-
gerufenen - Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005,
1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

(1) Die Streitmarken sind klanglich hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die ältere Wortmarke

ABARTH

und die angegriffene Marke Wort-/Bildmarke



gegenüber.
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Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken gilt in klanglicher
Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an den Wort-
bestandteilen orientiert, da diese die einfachste Möglichkeit der Benennung
darstellen (BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl).

Die angegriffene Marke besteht aus den beiden Wortbestandteilen „BARTH“ und
„www.automobile-barth.de“. Letztgenannter stellt erkennbar eine Internetadresse
dar, so dass sich der angesprochene Verkehr bei der Wiedergabe der jüngeren
Marke auf das Wortelement „BARTH“ beschränken wird.

Im Rahmen eines klanglichen Zeichenvergleichs stehen sich somit die beiden
Wörter

ABARTH (Widerspruchsmarke 1)

und

BARTH (angegriffene Marke)

gegenüber.

Die Vergleichszeichen unterscheiden sich dabei - wie die Markenstelle für
Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend ausgeführt
hat - lediglich durch den ergänzenden Vokal „A“ in der Widerspruchsmarke 1
sowie durch die jeweilige Silbenzahl. Während die Widerspruchsmarke aus zwei
Silben besteht, ist die angegriffene Marke lediglich einsilbig.

Bei einem klanglichen Zeichenvergleich gilt nach bisheriger deutscher Recht-
sprechung der Erfahrungssatz, dass der Verkehr dem Anfang von Wörtern meist
mehr Beachtung schenkt als deren übrigen Bestandteilen (vgl. Kur/Onken,
a. a. O., § 14, Rdnr. 371 m. w. N.). Doch gilt dieser Grundsatz nicht unein-
- 12 -
geschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt oder
wenn der Wortanfang kennzeichnungsschwach, z. B. beschreibend oder sonst
verbraucht ist. Bei weitgehenden Übereinstimmungen im Übrigen kann eine
alleinige Abweichung am Wortanfang ohnehin die Verwechslungsgefahr nicht
ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9,
Rdnr. 267).

Vorliegend stimmen die Vergleichszeichen - mit Ausnahme des Vokals „A“ in der
Widerspruchsmarke 1 – in klanglicher Hinsicht vollkommen überein. Die Wider-
spruchsmarke wird darüber hinaus nicht auf dem ersten Vokal, dem „A“, betont,
sondern vielmehr auf der zweiten Silbe „BARTH“, welche der angegriffenen Marke
klanglich vollumfänglich entspricht. Hierauf basierend fällt auch die unter-
schiedliche Silbenzahl der jeweiligen Zeichen nicht weiter ins Gewicht. Insgesamt
erweisen sich die Vergleichszeichen im Ergebnis in klanglicher Hinsicht als hoch-
gradig ähnlich.

Trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der Verbraucher hält die angegriffene Marke
unter Berücksichtigung der Warenidentität sowie der hochgradigen klanglichen
Ähnlichkeit den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.


(2) Ob neben einer klanglichen Verwechslungsgefahr auch eine solche in
schriftbildlicher Hinsicht gegeben ist, bedarf unter Zugrundelegung vorstehender
Ausführungen keiner Entscheidung.


Der Beschwerde der Widersprechenden war daher stattzugeben und die Lö-
schung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 12
anzuordnen.

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2. Da bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 1 die
Eintragung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang zu löschen war, ist
die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres
Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 derzeit - und mit Eintritt der
Rechtskraft der vorliegenden Sachentscheidung auch abschließend - gegen-
standslos (vgl. BGH GRUR 2008, 714, Rdnr. 46 - idw; BPatG
30 W (pat) 43/12 - Sinuvex/CinnoVex/Sinupret; 25 W (pat) 542/11 - ORIGINAL
CHINO/Tchibo).


3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetz-
lichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich
sind.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert
werden.


Prof. Dr. Kortbein Schmid Dr. Söchtig



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