BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT
27 W (pat) 69/08

(Aktenzeichen)

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache
…




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betreffend die Marke 301 43 663
(hier: Kostenfestsetzung)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa am
3. Juni 2008

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Kostengläubigerin wird der Kostenfest-
setzungsbeschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 18. Dezember 2007 dahingehend
geändert, dass die der Kostengläubigerin von dem Kostenschuld-
ner zu erstattenden Kosten auf

…€
(in Worten: … Euro und … Cent)

festgesetzt werden.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat der Kostenschuldner
zu tragen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat am 16. Juni 2004 die vollständige Löschung der Wortmarke
301 43 663 „H.R. Software“ wegen Bösgläubigkeit beantragt und dazu u. a.
ausgeführt, der Inhaber der angegriffenen Marke könne keine älteren Rechte in
Anspruch nehmen, denn er habe sich in dem als Anlage 5 in englischer Sprache

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vorgelegten Kaufvertrag vom 19. März 1998 verpflichtet, den Firmennamen zu
ändern. Die deutsche Übersetzung dieses Vertrages hat die Antragstellerin am
15. Februar 2006 eingereicht. Nr. IX.13 dieses Vertrages lautet:

„The English version of this Agreement shall be binding“ bzw. in
der Übersetzung „Die englischsprachige Fassung dieses Vertra-
ges ist maßgebend“.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2006 hat das Deutsche Patent- und Markenamt die
Marke 301 43 663 gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten des Löschungs-
verfahrens auferlegt. Dies ist damit begründet, im Anmeldezeitpunkt habe die
Antragstellerin über einen Besitzstand an „H.R. Software“ verfügt, von dem ihr
damaliger Geschäftsführer, der Antragsgegner, gewusst haben müsse. Er habe
nachwirkende Treuepflichten verletzt; beim Verkauf seiner Beteiligung sei ein
Wettbewerbsverbot vereinbart worden, und der Antragsgegner habe sich zur
Änderung seines Firmennamens verpflichtet. Der Antragsgegner mache der
Antragstellerin nunmehr die mit erheblichem Aufwand erworbenen Rechte streitig.

Am 27. Juni 2007 hat die laut Erklärung ihres Anwalts vorsteuerabzugsberechtigte
Antragstellerin beantragt, die ihr im Löschungsverfahren entstandenen Kosten
gegenüber dem Antragsgegner festzusetzen. Dabei hat sie …€ (Brutto)
Übersetzungskosten nach Nr. 7000 VV RVG zum Ansatz gebracht. Dazu hat sie
eine Rechnung der Schäfer Übersetzung Witten vom 13. Februar 2006 für die
Übersetzung des Vertrages von 23 Textseiten über …€ plus …€
Mehrwertsteuer vorgelegt. In deren Leistungsbeschreibung heißt es:

Übersetzung - Deutsch ↔ Englisch.

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Der Antragsgegner hat die Notwendigkeit der Übersetzungskosten bestritten. Der
Vertrag sei ausweislich seiner Ziffer 13 in Englisch und Deutsch verfasst gewesen.
Außerdem zeige die Rechnung eine Übersetzung vom Deutschen ins Englische.
Auch die Mehrwertsteuer sei zu Unrecht verlangt.

Die Antragstellerin hat hierauf erwidert, es gebe keine unterschriebene deutsche
Fassung des Vertrages. Sie könne sich nicht einmal daran erinnern, dass eine
solche Fassung vorgelegen habe. Sie habe mit fernmündlichem Auftrag vom
10. Januar 2006 und mit schriftlichem Auftrag vom 26. Januar 2006 vom Über-
setzungsbüro Schäfer eine deutsche Übersetzung des übersendeten englischen
Vertrages erbeten.

Mit Beschluss vom 18. Dezember 2007 hat die Markenabteilung 3.4. die zu
erstattenden Kosten (Geschäftsgebühr, Postauslagen, Löschungsgebühr) auf …€
festgesetzt und den weitergehenden Antrag mit der Begründung
zurückgewiesen, die Übersetzung sei nicht notwendig gewesen. Fremdsprachige
Unterlagen seien zur Glaubhaftmachung bzw. zum Nachweis von Tatsachen
geeignet (§ 16 Abs. 1 Ziffer 3 MarkenV). Die Markenabteilung habe keine Über-
setzung angefordert. Mehrwertsteuer könne nicht erstattet werden, da die
Antragstellerin keine Erklärung nach § 104 Abs. 2 Satz 2 ZPO abgegeben habe.

Gegen diesen ihren Verfahrensbevollmächtigten am 15. Januar 2008 zugestellten
Beschluss richtet sich die am 24. Januar 2008 eingelegte Beschwerde der
Antragstellerin. Sie trägt vor, die Beisitzerin der Markenabeilung Frau Gasparé
habe am 10. Januar 2006 bei den anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin
telefonisch eine Übersetzung des Vertrages angefordert. Dies zeige die Tele-
fonnotiz der Bürovorsteherin der anwaltlichen Vertreter der Antragstellerin; darin
heißt es:

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„Herr Schnier hat als Beweis einen Vertrag in englischer Sprache
eingereicht. Wenn der Berücksichtigung finden soll, müssen wir eine
deutsche Übersetzung einreichen (einfache reicht)“.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss insoweit aufzuheben, als die geltend gemachten
Kosten für die Übersetzung in Höhe von …€ (Netto) nicht
festgesetzt worden sind.

Der Antragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66, 63 Abs. 3 Satz 3 und 4 MarkenG zulässige Beschwerde ist
begründet. Bei den von der Antragstellerin geltend gemachten Übersetzungs-
kosten in Höhe von …€ (netto) handelt es sich um erstattungsfähige
Kosten im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG.

Zu erstatten sind gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des patent-
amtlichen Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten,
soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte
notwendig waren. Dies war hier nach dem Vortrag der Antragstellerin im
Beschwerdeverfahren bei den Übersetzungskosten der Fall.

Die Markenabteilung hat die Nichtanerkennung der Übersetzungskosten insbe-
sondere damit begründet, die Antragstellerin sei von der Markenabteilung nicht
aufgefordert worden, eine deutsche Übersetzung des in englischer Sprache ab-
gefassten Vertrages einzureichen. Dem ist die Antragstellerin in ihrer

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Beschwerdebegründung entgegengetreten. Sie hat vorgetragen, die damalige
Beisitzerin der Markenabteilung, Frau Casparé, habe am 10. Januar 2006 tele-
fonisch bei ihren anwaltlichen Vertretern eine Übersetzung des Vertrages ins
Deutsche angefordert.

Von Frau Casparé konnte keine dienstliche Äußerung beigebracht werden.
Der Senat hat aber keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser Behauptung zu
zweifeln. Für die Richtigkeit des Vorbringens der Antragstellerin spricht insbe-
sondere die von der Antragstellerin vorgelegte Telefonnotiz der Bürovorsteherin
ihrer anwaltlichen Vertreter vom 10. Januar 2006, die eine entsprechende Anfor-
derung durch Frau Casparé belegt.

Ein Indiz für dieses Telefonat am 10. Januar 2006 ist auch, dass die anwaltlichen
Vertreter der Antragstellerin ebenfalls am 10. Januar 2006 wegen der Über-
setzung des Vertrages telefonisch Kontakt mit dem Übersetzungsbüro aufge-
nommen haben. Dies ergibt sich aus dem von der Antragstellerin im Amts-
verfahren vorgelegten Schreiben ihrer anwaltlichen Vertreter an das Über-
setzungsbüro vom 26. Januar 2006, in dem es heißt:

„In obiger Angelegenheit nehmen wir Bezug auf das am
10. Januar 2006 geführte Telefonat ...“.

Nachdem die Markenabteilung von der Antragstellerin eine deutsche Übersetzung
des Vertrages angefordert hatte, sind die dadurch verursachten Kosten als
notwendige Kosten im Sinne des § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG anzusehen. Die
Summe aus dem bereits von der Markenabteilung festgesetzten Kosten in Höhe
von …€ und den Übersetzungskosten in Höhe von …€ ergibt den im
Tenor genannten Betrag in Höhe von …€.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 MarkenG dem
Antragsgegner aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Beschwerde

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gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, entspricht es regelmäßig der Billigkeit,
dass dem Obsiegenden, d. h. hier der Antragstellerin, die ihr entstandenen Kosten
zu erstatten sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 71 Rdn. 17).


Dr. Albrecht Schwarz Kruppa


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