BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




27 W (pat) 577/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Markenanmeldung 30 2016 105 072.1

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, die Richterin
Lachenmayr-Nikolaou sowie die Richterin Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

- 2 -
G r ü n d e

I.

Am 2. Juni 2016 ist das Zeichen

ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN

für die nachfolgend genannten Dienstleistungen der Klassen 41, 42 und 45 zur
Eintragung als Wortmarke in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Markenregister angemeldet worden:

Klasse 41: Übersetzen; Dolmetschen;
Klasse 42: Recherchen technischer Art, insbesondere in Angelegenheiten des
gewerblichen Rechtsschutzes unter rein technischen Gesichtspunk-
ten, technische Beratung sowie Erstellen technischer Gutachten hier-
zu; Anfertigen technischer Zeichnungen, insbesondere Patentzeich-
nungen;
Klasse 45: Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere Dienstleistungen eines
Patentanwalts, insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes; Recherchen rechtlicher Art, insbesondere in Angele-
genheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, rechtliche Beratung so-
wie Erstellen juristischer Gutachten hierzu; Verwaltung gewerblicher
Schutzrechte.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung mit Beschluss vom
1. September 2016 wegen fehlender Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG i. V. m. § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.
Zur Begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt, dass das angemeldete Zei-
chen lediglich eine werbliche Sachaussage beinhalte und sich in dieser erschöpfe.
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Es werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Herkunfts-
hinweis verstanden werden.
Bei der Wortkombination „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR
SCHAFFEN EINEN“ handele es sich um ein Zitat, das der Überlieferung nach auf
den karthagischen Strategen und Heerführer Hannibal zurückgehe. Der angespro-
chene Verkehr werde in der angemeldeten Bezeichnung nichts anderes sehen als
eine Anpreisung der beanspruchten Dienstleistungen, die damit beworben wür-
den, dass der Anbieter der Dienstleistungen es sich zur Aufgabe (zum Leitbild)
gemacht habe, entweder eine bereits existierende Lösung (einen Weg) zu finden,
oder neue Wege ((Alternativ-)Lösungen) zu schaffen. Sämtliche beanspruchten
Dienstleistungen könnten im Rahmen der Lösungsfindung bzw. Lösungsschaffung
„Anwendung finden“.
Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der Bezeichnung zudem auch des-
halb eine beschreibende, werbeübliche, dienstleistungsherausstellende Werbe-
aussage und allgemein verständliche Redewendung sehen, weil sie bereits von
anderen Dienstleistungsanbietern als geläufiges Zitat und allgemeines Wertver-
sprechen, welches selbstbewusst auf die angebotenen Leistungen und Lösungen
hinweise, verwendet werde. Damit reihe sich das angemeldete Zeichen in die übli-
chen Bezeichnungsgewohnheiten des Werbesektors ein und erwecke nicht den
Eindruck einer ungewöhnlichen und originellen Zusammenstellung. Im Hinblick auf
die belegte Verwendung habe die Wortfolge den Charakter einer üblich geworde-
nen, in werblichen Zusammenhängen auf das Hervorrufen von Aufmerksamkeit
zielenden Redewendung bekommen, die die angesprochenen Interessenten emo-
tional positiv ansprechen, neugierig machen und zur Inanspruchnahme der Dienst-
leistung bewegen solle, worin der beabsichtigte Werbeeffekt bestehe.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde.
Sie führt aus, dass die Begründung der Markenstelle im angegriffenen Beschluss
zu kurz greife, da Slogans nicht per se vom Markenschutz ausgeschlossen seien,
und verweist in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des EuGH
(EuGH, GRUR 2010, 228 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]).
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Auch das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könne nicht angenom-
men werden. Die Tatsache, dass die angemeldete Wortfolge bereits in anderen
Zusammenhängen verwendet werde, lasse nicht ohne Weiteres auf ein Freihalte-
bedürfnis schließen, zumal die von der Markenstelle belegten Verwendungen nicht
die beanspruchten Dienstleistungen beträfen. Ein Freihaltebedürfnis sei in der
Rechtsprechung jeweils nur in dem Umfang bejaht worden, wie das angemeldete
Zeichen tatsächlich über einen beschreibenden Charakter verfüge. Die Marken-
stelle habe jedoch eingeräumt, dass das Zeichen für die angemeldeten Dienst-
leistungen keinen beschreibenden Charakter aufweise, so dass ein Freihaltebe-
dürfnis nicht angenommen werden könne.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 41, vom
1. September 2016 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, die
Schriftsätze der Anmelderin und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG i. V. m. § 66 Abs. 1
MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Be-
schwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Eintragung der angemeldeten Be-
zeichnung „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN
EINEN“ steht in Bezug auf sämtliche beanspruchten Dienstleistungen das Schutz-
hindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ent-
gegen, so dass die Markenstelle die Anmeldung gem. § 37 Abs. 1 MarkenG zu
Recht zurückgewiesen hat.

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1. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schließt von der Eintragung als Marke Zeichen
aus, denen für die in der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Unterscheidungskraft ist die
einem Zeichen zukommende Eignung, die von der Anmeldung erfassten
Waren bzw. Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen
stammend zu kennzeichnen und so diese Waren und Dienstleistungen von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH,
GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; EuGH,
GRUR 2004, 428, Rn. 30, 31 – Henkel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 –
OUI; BGH, GRUR 2014, 569, Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2013, 731,
Rn. 11 – Kaleido; BGH, GRUR 2012, 270, Rn. 8 – Link economy; BGH,
GRUR 2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2006, 850,
Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).
Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität
der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten
(EuGH, GRUR 2008, 608, Rn. 66 – EUROHYPO; EuGH, GRUR 2006, 229,
Rn. 27 – BioID; BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 12 – smartbook; BGH, GRUR
2009, 952, Rn. 9 – DeutschlandCard). Dabei ist das Schutzhindernis der
fehlenden Unterscheidungskraft im Lichte des Allgemeininteresses auszu-
legen, wobei dieses darin besteht, die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten
Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl. EuGH, GRUR 2003, 604, Rn. 60 – Li-
bertel; BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 9 – OUI; BGH, GRUR 2014, 565,
Rn. 17 – smartbook).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Zeichen, die einen be-
schreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Wa-
ren oder Dienstleistungen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher
erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tat-
sächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel
versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware o-
der die Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unter-
scheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug
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zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und
deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreiben-
den Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne Unklarheiten erfasst
und in der Bezeichnung nicht ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der
angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht (BGH, GRUR 2014, 569,
Rn. 10 – HOT; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Starsat; BGH, GRUR
2009, 952, Rn. 10 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2006, 850, Rn. 19 –
FUSSBALL WM 2006). Kann dagegen einem Wortzeichen für die fraglichen
Waren oder Dienstleistungen kein im Vordergrund stehender beschreiben-
der Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt es sich auch nicht um
Angaben, die aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen
oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa
auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur
als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden, so gibt
es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, dass ihm die Unterscheidungseignung
und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt (BGH, GRUR 2016, 934,
Rn. 12 – OUI; BGH, GRUR 2013, 731, Rn. 13 – Kaleido; BGH, GRUR
2012, 270, Rn. 11 – Link economy; BGH, GRUR 2012, 1143, Rn. 9 – Star-
sat).
Allerdings kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft
nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus gebräuchlichen
Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdspra-
che bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden
Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden werden.
Schlagwortartige Wortfolgen unterliegen weder strengeren noch geringe-
ren, sondern den gleichen Schutzvoraussetzungen wie andere Wortmarken
(BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook; BGH, GRUR 2012, 270,
Rn. 11 – Link economy). Daher ist die Tatsache allein, dass ein Zeichen
von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenom-
men wird, nicht genügend zur Verneinung der für die Schutzfähigkeit erfor-
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derlichen Unterscheidungskraft (vgl. EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 44 – Au-
di/HABM [Vorsprung durch Technik]). Denn der anpreisende Sinn einer Be-
zeichnung schließt deren Eignung, als Herkunftshinweis zu wirken, nicht
von vorneherein aus (BGH, GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI; BGH, GRUR
2014, 872, Rn. 23 – Gute Laune Drops). Entscheidend ist, ob der Verkehr
die Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht, oder ob
die Marke zugleich auch als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen wahrgenommen wird (EuGH,
GRUR 2010, 228, Rn. 45 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH,
GRUR 2016, 934, Rn. 23 – OUI).
Von mangelnder Unterscheidungskraft ist daher bei einer kürzeren Wort-
folge lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und Wer-
beaussagen allgemeiner Art auszugehen. Weist die Wortfolge einen unter-
scheidungskräftigen Bestandteil auf, wird dies im Regelfall dazu führen,
dass auch der Wortfolge in ihrer Gesamtheit die Unterscheidungskraft
i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht fehlt (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14
– smartbook; BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 14 – Gute Laune Drops). Grund-
sätzlich nicht unterscheidungskräftig werden des Weiteren in der Regel
längere Wortfolgen sein (BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook). In-
dizien für die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten
Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dagegen Kürze, ei-
ne gewisse Originalität sowie die Prägnanz einer Wortfolge sein (BGH,
GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook). Auch die Mehrdeutigkeit und Inter-
pretationsbedürftigkeit einer Wortfolge kann einen Anhaltspunkt für eine
hinreichende Unterscheidungskraft bieten (EuGH, GRUR 2010, 228, Rn. 57
– VORSPRUNG DURCH TECHNIK). Dabei dürfen die Anforderungen an
die Eigenart im Rahmen der Bewertung nicht überspannt werden (BGH,
GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook).
Die Bewertung der Verkehrsauffassung in Bezug auf die einschlägigen Wa-
ren und Dienstleistungen richtet sich insbesondere nach der Sicht des
Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
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und verständigen Durchschnittsverbrauchers (Ströbele/Hacker, Markenge-
setz, 11. Aufl. 2015, § 8 Rn. 42; EuGH, GRUR 2006, 411, Rn. 24 – Matrat-
zen Concord/Hukla; EuGH, GRUR 1999, 723, Rn. 29 – Chiemsee). Dieser
wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer
analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, GRUR 2012, 270,
Rn. 12 – Link economy). Besteht eine Marke – wie im Streitfall – aus meh-
reren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der
Gesamtheit der Marke auszugehen (EuGH, GRUR 2004, 943 – Sat. 2;
BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 13 – Gute Laune Drops).
Bei der Beurteilung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterschei-
dungskraft kommt es auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der An-
meldung des jeweiligen Zeichens an (BGH, GRUR 2013, 1143, Rn. 15 –
Aus Akten werden Fakten).

2. Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist die Unterscheidungskraft der
angemeldeten Bezeichnung in Verbindung mit den hier beanspruchten
Dienstleistungen zu verneinen.

Die angesprochenen Verkehrskreise – nämlich sowohl gewerbliche Kunden
als auch Endverbraucher, die derartige Dienstleistungen in Anspruch neh-
men, – werden in der angemeldeten sloganartigen Wortkombination keinen
betrieblichen Herkunftshinweis, sondern eine rein sachbezogene Aussage
bzw. eine reine Werbeaussage allgemeiner Art sehen.

Bei der Wortfolge „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR
SCHAFFEN EINEN“ handelt es sich um einen aus gewöhnlichen Wörtern
und in sprachüblicher Weise gebildeten Aussagesatz mit einer ohne Weite-
res verständlichen Bedeutung.
Der angesprochene Verkehr wird diesem Satz im Zusammenhang mit den
angemeldeten Dienstleistungen ohne analysierende Betrachtungsweise
und ohne weitere Gedankenschritte unmittelbar die bereits von der Marken-
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stelle im angegriffenen Beschluss dargelegte werbende Sachaussage ent-
nehmen. Die in den Klassen 41, 42 und 45 beanspruchten Dienstleistungen
können allesamt das Erzielen einer „Lösung“ in Form beispielsweise eines
Übersetzungs-, Recherche- oder Beratungsergebnisses zum Gegenstand
haben. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die angemeldete Wort-
kombination, wenn sie ihnen im Zusammenhang mit diesen Dienstleistun-
gen begegnet, daher als beschreibenden werbenden Hinweis dahingehend
auffassen, dass der Erbringer der Dienstleistungen das Erreichen eines po-
sitiven Arbeitsergebnisses in Aussicht stellt, indem er vorhandene Lösungs-
möglichkeiten nutzt oder eigene Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Die
Wortfolge stellt somit in werbeüblicher Form die Fähigkeiten und das Enga-
gement des Dienstleisters heraus und beschreibt diese.
Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung der Wortfolge setzt dabei
nicht voraus, dass der Verkehr mit der Bezeichnung eine konkrete Vorstel-
lung über die Fähigkeiten und Arbeitsweisen des Anbieters der bean-
spruchten Dienstleistungen, die unter der Bezeichnung angeboten werden,
verbindet. Von einem beschreibenden Gehalt eines Begriffs oder einer
Wortfolge kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn eine Bezeich-
nung verschiedene Bedeutungen hat, ihr Inhalt nicht klar umrissen ist oder
nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen be-
schreibt (vgl. BGH, GRUR 2014, 872, Rn. 25 – Gute Laune Drops; BGH,
GRUR 2009, 952, Rn. 15 – DeutschlandCard; BGH, GRUR 2008, 900,
Rn. 15 – SPA II).

Darüber hinaus handelt es sich bei der Redewendung „ENTWEDER WIR
FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ um ein bekanntes
Zitat, das in der Werbung bereits vielfach verwendet wird. Dies hat die Mar-
kenstelle der Anmelderin gegenüber mit mehreren Nachweisen belegt.
Selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise der angemeldeten Wort-
folge keinen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zu-
ordnen sollten, werden sie daher diese Redewendung in jedem Fall stets
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nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstehen. Dem steht
nicht entgegen, dass die vom Amt der Anmelderin mit dem Beanstandungs-
bescheid und mit dem Beschluss vom 1. September 2016 zugesandten
Nachweise nicht speziell die vorliegend beanspruchten Dienstleistungen
betreffen. Das Amt hat der Anmelderin diverse Belege für die Verwendung
der Wortkombination „ENTWEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR
SCHAFFEN EINEN“ zukommen lassen, beispielsweise zur Bewerbung von
Dienstleistungen auf dem Gebiet eines Malerfachbetriebs, des Lerncoa-
chings, der Personalvermittlung oder im Bereich des Managements sowie
von Logistikdienstleistungen mit Bezug zu Messen und Ausstellungen. Aus
diesen ergibt sich, dass das auf den Feldherrn Hannibal zurückgehende Zi-
tat branchenübergreifend in der Werbung Verwendung findet, so dass die
angesprochenen Verkehrskreise die Redewendung auch im Zusammen-
hang mit den vorliegend beanspruchten Dienstleistungen nur als solche
und nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen auffassen
werden.

Im Übrigen spricht auch die Länge der angemeldeten Wortfolge „ENT-
WEDER WIR FINDEN EINEN WEG ODER WIR SCHAFFEN EINEN“ da-
gegen, dass die angesprochenen Verkehrskreise in ihr einen Herkunftshin-
weis sehen werden (vgl. BGH, GRUR 2014, 565, Rn. 14 – smartbook;
BGH, GRUR 2010, 935, Rn. 11 – Die Vision; BGH GRUR 2009, 778,
Rn. 12 – Willkommen im Leben). Eine besondere Originalität und Prägnanz
kann der bereits vielfach verwendeten Wortkombination nicht zugemessen
werden.

3. Offen bleiben kann, ob die Eintragung auch wegen eines Freihaltebedürf-
nisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu versagen ist. Für die Ablehnung
der Eintragung des angemeldeten Zeichens als Marke ist das Vorliegen ei-
nes der voneinander rechtlich unabhängig anwendbaren Schutzhindernis-
ses des § 8 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG ausreichend (EuGH, GRUR 2008,
- 11 -
608 – EUROHYPO; BGH, GRUR 2012, 272, Rn. 22 – Rheinpark-Center
Neuss).

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die An-
melderin die Durchführung einer solchen nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1
MarkenG) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für gebo-
ten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 MarkenG).


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Klante Lachenmayr-Nikolaou Seyfarth

Hu


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