BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



27 W (pat) 549/14
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(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
26. Juni 2017
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B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

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betreffend die Marke 307 42 979

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin
Klante, den Richter Hermann und die Richterin Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.


Die Wortmarke

Toro Negro

wurde am 2. Juli 2007 angemeldet und am 18. September 2007 unter der Num-
mer 307 42 979 für

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung
von Gästen

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Re-
gister eingetragen.

Die Veröffentlichung erfolgte am 19. Oktober 2007.
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Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 10. Februar 2000 an-
gemeldeten und am 5. November 2009 eingetragenen Marke EM 001 500 917

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Biere
Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen sowohl Weine
als auch Biere
Klasse 42: Betrieb von Restaurants (Verpflegung), einschließlich
Betrieb von Bars, Schnellrestaurants (Snackbars),
Restaurants, Cafeterien, Wirtshäusern, Kantinen und
Weinkellern, Vermittlung von zeitweiligen Unterkünften

und der am 28. November 2005 angemeldeten Marke EM 004 769 279

TORO XL

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

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Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer
und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtsaftgetränke
und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die
Zubereitung von Getränken
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Weine und
Biere)
Klasse 43: Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Beherber-
gung von Gästen.

am 18. Januar 2008 Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 26. August 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 43,
die Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Marken könnten sich hinsichtlich des gastro-
nomischen Angebots bei identischen Dienstleistungen begegnen. Es sei mangels
anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älte-
ren Marken auszugehen. Eine Wortmarke stehe einer Wort-/Bildmarke und einer
weiteren Wortmarke gegenüber. Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit
unterschieden sich die Zeichen aufgrund der zusätzlichen Elemente „Negro“ bzw.
„XL“ und der graphischen Ausgestaltung der Marke EM 001 500 917 hinreichend
voneinander. Klanglich seien „Toro Negro“ und „Toro“ bzw. „Toro XL“ zu verglei-
chen, wobei wegen des Elementes „Negro“ des jüngeren Zeichens ein Verhören
ausgeschlossen werden könne. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch das
erste Wort „Toro" scheide aus, da keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien,
warum die angesprochenen Verkehrskreise unter Weglassung von „Negro“ sich
nur am Bestandteil „Toro“ orientieren sollten. Auch eine begriffliche Verwechs-
lungsgefahr könne nicht bejaht werden, da „Toro Negro“ mit seiner deutschen
Bedeutung „schwarzer Stier“ kein Synonym zum spanischen Wort „Toro“ für „Stier“
sei. Auch wenn eine Benennung der Wort-/Bildmarke mit „schwarzer Stier“ nicht
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völlig auszuschließen sei, so reiche die bloße Möglichkeit, das Bild auch mit dem
fraglichen Wort zu bezeichnen, für die Annahme einer begrifflichen Verwechs-
lungsgefahr nicht aus.

Hiergegen richtet sich die am 1. Oktober 2014 erhobene Beschwerde der Wider-
sprechenden. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der Widerspruchsmarke „TORO
XL“ sei der Bestandteil „XL“ offensichtlich eine rein beschreibende Werbeangabe
im Sinne von „größer“ oder „besser“, an der man sich nicht orientiere, weshalb der
Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von dem Bestandteil „TORO“ geprägt
sei. Auch bei der jüngeren Marke „TORO NEGRO“ würden sich die Verbraucher
nur an dem Bestandteil „TORO“ orientieren, da der Bestandteil „NEGRO“ von den
Verbrauchern ohne weiteres als spanische Übersetzung für die Farbangabe
„schwarz“ verstanden werde. Bei der Widerspruchsmarke „TORO“ mit dem Bild-
element des bekannten Osborne-Stiers sei für den Zeichenvergleich dem Wort als
einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beizumes-
sen, so dass sich auch hier in ihrem Gesamteindruck identische Zeichen gegen-
überstünden.
Unter Berücksichtigung der identischen Dienstleistungen und der normalen Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke den notwendi-
gen Abstand zu den Widerspruchszeichen nicht ein. Der rein beschreibende Be-
standteil „NEGRO“ sei nicht geeignet, einen ausreichenden Abstand zu den Wi-
derspruchsmarken herzustellen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Marken-
stelle für Klasse 43, vom 26. August 2014 aufzuheben und die Lö-
schung der angegriffenen Marke „Toro Negro“ 307 42 979.2 anzu-
ordnen.

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Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und verweist darauf, dass die jüngere
Marke als Gesamtbegriff wahrgenommen werde.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der
Amtsakte des DPMA Bezug genommen.


II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der
Sache keinen Erfolg, da zwischen den sich gegenüber stehenden Marken keine
Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 125 b Nr. 1, 9 Abs.1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2013, 923 (Nr. 34) - Specsavers-Gruppe/Asda;
GRUR 2010, 1098 (Nr. 44) - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, (Nr. 32) -
BARBARA BECKER; BGH GRUR 2015, 176, (Nr. 9) - ZOOM/ZOOM; GRUR
2014, 488(Nr. 9) - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 833 (Nr. 3) - Culi-
naria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64 (Nr. 9) - Maalox/Melox-GRY). Von maßgebli-
cher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich ste-
henden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und/oder Dienstleistungen.
Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon ab-
hängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-
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wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2015, 176 (Nr. 9) - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 (Nr. 9) - DESPERA-
DOS/DESPERADO; GRUR 2014, 382 (Nr. 14) - REAL-Chips).

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise
umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. BGH
GRUR 2009, 411 (Nr. 12) - STREETBALL). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchti-
ger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger
Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Con-
cord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee). Dabei kann der Auf-
merksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich
hoch sein und wird vorliegend je nach Anspruch und Preisniveau variieren.

Bei der Prüfung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der Registerlage auszuge-
hen, weil Benutzungsfragen vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht aufge-
worfen wurden, wobei hier - unstreitig - von Identität der sich gegenüber stehen-
den Dienstleistungen in Klasse 43 auszugehen ist.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft des pri-
oritätsälteren Zeichens von wesentlicher Bedeutung (BGH GRUR 2008, 505, 507 -
TUC-Salzcracker; GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Dabei spielt der Grad
der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur im Rahmen der Wech-
selwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Besteht die ange-
griffene Marke wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist bei Ähnlichkeit oder
Identität eines oder mehrerer Bestandteile der angegriffenen Marke mit der Wider-
spruchsmarke deren Kennzeichnungskraft schon bei der Prüfung, welche Be-
standteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, zu berück-
sichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP
2003, 1228 - City Plus; vgl. ferner BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR
1996, 198, 199 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze).
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Anhaltspunkte für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft sind von der Beschwer-
deführerin weder substantiiert vorgetragen worden noch sonst erkennbar. Der
Hinweis auf eine besondere Bekanntheit des OSBORNE Stiers (in Spanien) be-
schränkt sich nämlich auf denselben und sagt nichts Substantiiertes zu einer ge-
steigerten Kennzeichnungskraft der konkreten Widerspruchsmarken im Feld der
einschlägigen Dienstleistungen aus. Obwohl der Umstand, dass zahlreiche gas-
tronomische Betriebe und Drittmarken mit „Toro“ als (Namens-) Bestandteil zu fin-
den sind und „Toro“ eine Weinbauregion um die Stadt Toro in Kastilien-León be-
zeichnet, eine Schwäche des Zeichenbestandteils nahelegen, geht der Senat zu-
gunsten der Widersprechenden von normaler Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarken selbst aus.

Auch bei Dienstleistungsidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ge-
nügt der vorliegende Abstand zwischen den Zeichen, um eine markenrechtlich
relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der
Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und domi-
nierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria;
GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 - Pantogast;
GRUR 2008, 905 Rn. 12 - Pantohexal). Das schließt nicht aus, dass unter
Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch
die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen
Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. -
THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR
2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Der Grad der
Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild
und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in
einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 -
Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).
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Die Vergleichsmarken „Toro Negro“ einerseits und „ “ bzw. „Toro XL“
andererseits unterscheiden sich durch den zusätzlichen Bildbestandteil bzw. die
zusätzlichen Buchstaben „XL" in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ausrei-
chend deutlich voneinander.
Auch eine Verwechslungsgefahr in begrifflicher Hinsicht ist zu verneinen. Die an-
gegriffene Marke wird auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskrei-
sen im Sinne von „Schwarzer Stier“ verstanden, die Widerspruchsmarke
EM 004 769 279 „Toro XL“ im Sinne von „großer Stier“. Die Wort-/Bildmarke
EM 001 500 917 kann als „Osborne-Stier“, „Stier“ oder auch „schwarzer Stier“ be-
zeichnet werden. Die Möglichkeit, dass der Wort-/Bildmarke der allgemeine Sinn-
gehalt des abgebildeten Zeichens („Stier“ bzw. „schwarzer Stier“) beigemessen
werden kann, reicht allerdings ebensowenig aus, um eine markenrechtlich rele-
vante Ähnlichkeit zu bejahen (vgl. nur Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz,
11. Aufl. Köln 2015, § 9 Rn. 299 m. w. N.), wie der Umstand, dass der überein-
stimmende Hinweis auf ein häufiges Lebewesen, den Stier, vorliegt.

Eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Übereinstimmung der Vergleichs-
marken im Wortbestandteil „Toro“ käme nur in Betracht, wenn die angegriffene
Marke durch diesen geprägt würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass bei der Frage, welche Bestandteile den Ge-
samteindruck eines Zeichens prägen, auch die Frage der Kennzeichnungsstärke
einzelner Zeichenbestandteile eine Rolle spielt. Die Kennzeichnungskraft des Be-
standteils „Toro“ ist nicht ausreichend, um ihm in der angegriffenen Marke eine
prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zukommen zu lassen. Auf die
obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils wird verwie-
sen. Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Be-
standteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die
übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zu-
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rücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Der
Bestandteil „Negro“ tritt innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nicht in einer
Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (vgl.
BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT). Zwar dürfte „Negro“ als Farbangabe
für den Stier verstanden werden und so insgesamt eine Bedeutung der angegrif-
fenen Marke im Sinne von „schwarzer Stier“ nahelegen. Hieraus ergibt sich je-
doch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kein beschrei-
bender Sinngehalt, insbesondere kein beschreibender Anklang in Bezug auf die
Branche, in der die relevanten Dienstleistungen erbracht werden. Der angespro-
chene Verkehr hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich am Wort „Toro“
zu orientieren und das Wort „Negro“ zu vernachlässigen. Vielmehr stellt die jün-
gere Marke einen Gesamtbegriff dar, der auch dann nicht mit den Widerspruchs-
zeichen zu verwechseln ist, wenn diese mit „Toro“ bezeichnet würden oder die
Wort-/Bildmarke EM 001 500 917 mit „schwarzer Stier“ beschrieben würde.

Da die sich gegenüberstehenden Marken nicht durch den Bestandteil „Toro“ ge-
prägt werden, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mangels hinrei-
chender Zeichenähnlichkeit aus.

Auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-
verbindungbringens gem. 9 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG ist aus den genannten
Gründen ausgeschlossen. Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Be-
standteils in den sich jeweils gegenüberstehenden Marken – nämlich des Be-
standteils „Toro“ – reicht hierfür nicht aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass
diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zu-
kommt, z. B. dadurch, dass der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem ent-
sprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebilde-
ter Serienmarken aufgetreten ist (vgl. BGH GRUR 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) -
VOLKSWAGEN/Volkswageninspektion; GRUR 2008, 905, Nr. 33 - Pantohexal;
BPatG). Hierfür sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich. Die Wider-
spruchsmarken, die aus dem Begriff „Toro“ sowie einem Bildelement, das einen
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Stier zeigt, (Widerspruchsmarke EM 001 500 917) bzw. aus dem spanischen Wort
für Stier „Toro“ mit einer Größenangabe, „XL“ (Widerspruchsmarke
EM 004 769 279) zusammengesetzt sind, stellen bereits aufgrund der abweichen-
den Zeichenbildung keine Bestandteile einer Zeichenserie dar. Zudem würde sich
die jüngere Marke, die aus dem Gesamtbegriff „Toro negro“ besteht, ihrerseits in
eine anzunehmende Zeichenserie nicht einfügen. Schließlich ist dem Bestandteil
„Toro“ der nötige Hinweischarakter als Stammbestandteil abzusprechen, da er die
erwähnte Kennzeichnungsschwäche aufweist und als geläufiges Wort originali-
tätsschwach ist (vgl. Hacker a. a. O. Rn. 503, 508).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer
selbständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen Wortbestandteils
„Toro“ in dem jüngeren Zeichen kommt nicht in Betracht. Nach der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes und des Bundesgerichtshofes ist es zwar
möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke
oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kenn-
zeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammen-
gesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Iden-
tität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit ei-
nem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil
dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen
werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR
2005, 1042, Nr. 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 258, Nr. 33 - INTER-
CONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903, Nr. 33 - SIERRA ANTIGUO; GRUR
2008, 905, Nr. 37 - Pantohexal; GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culina-
ria). Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es recht-
fertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestand-
teile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH GRUR 2013, 833, Nr. 50
Culinaria/Villa Culinaria). Solche Umstände lassen sich vorliegend nicht feststel-
len. So handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil „Negro“ der angegriffenen
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Marke weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder ei-
nen bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke. Es gibt
daher keine Anhaltspunkte, welche dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende
Stellung des Begriffs „Toro“ nahelegen könnten (vgl. dazu BGH GRUR 2008, 905,
Nr. 38 - Pantohexal; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 463
m. w. N.).

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht
veranlasst, § 71 MarkenG.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Klante Hermann Lachenmayr-Nikolaou

Hu


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