BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




27 W (pat) 531/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…








betreffend die Markenanmeldung 30 2014 022 094.6

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
30. Januar 2017 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und
die Richterin Seyfarth
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beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Mar-
kenstelle für Klasse 14, vom 6. Oktober 2014 wird aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Die Wortmarke 30 2014 094.6

BEHOOKED

ist am 27. Januar 2014 für die Waren

Klasse 14: Geflochtene Bänder [Schmuck]; Armbänder
Klasse 18: Taschen; Handtaschen; Gelbörsen; Rucksäcke; Gür-
teltaschen [Hipbags]; Trage- und Einkaufstaschen
[Tote bags]; Reisetaschen; Badetaschen; Sportta-
schen
Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Jersey-Bekleidung,
T-Shirts und Kapuzen-Pullover [Hoodies]; Schuhwa-
ren; Kopfbedeckungen
Klasse 26: Schlüsselbänder, insbesondere aber nicht ausschließ-
lich aus geflochtenem Seil; Armbinden

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA)
geführte Register angemeldet worden.
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Mit Beschluss vom 6. Oktober 2014, zugestellt am 15. Oktober 2014, hat die Mar-
kenstelle für Klasse 14 des DPMA die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1 und 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, bei „BEHOOKED“ handele es sich um eine Zu-
sammenschreibung der beiden englischen Wörter „(to) be“ und „hooked“. Die bei-
den Wörter seien durch die Silbentrennung im Rahmen der natürlichen Sprach-
wiedergabe deutlich erkennbar. Zudem führe eine bloße Zusammenschreibung
bei Begriffen der beschreibenden Werbesprache regelmäßig nicht dazu, dass der
beschreibende Begriffsinhalt in den Hintergrund trete und eine Unterscheidungs-
kraft begründe. „(to) be hooked“ besitze einen fest umrissenen Begriffsgehalt, der
sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ überset-
zen lasse. Da gerade im Bereich von Designprodukten, wie den im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis genannten Produkten, Englisch als eingeführt anzuse-
hen sei, könne „BEHOOKED“ nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der
bezeichneten Waren und Dienstleistungen dienen. Vielmehr könnten die ange-
sprochenen Verkehrskreise der Wortkombination „BEHOOKED“ nur die allge-
meine Werbefunktion entnehmen, dass so gekennzeichnete Produkte ein „Feuer
und Flamme“ Sein herbeiführen und somit eine Begeisterung bewirken, die sich
auf das Produkt beziehe, nicht aber auf die betriebliche Herkunft. Dem stehe nicht
entgegen, dass „BEHOOKED“ auch andere Bedeutungen aufweisen könne, wie
etwa „Angehängtsein“. Da die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis bezeich-
neten Produkte z. B. mit einem Haken versehen sein könnten, um eine einfache
und sichere Handhabung zu gewährleisten, sei „BEHOOKED“ außerdem be-
schreibend, da es in werbeüblicher Weise auf eine Funktionalität der gekenn-
zeichneten Produkte verweise. Das Zeichen werde somit nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis aufgefasst.
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Hiergegen richtet sich die am 13. November 2014 eingelegte Beschwerde des
Anmelders, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 14 vom
6. Oktober 2014 aufzuheben und die Marke in das Register einzu-
tragen.

Zur Begründung führt der Beschwerdeführer aus, nach ständiger Rechtsprechung
des BGH reiche jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft aus, um das
Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden, sodass grundsätz-
lich ein großzügiger Maßstab anzulegen sei. Einer angemeldeten Bezeichnung sei
wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft nur dann die Eintragung zu versa-
gen, wenn die Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsgehalt oder einen
engen sachbezogenen Bezug aufweisen, der die Annahme rechtfertige, dass der
Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne Weiteres und ohne
Unklarheiten erfasse und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die
Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sehe. Dasselbe gelte
wenn der angemeldeten Bezeichnung zwar kein im Vordergrund stehender be-
schreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden könne, es sich aber um ein ge-
bräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handle.
Schließlich sei auch bei der Unterscheidungskraft allgemeiner Anpreisungen und
Werbeschlagwörter darauf abzustellen, ob es sich hierbei um unmittelbar be-
schreibende Bezeichnungen oder gebräuchliche Begriffe der deutschen oder einer
fremden Sprache handle, die vom Verkehr nur also solche verstanden würden.
Somit könne auch schlagwortartigen Aussagen Unterscheidungskraft zuerkannt
werden, da sich bei einer Marke die Identifizierungsfunktion einerseits und die
Werbewirkung andererseits nicht gegenseitig ausschließen würden.
Die Bedeutungen des englischen Begriffs „to be hooked“, nämlich „abhängig sein“
(z. B. umgangssprachlich im Zusammenhang mit Suchtmitteln) bzw. „Feuer und
Flamme sein“, stünden in keinem Zusammenhang zu den in der Anmeldung be-
anspruchten Waren. „To be hooked“ sei hierzulande nicht als gebräuchlich im
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Sinne der Rechtsprechung zu qualifizieren. Das zusammengesetzte Wort
„BEHOOKED“ sei weder sprachregelgemäß gebildet noch beschreibend und na-
heliegend oder umgangssprachlich in Gebrauch.
Der Bedeutungsgehalt des englischen Wortes „BEHOOKED“ stehe in keinem Zu-
sammenhang mit den Eigenschaften oder Merkmalen sämtlicher in Klasse 14, 18,
25 und 26 genannten Waren.
Es widerspreche der Lebenserfahrung, anzunehmen, der Verkehr würde die be-
anspruchte Bezeichnung als werbliche Qualitätsbeschreibung verstehen. Nach der
Rechtsprechung sei bei Werbeaussagen ein phantasievoller Überschuss oder ein
selbstständig kennzeichnender Bestandteil nicht erforderlich. Als Indizien für die
Unterscheidungskraft von Werbeslogans sehe der BGH „Kürze, eine gewisse Ori-
ginalität und Prägnanz der Wortfolge“, insbesondere eine „Mehrdeutigkeit und da-
her Interpretationsbedürftigkeit“ an (BGH GRUR 2002, 1070, 1071 – Bar jeder
Vernunft etc.). Bei „BEHOOKED“ handle es sich bereits nicht um einen Slogan,
sondern um eine Wortkombination, diese zeichne sich jedoch in jedem Falle durch
Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz aus. Zudem sei eine Mehrdeutig-
keit gegeben, damit seien verschiedene Interpretationen denkbar. Somit erfordere
bereits „to be hooked“, insbesondere aber „BEHOOKED“ ein Mindestmaß an In-
terpretations- und Denkaufwand.


II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg.

Da der Beschwerde stattgegeben wird, und der Senat eine mündliche Verhand-
lung nicht für erforderlich erachtet, kann im schriftlichen Verfahren entschieden
werden (§ 69 MarkenG).

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Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „BEHOOKED“ als Marke stehen
hinsichtlich der beanspruchten Waren keine absoluten Schutzhindernisse entge-
gen.

Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die
von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens ge-
genüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. EuGH GRUR
2015, 1198, 1201 Rdnr. 59 f. - Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2015, 173,
174 Rdnr. 15 - for you; GRUR 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook; GRUR 2013,
731, Rdnr. 11 - Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 - Starsat; BGH GRUR 2012,
270, 271, Rdnr. 11 - Link economy). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ur-
sprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewähr-
leisten (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM - Vorsprung durch
Technik; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you). Bei der Beurteilung der
Unterscheidungskraft ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszuge-
hen, d. h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das
Schutzhindernis zu überwinden (BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 - for you;
GRUR 2014, 565, 567 Rdnr. 12 - smartbook). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass
der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen
seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analy-
sierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 -
Henkel; BGH GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 16 - for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143, 1144, Rdnr. 15 - Aus Akten werden Fakten)
sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits
die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahr-
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nehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerk-
samen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder
Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 - Matratzen
Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 - grill meister).


Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vor-
dergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt
es sich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer
bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr – etwa auch wegen einer entspre-
chenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solches und nicht als Unter-
scheidungsmittel verstanden wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt
dafür, dass ihr die vorerwähnte Unterscheidungseignung und damit jegliche Un-
terscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 – REICH UND SCHOEN;
BGH GRUR 2001,1151 – marktfrisch).
Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen „BEHOOKED“ das erforderliche
Minimum an Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht
abgesprochen werden.

Die Markenstelle hat angenommen, der Verkehr werde in der Bezeichnung
„BEHOOKED“ den englischsprachigen Ausdruck „(to) be hooked“ erkennen, der
sich mit „angebissen haben“, „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ und „An-
gehängtsein“ übersetzten lasse. Infolgedessen erschöpfe sich die Bedeutung von
„BEHOOKED“ im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Be-
reich des Designs und der Mode in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die
Kunden anrege, sich für die angebotenen Waren zu begeistern. Außerdem könne
„(to) be hooked“ Merkmale der beanspruchten Waren beschreiben, da diese mit
einem „Haken versehen sein“ könnten.
Diese Beurteilung hält den Angriffen der Beschwerde nicht stand. Die Marken-
stelle hat zu hohe Anforderungen an das Vorliegen von Unterscheidungskraft ge-
stellt.
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Bei den vom Beschwerdeführer beanspruchten Waren der Klassen 14, 18, 25 und
26 handelt es sich um Waren, die üblicherweise von breiten Kreisen der Bevölke-
rung nachgefragt werden.
Zwar ist es zutreffend, dass das Verständnis fremdsprachiger Begriffe beim deut-
schen Durchschnittsverbraucher nicht zu gering veranschlagt werden darf (Strö-
bele/Hacker Markengesetz, 11. Auflage von 2015, § 8, Rdnr. 168), und dass Eng-
lisch im Bereich der Mode und des Designs als gebräuchliche Fremdsprache an-
zusehen ist.
Entgegen der Annahme der Markenstelle wird aber auch der englischkundige,
inländische Verkehr die Einwortmarke „BEHOOKED“ nicht ohne gedanklichen
Zwischenschritt in die beiden Bestandteile „(to) be“ und „hooked“ aufteilen, darin
nicht unmittelbar den englischen Ausdruck „(to) be hooked“ erkennen und ohne
Weiteres mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ oder „Angehängtsein“
übersetzten.
Dagegen spricht bereits, dass es sich bei „BEHOOKED“ aufgrund der Zusammen-
schreibung der Bestandteile „be“ und „hooked“ nicht um ein für die englische
Sprache sprachregelmäßig gebildetes Wort handelt.
Auch weist die Einwortmarke „BEHOOKED“ keinerlei Zäsur zwischen den beiden
Bestandteilen „be“ und „hooked“ auf, welche für den Verkehr die einzelnen Worte
„be“ und „hooked“ optisch unmittelbar erkennbar macht. In diesem Punkt unter-
scheidet sich die Einwortmarke „BEHOOKED“ deutlich von anderen Wortmarken
und Wort-Bild-Marken (BPatG 26 W (pat) 26/13 - be happy; BPatG
24 W (pat) 77/10 - beCertified; BPatG 29 W (pat) 82/12 - b.connected; BPatG
25 W (pat) 539/11 - GET IT RIGHT; BPatG 25 W (pat) 526/10 - Fühl Dich wohl), in
welchen die einzelnen Wörter jeweils durch optische Hervorhebungen (Leerzei-
chen, farbliche Hinterlegung eines Wortbestandteils, oder sonstige eine optische
Zäsur zwischen den Einzelworten begründende Gestaltungselemente) deutlich
voneinander abgegrenzt werden.
Die Annahme der Markenstelle, dass der Verkehr das Zeichen „BEHOOKED“
- über die Silbentrennung im Rahmen der Aussprache - unmittelbar in die Be-
standteile „be“ und „hooked“ aufspaltet und darin ohne Weiteres den englischen
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Ausdruck „(to) be hooked“ erkennt und diesen auf Anhieb und ohne jeden Zweifel
mit der deutschen Bedeutung „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“, „Ange-
hängt sein“ übersetzt, stellt zu hohe Erwartungen an das Verkehrsverständnis,
auch der englischkundigen, inländischen Verkehrskreise.
Vielmehr wird der Verkehr erst im Wege einer gedanklichen Analyse erkennen,
dass es sich (erstens) bei dem Zeichen um einen Ausdruck handelt, der aus zwei
Worten „be“ und „hooked“ gebildet ist, dass (zweitens) „be hooked“ einen im engli-
schen feststehenden Ausdruck bildet und sodann dass (drittens) dieser Ausdruck
mit „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“ etc. zu übersetzen ist.
Zwar hat die Markenstelle richtig angenommen, dass das Zeichen „BEHOOKED“
eine Werbebotschaft in Form eines Zurufs z. B. im Sinne von „Sei begeistert!“ an
den Verbraucher beinhaltet.
Im Hinblick auf Zeichen, die eine Werbebotschaft enthalten, ist aber zu berück-
sichtigen, dass der anpreisende Sinn einer Bezeichnung deren Eignung, als Her-
kunftshinweis zu wirken, nicht ausschließt (vgl. BGH, GRUR 2014, 872 Rdnr. 23 –
Gute Laune Drops). Erforderlich ist vielmehr die Feststellung, dass der Verkehr die
Bezeichnung ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH, GRUR
2015, 173 Rdnr. 28 – for you).
Da die Werbebotschaft des Zeichens „BEHOOKED“ vom Verkehr aber erst auf
den zweiten Blick erkannt wird, dominiert sie das Zeichen nicht so sehr, als dass
es vom Verkehr ausschließlich als werbliche Anpreisung und nicht mehr als Hin-
weis auf eine betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren aufgefasst wird.
Dies gilt auch für den Fall einer Übersetzung von „BEHOOKED“ mit „Angehängt-
sein“ oder „mit einem Haken versehen sein“. Auch zu diesen Bedeutungsgehalten
wird der Verkehr nicht ohne gedanklichen Zwischenschritt gelangen. Es ist daher
nicht davon auszugehen, dass für den angesprochenen normal informierten an-
gemessen aufmerksamen und verständigen inländischen Durchschnittsverbrau-
cher ein beschreibender Bezug oder eine werbemäßige Aussage so im Vorder-
grund steht, dass er das Zeichen nicht als Herkunftsunterscheidungsmittel anse-
hen wird.
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Mit Recht hat der Beschwerdeführer in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass
Kürze, Originalität und Prägnanz eines Werbespruchs wesentliche Indizien für
dessen Unterscheidungskraft darstellen (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 39 -
Vorsprung durch Technik; BPatG GRUR 2004, 333 - ZEIG MIR DEIN
SCHÖNSTES LÄCHELN; BPatG GRUR 2001, 511, 512 - Energie mit Esprit; Strö-
bele/Hacker Markengesetz, 11. Auflage, § 8, Rdnr. 234 und 235). Die Tatsache,
dass der englischsprachige Ausdruck „be hooked“ eine Vielzahl verschiedener
Bedeutungsgehalte aufweist, die von „begeistert sein“, „Feuer und Flamme sein“,
„Aufgehängtsein“, „abhängig sein“, bis hin zum umgangssprachlichen „verknallt in
jemanden sein“ reichen können, unterstreicht, dass der Verkehr der Einwortmarke
„BEHOOKED“ mit einer erhöhten Interpretationstätigkeit begegnen wird. Neben
einer zweifelsfrei gegebenen Kürze ist „BEHOOKED“ in der zusammengeschrie-
benen Form somit auch von einer gewissen Originalität geprägt.
Somit fehlt „BEHOOKED“ (im Gegensatz zu der etwa auf der Online-Seite des
Markeninhabers genutzten getrennten Schreibweise „be hooked“) nicht jegliche
Unterscheidungskraft für die in der Anmeldung konkret beanspruchten Waren.
Wegen der fehlenden Eignung zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten
Waren kann bei dem angemeldeten Zeichen auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht bejaht werden.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Klante Hermann Seyfarth

Hu


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