27 W (pat) 521/16  - 27. Senat (Marken)
Karar Dilini Çevir:

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 521/16 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 30 2008 063 417 - 2 - hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Dezember 2016 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Hermann und die Richterin kraft Auftrags Seyfarth beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 29, vom 10. April 2014 aufgehoben. 2. Der Widerspruch wird zurückgewiesen 3. Die Beschwerdegegnerin hat die Kosten des Beschwerdever-fahrens zu tragen. G r ü n d e I. Die Wortmarke Monk wurde am 1. Oktober 2008 angemeldet und am 3. Dezember 2008 unter der Num-mer 30 2008 063 417 für die Waren Klasse 29: Brotaufstrich (fetthaltig), Milchgetränke mit überwie-gendem Milchanteil Klasse 30: Schokolade; Schokoladenerzeugnisse, auch in Riegel-form; Schokoladengetränke; schokolierte, dragierte und glasierte Früchte; schokoliertes, dragiertes und - 3 - glasiertes Obst; Kakaoerzeugnisse; Kakaogetränke. Milchkakao; Milchschokolade (Getränk); Pudding; Eis-creme eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 2. Januar 2009. Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 14. Oktober 2008 für die Waren und Dienstleistungen Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und –fette Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaf-feeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Ho-nig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Es-sig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen eingetragenen Wortmarke 30 2008 035 494 Monk am 16. Februar 2009 Widerspruch erhoben. - 4 - Mit Beschluss vom 10. April 2014 hat das DPMA, Markenstelle für Klasse 29, dem Widerspruch vollumfänglich stattgegeben und die Löschung der jüngeren Marke gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, aufgrund der zu unterstellenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer beachtlichen, teilweise bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen seien an den Markenabstand strenge Anforderungen zu richten. Der erforderliche Abstand werde von den sich gegenüber stehenden identischen Bezeichnungen nicht ein-gehalten, so dass die Löschung anzuordnen sei. Hiergegen richtet sich die am 19. Mai 2014 erhobene Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke, mit der sie beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. April 2014 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 30 2008 035 494 „Monk“ zurückzuweisen. Zur Begründung trägt sie vor, obwohl die Widerspruchsmarke inzwischen benut-zungspflichtig geworden sei, habe die Markeninhaberin keine Benutzung feststel-len können. Die Markeninhaberin erhebe daher die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung. Im Rahmen der Beurteilung der Waren- und Dienst-leistungsähnlichkeit seien nur die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden sei. Die Beschwerdegegnerin hat sich in dem Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Sachantrag gestellt. Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakte des DPMA Bezug genommen. - 5 - II. Da die Beteiligten keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt haben, und der Senat diese auch nicht für geboten hält, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden (§ 69 MarkenG). Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Widerspruch war zurückzuweisen, weil die Widersprechende auf die in zuläs-siger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht hat. Der Widerspruch ist daher mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Wi-derspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zurückzuweisen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 14. November 2014 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Das nicht nach § 43 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Mar-kenG differenzierte Bestreiten der Benutzung ist als die Erhebung beider Einreden zu verstehen (BGH GRUR 2008, 719 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Die am 14. Oktober 2008 eingetragene Widerspruchsmarke war zwar nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 2. Januar 2009, je-doch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre in das Mar-kenregister eingetragen. Die Einrede ist daher (nur) nach § 43 Abs. 1 Satz 2 Mar-kenG zulässig. Der Widersprechenden oblag es damit, eine rechtserhaltende Be-nutzung ihrer Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maß-geblichen „wandernden“ Benutzungszeitraum, nämlich den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch - mithin für den Zeitraum Dezember 2011 bis Dezember 2016 - nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dieser Obliegenheit zur Glaubhaftmachung ist die Widersprechende nicht nachgekom-men. Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hat zur Benutzung der Wi-- 6 - derspruchsmarke nichts vorgetragen. Auch nach dem rechtlichen Hinweis des Se-nats vom 3. Mai 2016 hat sie weder Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt noch hat sie eine Glaubhaftmachung angekündigt und/oder hierfür eine Frist be-antragt. Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat, muss der darauf gestützte Widerspruch erfolglos bleiben. Der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin waren die Kosten des Verfah-rens aufzuerlegen. Im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-patentgericht gilt gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm entstehenden Kosten selbst zu tragen hat. Sind an dem Verfah-ren mehrere Personen beteiligt, kann das Patentgericht jedoch bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einschließlich der den Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte not-wendig waren, einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 - Schutzverkleidung). Davon ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundespatent-gerichts auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg ver-sprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Mar-kenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. z. B. BPatG Mitt. 1974, 17; Mitt. 1977, 73, 74; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 11 ff.; Ingerl/Rohnke, Mar-kengesetz, 3. Aufl., § 71 Rn. 11 ff. und Büscher in Gewerblicher Rechts-schutz/Urheberrecht/Medienrecht, 3. Aufl., § 71 MarkenG, Rn. 2 ff., 5 ff.). - 7 - Wird auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernst-haften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterver-folgt, sind dem Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (st. Rspr.; vgl. z. B. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL; 26 W (pat) 47/10 - Alflora BUSINESS/allflora Blumen in alle Welt; 26 W (pat) 34/13 Palm BeachPalm Beach Bademoden Made in Germany/Palm Beach). Die Widersprechende musste nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen davon ausgehen, dass ihr Widerspruch ohne Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke keinen Erfolg haben konnte. Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende sich auf die Erhebung der Benutzungseinrede nicht geäußert. Sie hat weder Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht noch hat sie ihren Widerspruch zu-rückgenommen. Ein solches Verhalten zieht zwangsläufig die Kostentragungs-pflicht nach sich (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O.). Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, - 8 - 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen. Klante Hermann Seyfarth VRiBPatG Klante ist urlaubs-bedingt abwesend und an der Unterschrift gehindert. Hermann Hu

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