BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




26 W (pat) 503/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Markenanmeldung 30 2013 036 234.9

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Oktober 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Jacobi und Schödel

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 28. Oktober 2013 wird
aufgehoben.

- 2 -
G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen

FACEYOURMUSIC

ist am 12. Juni 2013 unter der Nummer 30 2013 036 234.9 zur Eintragung in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet
worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Musikdateien zum Herunterladen; Ton- und Video-
aufzeichnungen zum Herunterladen; Computersoftware zum
Hochladen, Herunterladen, Zugreifen, Veröffentlichung
(Posting), Anzeigen, Markieren, Bloggen, Streaming, Verlin-
ken, Sharing oder anderweitigem Zurverfügungstellen von
elektronischen Medien oder Information mittels Computer- und
Kommunikationsnetzwerken;

Klasse 35: Werbung und Verkaufsförderung für Dritte; Verkaufsförderung
von Waren und Dienstleistungen Anderer mittels Computer-
und Kommunikationsnetzwerken; Online-Einzelhandels-
dienstleistungen im Bereich von digitalen Medien; Vermietung
von Werbeflächen im Internet; Werbung und Verkaufsförde-
rung für Musik- und Unterhaltungsprodukte sowie -dienstleis-
tungen; Bereitstellung von online durchsuchbaren Datenban-
ken im Bereich Musik;

Klasse 38: Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich elektronische
Übermittlung von Daten, Nachrichten und Informationen; Be-
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reitstellung des Zugriffs auf Online-Foren für Kommunikation
zu Themen von allgemeinem Interesse, insbesondere Musik;
Bereitstellung von Online-Chatrooms und elektronischen An-
schlagtafeln; Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen aus
durchsuchbaren Informationsverzeichnissen und -datenban-
ken;

Klasse 41: Veröffentlichung von Schriften mit benutzerkreierten oder
spezifischen Inhalten; Online-Bereitstellung von elektroni-
schen Publikationen, nicht herunterladbar;

Klasse 42: Bereitstellung von Anwendungsdiensten; Computerdienstleis-
tungen, nämlich Erstellung von Websites für registrierte Be-
nutzer zur Teilnahme an Diskussionen in sozialen Netzwer-
ken; Computerdienstleistungen, nämlich Speichern von
Websites für Dritte (Hosting) insbesondere zur Organisation
und Durchführung von interaktiven Diskussionen über Kom-
munikationsnetze; Speichern von Daten für Dritte (Hosting);
Erstellen einer Website, die Online-Nutzern die Schaffung
persönlicher Profile sowie die Übertragung und gemeinsame
Nutzung solcher Informationen unter mehreren Websites er-
möglicht; Computerdienstleistungen, nämlich die Erstellung
von kundenspezifischen Websites mit benutzerdefinierten
oder -spezifischen Informationen, persönlichen Profilen, Au-
dio- und Videoinhalten, fotografischen Bildern, Texten, Grafi-
ken und Daten.

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2013 hat die Markenstelle für Klasse 38 des
DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37
Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausge-
führt, das Anmeldezeichen sei aus einfachen und gängigen Begriffen der engli-
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schen Sprache gebildet. Das Verb „face“ bedeute „entgegentreten, gegenüberste-
hen, zuwenden“, „your“ werde mit „dein“ und „music“ mit „Musik“ übersetzt. In der
deutschen Bedeutung „Wende dich deiner Musik zu“ sei das Zeichen damit nicht
mehr als eine werbemäßig anpreisende Botschaft, „die von jeder x-beliebigen
Firma verwendet werden“ könne, um auf ihre Produkte und Dienstleistungen hin-
zuweisen. Dieser Slogan bewege sich im Rahmen der aktuellen und für den Ver-
kehr verständlichen Werbesprache und verlange den angesprochenen Verkehrs-
kreisen keinerlei analysierende Gedankengänge ab. Es sei entgegen der Auffas-
sung der Anmelderin auch unerheblich, ob die angemeldete Wortkombination be-
reits verwendet werde oder ob es sich um eine Wortneuschöpfung handele, die
nur von der Anmelderin benutzt werde. Denn sie verfüge nicht über einen von der
bloßen Kombination schutzunfähiger Bestandteile abweichenden Gesamteindruck.
Auch die Zusammenschreibung führe nicht zur Schutzfähigkeit des Zeichens. So-
wohl in der Werbesprache als auch bei der Eingabe von Suchbegriffen im Internet
oder in Domainadressen sei eine Zusammenschreibung als Hinweis und Sachin-
formation häufig anzutreffen, ohne dass der beschreibende Begriffsinhalt dadurch
in den Hintergrund trete. Es sei auch ohne Bedeutung, dass das Wortzeichen aus
Begriffen der englischen Sprache gebildet sei. Denn insbesondere bei Fach-
/Begriffen oder Wortbestandteilen einer der gängigen Welthandelssprachen, zu
denen Englisch gehöre, sei von einer grundsätzlichen Eignung zur Verständnisfä-
higkeit des Publikums zur Beschreibung auszugehen, wobei auch lediglich die
Kenntnis der angesprochenen Fachkreise bzw. des Fachhandels als ausreichend
anzusehen sei. Aus den Voreintragungen „Facebook“, „Soundcloud“ oder „My
Space“ könne ein Eintragungsanspruch nicht hergeleitet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, die
beanspruchte Wortkombination habe weder die von der Markenstelle angenom-
mene Gesamtbedeutung noch sei sie eine werbemäßig sloganartige Aufforderung,
Waren zu kaufen oder bestimmte Dienstleitungen in Anspruch zu nehmen. Zwar
sei den einzelnen Elementen des zusammengesetzten Zeichens ein beschreiben-
der Bedeutungsinhalt zuzugestehen, aber die Wortverbindung selbst habe keinen
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beschreibenden Inhalt. Sie werde weder in der englischen (Umgangs-)Sprache
verwendet, noch handele es sich um eine im Deutschen genutzte oder bekannte
Wortkombination, sie sei vielmehr mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Die
kurze und gleichzeitig prägnante Wortneuschöpfung sei von der Anmelderin ent-
wickelt worden, um sie für eine Musikplattform im Internet zu nutzen. Dort könnten
die Nutzer kostenlos Musik anderer Nutzer anhören oder eigene Kompositionen
hochladen und auf verschiedenen sozialen Netzwerken präsentieren. Ziel dieses
neuen sozialen Netzwerks der Anmelderin sei der Austausch über Musikthemen
und die Darstellung und Zurverfügungstellung eigener Musik. Die angesprochenen
Verkehrskreise seien durch Marken wie „Facebook“ (Jahrbuch), „Soundcloud“
(Klangwolke) oder „My Space“ (Mein Raum) gewohnt, dass markenrechtlich ge-
schützte Bezeichnungen für bestimmte Netzwerke durch die Zusammensetzung
und Neukreation an sich beschreibender Einzelelemente entstünden.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des DPMA vom
28. Oktober 2013 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig
und begründet.

Der Eintragung des Anmeldezeichens „FACEYOURMUSIC“ als Marke für die be-
anspruchten Waren und Dienstleistungen stehen entgegen der Annahme der Mar-
kenstelle keine Schutzhindernisse entgegen. Weder fehlt es dem Wortzeichen an
der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch
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handelt es sich um eine freihaltungsbedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 Mar-
kenG.

1. Dem angemeldeten Zeichen kann nicht jegliche Unterscheidungskraft im
Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden.

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Wa-
ren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unter-
scheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH
GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI; GRUR 2015, 173, 174 Rdnr. 15 – for you). Denn
die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekenn-
zeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010,
228 Rdnr. 33 - Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – OUI;
a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintra-
gungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unter-
scheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. –
OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als
Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen
so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrach-
tungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH
a. a. O. Rdnr. 10 – OUI; a. a. O. Rdnr. 16 – for you).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind
einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-
mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
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und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Con-
cord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 –
Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese
aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR
2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unter-
scheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche
die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die
sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204
Rdnr. 12 – DüsseldorfCongress). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen,
selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht
beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöp-
fung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren
und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 –
DOUBLEMINT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus meh-
reren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzun-
fähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung be-
schreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die
Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der
Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH
a. a. O. Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

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An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind
keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH
GRUR Int. 2012, 914 Rdnr. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH]; a. a. O. Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; GRUR
2004, 1027, Rdnr. 33 und 34 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit];
BGH a. a. O. Rdnr. 17 – for you; Rdnr. 14 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 565
Rdnr. 14 – smartbook). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Wortfolge einen
ausschließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihr über diesen hinaus eine,
wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren
oder Dienstleistungen zukommt (BGH GRUR 2009, 949 Rdnr. 10 – My World;
GRUR 2009, 778 Rdnr. 11 – Willkommen im Leben; GRUR 2010, 935 Rdnr. 8 –
Die Vision). Selbst wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen,
die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der
in Bezug genommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine
Sachaussage in mehr oder weniger großem Umfang enthalten, ohne unmittelbar
beschreibend zu sein, können sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die
betriebliche Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen
hinzuweisen (EuGH a. a. O. Rdnr. 56 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]).
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer
gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder
Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder
bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen (EuGH
a. a. O. Rdnr. 57 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. Rdnr. 17 –
for you; GRUR 2013, 552 Rdnr. 9 – Deutschlands schönste Seiten; a. a. O. – My
World). Der anpreisende Sinn einer angemeldeten Wortfolge schließt deren
Eignung als Herkunftshinwies nur dann aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich
als werbliche Anpreisung versteht (BGH a. a. O. Rdnr. 23 – OUI).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG wird das eine sloganartige Wortfolge enthaltende Wortzeichen
„FACEYOURMUSIC“ gerecht. Denn es vermittelt den angesprochenen
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inländischen Verkehrskreisen eine prägnante, interpretationsbedürftige Aussage,
ohne dass ein beschreibender Begriffsinhalt für die in Rede stehenden Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38, 41 und 42 erkennbar ist. Somit weist es
die erforderliche Eigenart auf, um vom Verkehr als Unternehmenshinweis für die
angemeldeten Waren und Dienstleistungen aufgefasst zu werden.

aa) Von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden sowohl der
normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnitts-
verbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR
1999, 723 Rdnr. 29 – Chiemsee) als auch Unternehmensinhaber und Angehörige
der unternehmerischen Führungsebene angesprochen.

bb) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den einfachen und zum
Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Wörtern „FACE“, „YOUR“
und „MUSIC“ zusammen.

aaa) Als Substantiv wird das Wort „face“ mit „Gesicht, Fassade“ übersetzt
(www.leo.org). Als Verb bedeutet es „begegnen, gegenüberstellen“ (www.leo.org).
In Verbindung mit einem Sachobjekt „to face something“ kommt ihm die
Bedeutung zu „etwas gegenüberstehen, gegen etwas angehen (www.leo.org), sich
etwas, meist etwas Negativem zuwenden“ (PONS „Business-Wörterbuch
Englisch“, 2006; „if you face a particular situation, or it faces you, you have to deal
with it“, OXFORD „Advanced Learner’s Dictionary“, 8. Aufl., 2010).

bbb) „Your“ ist ein im Inland allgemein bekanntes, zum englischen
Grundwortschatz gehörendes Possessivpronomen i. S. v. „Dein“ oder „Ihr“.

ccc) „Music” entspricht dem deutschen Wort „Musik” (Langenscheidts
Schulwörterbuch Englisch, 1986) und hat die Bedeutung „Tonkunst“,
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„Komposition“ oder „Musikstücke“ (Duden - Die deutsche Rechtschreibung,
26. Aufl. 2013).

cc) Den grammatikalischen Regeln der englischen Sprache entsprechend
enthält die Wortkombination „FACEYOURMUSIC“ in ihrer Gesamtbedeutung den
Imperativsatz, „wende Dich Deiner Musik zu/wenden Sie sich Ihrer Musik zu“,
„stelle Dich Deiner Musik, stellen Sie sich Ihrer Musik“ oder „geh gegen Deine
Musik an/gehen Sie gegen Ihre Musik an“, der auch in der konkreten
Zusammenschreibung ohne weiteres von den angesprochenen Verkehrskreisen
verstanden wird.

dd) Mit dieser Bedeutung ist „FACEYOURMUSIC“ weder unmittelbar zur
Beschreibung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35,
38, 41 und 42 geeignet, noch lässt sich ein enger sachlicher bzw. funktioneller
Bezug zu diesen herstellen.

Im deutschen Sprachgebrauch wird Musik üblicherweise gespielt, gehört oder
genossen. „Sich seiner Musik zuzuwenden oder zu stellen“ ist eine in Deutschland
nicht gebräuchliche Ausdrucksweise. Wie in der englischen Sprache sind es auch
in der deutschen Sprache eher negative Dinge, denen man „sich stellt“, wie etwa
„einer Gefahr“, „einer Situation“ oder „seinem Schicksal“. „Sich der Musik
zuzuwenden“ würde man auch in der englischen Sprache nicht mit dem transitiven
Verb „to face something“ ausdrücken, sondern eher mit dem Verb „to devote“ („to
devote one’s time to music“) oder „to concentrate“ („to concentrate on one’s music
wholeheartedly“). Erst recht ergibt die Übersetzung, „geh gegen Deine Musik
an/gehen Sie gegen Ihre Musik an“ keinen Sinn. Die sloganartige Wortfolge ist
daher sowohl in der deutschen als auch in der englischen Sprache ungewöhnlich
und interpretationsbedürftig. Ihr Aussagegehalt bleibt diffus.

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Mangels eines eindeutigen Sinngehalts kann dem Anmeldezeichen
„FACEYOURMUSIC“ daher ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft nicht
abgesprochen werden.

2. „FACEYOURMUSIC“ ist, weil ohne klar erkennbaren sachlichen Aussage-
halt, auch nicht freihaltebedürftig (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

3. Vor einer Eintragung des Anmeldezeichens wird die Markenstelle noch
Unklarheiten des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses zu klären haben, die
sie im angefochtenen Beschluss vorläufig zurückgestellt hat.


III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah-
rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Kortge Jacobi Schödel

prö


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