BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




26 W (pat) 50/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…


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betreffend die Marke 30 2010 032 588

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Juni 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Rich-
ter Reker und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

Hamosons

ist am 28. Mai 2010 angemeldet und am 13. Oktober 2010 unter der Nummer
30 2010 032 588 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) geführte Register neben Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen
worden für folgende Waren der

Klasse 16: Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate),
Büroartikel (ausgenommen Möbel), Verpackungstaschen und
-beutel aus Papier oder Kunststoff, Schreibmappen (Schreib-
necessaires), Ringbücher; Orgamappen und Schreibtischun-
terlagen, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 18: Leder und Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, näm-
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lich Häute und Felle, Sattlerwaren, Leder, Reisetaschen und
Reisegepäck, Sporttaschen, Schultaschen, Schulranzen, Do-
kumentenmappen, Aktentaschen, Rucksäcke aller Art, Klein-
lederwaren aller Art, soweit in Klasse 18 enthalten; sämtliche
vorgenannten Waren aus Leder, Stoffen oder Kunststoffen
sowie aus Kombinationen dieser Materialien.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 12. November 2010 veröffentlicht
worden ist, hat der Widersprechende aus der Wortmarke

Hamosons

die am 18. April 2008 unter der Nummer 307 73 991 in das Register eingetragen
worden ist für Waren der

Klasse 16: Büroartikel; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel;
Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder
für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Lehr- und Unter-
richtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungs-material
aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten
ist; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ringbücher;

Klasse 18: Koffer aller Art, insbesondere Aktenkoffer, Sportkoffer, Schul-
koffer, Werkzeugkoffer; Kosmetiktaschen und -koffer; Doku-
mentenkoffer, Bürokoffer, Koffer mit oder ohne Rollen; Regen-
schirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Geldbeutel, Do-
kumentenmappen, Notenmappen, Kleinlederwaren (soweit in
Klasse 18 enthalten), Schlüsseletuis;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 18 enthalten),
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insbesondere Golftaschen mit oder ohne Räder, an Skier und
Snowboards angepasste Taschen; Spiele; Spielzeug

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die Waren der Klassen 16 und 18 rich-
tet.

Am 26. November 2013 hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede
mangelnder Benutzung erhoben.

Mit Beschluss vom 29. Februar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 18 des
DPMA den Widerspruch wegen mangelnder Glaubhaftmachung der rechtserhal-
tenden Benutzung der älteren Marke zurückgewiesen. Selbst wenn die Benutzung
durch einen Dritten mit seiner Zustimmung unterstellt werde, habe der Widerspre-
chende die Benutzung der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den registrierten
Waren im maßgeblichen Zeitraum von 2011 bis 2016 nicht hinreichend glaubhaft,
insbesondere auch keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er trägt vor, sei-
nem Bestätigungsschreiben vom 8. Mai 2014 (Anlage B 1) sei zu entnehmen,
dass er dem Inhaber der Firma Zitzmann-Zentrale ein vertragliches Recht zur ex-
klusiven Nutzung der Widerspruchsmarke eingeräumt habe. Diese Firma habe für
ihn über die Plattformen www.amazon.de und www.ebay.de Moderationskoffer,
Geometrie-Körper als Lehr- und Unterrichtsmittel, Whiteboard-Folien für Tafelbil-
der, Präsentationen sowie Büro- und Schreibwarenartikel in Form von Schubla-
denboxen und Sammelordnern bzw. Aufbewahrungskartons unter der Wider-
spruchsmarke vertrieben, wie Internetausdrucke vom 17. Januar 2014 und
16. Juli 2014 belegten (Anlagen A 1 - A 4; A 17 – A 20). Dabei würden die Waren
sowohl im Internetangebot als auch im Vertrieb stets mit der Widerspruchsmarke
gekennzeichnet (Anlagen A 10 – A 11, A 15a – A 16). Zum Nachweis des Waren-
verkaufs in Höhe von insgesamt 1.053,15 € im Zeitraum Januar 2013 bis Mai 2014
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legt der Widersprechende eine Verkaufsaufstellung der Firma Zitzmann Zentrale
vor. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage A 21 Bezug genommen. Mit der
nachgereichten eidesstattlichen Versicherung des Inhabers der Firma Zitzmann-
Zentrale vom 24. Mai 2016 sei die Benutzung der Widerspruchsmarke in ausrei-
chendem Umfang belegt.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 29. Februar 2016 aufzuheben und
das DPMA anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke im
Umfang der Waren der Klassen 16 und 18 wegen des Wider-
spruchs aus der Marke 307 73 991 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, der Widersprechende habe keine ernsthafte Benutzung
der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Die vorgelegte Verkaufsaufstellung
belege nur einen sehr geringen Umsatz für einen Bruchteil der eingetragenen Wa-
ren über einen kurzen Zeitraum. Das bloße Einstellen der Angebote auf den Inter-
netplattformen „ebay“ und „amazon“ könne den tatsächlichen Warenabsatz nicht
nachweisen. Da die Widersprechende keine Lizenzeinnahmen erziele, sei ein
wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung der älteren Marke nicht er-
kennbar. Die Widersprechende habe zudem weder Rechnungen noch mit der älte-
ren Marke versehene Verpackungen oder Werbeunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


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II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftma-
chung der Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung
der Widerspruchsmarke am 26. November 2013 bestritten. Da er die Einrede der
Nichtbenutzung undifferenziert erhoben hat, ist in ständiger Rechtsprechung da-
von auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2
MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Mar-
kengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 43
Rdnr. 26; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 3. Aufl., Rdnr. 560).

a) Da die Widerspruchsmarke am 18. April 2008, mithin weniger als fünf Jahre
vor der am 12. November 2010 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der jün-
geren Marke registriert worden ist, ist die Einrede nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG zulässig. Danach hat der Widersprechende die rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entschei-
dung über den Widerspruch, also für den Zeitraum von Juni 2012 bis Juni 2017
nach Art, Ort, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen.

b) Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunk-
tion – die Ursprungsidentität der Waren, für die sie eingetragen ist, zu garantieren
– benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu si-
chern (EuGH GRUR 2003, 425 Rdnr. 38 – Ansul/Ajax; BGH GRUR 2013, 725
Rdnr. 38 – Duff Beer). Eine ernsthafte Benutzung erfordert, dass die Marke tat-
sächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist
(EuGH GRUR 2008, 343 Rdnr. 72 – 74 – Il Ponte Finanziaria/HABM
[BAINBRIDGE]).

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c) Zur Glaubhaftmachung muss von dem Widersprechenden daher konkret
angegeben und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise
für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt
hat und wie viel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detail-
lierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück-
bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezo-
gen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt
sein.

2. Der Widersprechende hat die ernsthafte Benutzung der Widerspruchs-
marke im maßgeblichen Zeitraum nach Art und Umfang nicht hinreichend glaub-
haft gemacht.

Der Widersprechende hat zum Umfang der Benutzung ausschließlich eine Auf-
stellung der Firma Zitzmann-Zentrale über Verkäufe im Zeitraum vom
1. Januar 2013 bis zum 23. Mai 2014 (Anlage A 21) vorgelegt, auf die sich auch
die nachgereichte eidesstattliche Versicherung des Firmeninhabers vom
24. Mai 2016 unter Ziffer 2.2. bezieht. Danach wurden unter der Widerspruchs-
marke fünf „Hamosons Set Arbeitszimmer A4, 7-tlg.“ für insgesamt 59,85 €, ein
„Hamosons Moderations-Koffer Compact, 1140-tlg.“ für 59,95 €, achtmal ein „Ha-
mosons Geometrie-Körper Set mit Flächenabwicklung“ für insgesamt 179,60 €
und 49mal „Hamosons Whiteboard-Folie statisch, 20 m auf Rolle“ für insgesamt
753,75 € veräußert. Die Gesamtstückzahl der verkauften Produkte macht daher
63 und der Gesamtumsatz 1.053,15 € aus, der innerhalb eines Zeitraums von
etwa 1 ½ Jahren erzielt worden ist.

Abgesehen davon, dass der Widersprechende über diese Verkäufe keine einzige
Rechnung vorgelegt und für das „Geometrie-Körper Set“ keinen Nachweis einge-
reicht hat, aus dem sich ergibt, auf welche Weise dieses Produkt oder dessen
Verpackung mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden ist, handelt es
sich um einen viel zu geringen Umsatz, um eine ernsthafte Benutzung annehmen
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zu können, zumal es sich nicht um hochpreisige Waren handelt. Ferner sind für
die letzten drei Jahre, also für den größten Teil des maßgeblichen Benutzungszeit-
raums, keine weiteren Umsatzzahlen vorgetragen und belegt worden. Die vom
17. Januar 2014 und 17. Juli 2014 stammenden Ausdrucke von Warenangeboten
auf den Internetplattformen „ebay“ und „amazon“ (Anlagen A 1 -A 4; A 17 - A 20)
lassen keinen Rückschluss auf den tatsächlichen Verkauf dieser Waren und den
damit erzielten Umsatz zu.

Die vorgenannten Umstände reichen bereits alleine aus, um zu der Schlussfolge-
rung zu gelangen, dass es an der hinreichenden Glaubhaftmachung einer ernst-
haften Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt.

Für das mangelnde wirtschaftliche Interesse des Widersprechenden, Marktanteile
für die hier in Rede stehenden durch seine Marke geschützten Waren zu behalten
oder hinzuzugewinnen, spricht zudem das Bestätigungsschreiben vom
8. Mai 2014 (Anlage B 1). Nach dessen Inhalt ist bereits im Dezember 2012
mündlich vereinbart worden, dass die Firma Zitzmann-Zentrale die Marke für die
Dauer von 24 Monaten kostenlos vermarkten dürfe und erst für eine Nutzung dar-
über hinaus eine entgeltliche Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden müsse,
andernfalls falle das Nutzungsrecht wieder an den Widersprechenden zurück. Da
der Nutzungsberechtigte die Markennutzung ausweislich der Verkaufsaufstellung
(Anlage A 21) ab dem 1. Januar 2013 aufgenommen hat, hat die kostenlose Nut-
zung mit Ablauf des 1. Januar 2015 geendet. Da der Widersprechende eine da-
nach erforderliche entgeltliche Lizenzvereinbarung mit dem Nutzungsberechtigten
weder behauptet noch vorgelegt hat, muss davon ausgegangen werden, dass seit
diesem Zeitpunkt nur noch der Widersprechende selbst zur Vermarktung befugt
war. Eigene Absatzbemühungen hat er jedoch weder vorgetragen noch nachge-
wiesen.

Mangels berücksichtigungsfähiger Widerspruchswaren kommt es auf die Frage
der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nicht mehr an.
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3. Für den notwendigen Sachvortrag zur rechtserhaltenden Benutzung und die
Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es im vorliegenden Fall
keines besonderen Hinweises durch den Senat nach § 82 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
i. V. m. § 139 ZPO. Schon die Markenstelle hat den Widerspruch wegen fehlender
Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. In seinem Schriftsatz vom
19. Oktober 2016 hat der Beschwerdegegner ausführlich dargelegt, aus welchen
Gründen auch die im Beschwerdeverfahren nachgereichte eidesstattliche Versi-
cherung zur Glaubhaftmachung nicht genügt. Der Widersprechende hat ausrei-
chend Gelegenheit gehabt, sich dazu zu äußern, nachdem seit der Zustellung die-
ses Schriftsatzes an ihn am 28. Oktober 2016 fast acht Monate vergangen sind
(vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal; 26 W (pat) 74/05 –
Crystal/cristal).


III.

Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG sind nicht gegeben.


IV.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gege-
ben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,

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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen
oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt
war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfah-
rens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit
des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge Reker Schödel

prö
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