ECLI:DE:BPatG:2017:070817B26Wpat39.16.0


BUNDESPATENTGERICHT




26 W (pat) 39/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2014 046 106.4
(hier: Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr)

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
7. August 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der
Richter Schödel und Dr. von Hartz
- 2 -
beschlossen:

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird
zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Das Wortzeichen
freifunk

ist am 5. Mai 2014 unter der Nummer 30 2014 046 106.4 zur Eintragung in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet
worden für Dienstleistungen der Klassen38, 41 und 42. Auf den patentamtlichen
Hinweis mangelnder Schutzfähigkeit hat der Anmelder sein Verzeichnis durch den
Zusatz „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen unter Ausschluss von Funk-
diensten“ am Ende der Klasse 38 und durch die Ergänzung „sämtliche vorge-
nannten Dienstleistungen ohne Bezug zu und unter Ausschluss von Funkdiensten“
am Ende der Klassen 41 und 42 beschränkt.

Mit Beschluss vom 17. November 2015 hat die Markenstelle für Klasse 38 des
DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37
Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie u. a.
ausgeführt, der bei allen Klassen aufgeführte Disclaimer „sämtliche vorgenannten
Dienstleistungen unter Ausschluss von Funkdiensten“ im neuen Verzeichnis sei
unzulässig.

- 3 -
Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er ist u. a. der Ansicht, die
Markenstelle sei im Beschluss von einem unzutreffenden Disclaimer ausgegan-
gen. Da sie ihn vor der Beschlussfassung nicht auf die Unzulässigkeit des
Disclaimers hingewiesen habe, habe sie seinen Anspruch auf rechtliches Gehör
verletzt, so dass die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen sei.

Auf den Hinweis des Senats, dass die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg
habe, hat der Anmelder diese zurückgenommen und beantragt nur noch,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet.

1. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 71 Abs. 4 MarkenG
i. V. m. § 71 Abs. 3 MarkenG auch nach Rücknahme der Beschwerde aus Billig-
keitsgründen angeordnet werden, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall
bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse ande-
rerseits unbillig erscheint. Solche Billigkeitsgründe können sich beispielsweise aus
Verfahrensfehlern wie der Verletzung rechtlichen Gehörs ergeben (BPatG
30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber).

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Markenstelle den Anspruch des Anmel-
ders auf rechtliches Gehör verletzt hat, weil sie ihn nicht vor der Beschlussfassung
auf die Unzulässigkeit des Disclaimers hingewiesen hat. Denn auch wenn insoweit
ein Verfahrensfehler vorläge, rechtfertigte er nicht die Rückerstattung der Be-
schwerdegebühr.
- 4 -
Eine Gebührenrückzahlung ist nämlich nur dann veranlasst, wenn zwischen dem
Fehlverhalten und der Beschwerdeeinlegung ein kausaler Zusammenhang der Art
besteht, dass ohne den Verfahrensfehler die Einlegung der Beschwerde unnötig
gewesen wäre (BPatG 32 W (pat) 45/06 – Chicco; 30 W (pat) 88/06 – SUPER
CUT).

Auch wenn die Markenstelle von dem bei den Klassen 41 und 42 korrekten
Disclaimer „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ohne Bezug zu und unter
Ausschluss von Funkdiensten“ ausgegangen wäre, hätte sie zu keiner anderen
Entscheidung kommen können, weil, wie im gerichtlichen Hinweis unter Zugrun-
delegung des vollständigen Disclaimers ausführlich begründet worden ist, die vor-
liegende Negativeinschränkung und die Unbestimmtheit der Formulierung „ohne
Bezug zu“ eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfanges
des Markenschutzes bewirkt hätte.

Soweit daher davon ausgegangen werden muss, dass auch bei richtiger Verfah-
rensführung inhaltlich dieselbe Entscheidung der Markenstelle ergangen wäre und
deshalb Beschwerde hätte eingelegt werden müssen, besteht keinGrund für eine
Gebührenerstattung, die lediglich als Ausnahmefall gegenüber dem Grundsatz der
vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde
anzusehen ist.


Kortge Schödel Dr. von Hartz

Pr


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