BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 94/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…











betreffend die Marke 30 2013 024 220

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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 27. März 2013 angemeldete Bezeichnung

REALFUNDUS

ist am 13. Mai 2013 unter der Nummer 30 2013 024 220 als Wortmarke für die
Dienstleistungen der

Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Be-
schaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleis-
tungen für andere Unternehmen); Entwicklung von Nutzungskonzepten für
Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht; Entwicklung von Werbe- und
Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien; Her-
ausgabe von Druckerzeugnissen auch in elektronischer Form für Werbe-
zwecke; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf
von Waren;

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Klasse 36:
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von
Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; Entwicklung von
Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht; Gebäudever-
waltung; Grundstücksverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienver-
waltung; Immobilienwesen; Schätzung von Immobilien;

Klasse 37:
Bauwesen; Installationsarbeiten.

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetra-
gen worden.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin und Widersprechende gestützt
auf ihr Unternehmenskennzeichen

Realfundus

Widerspruch erhoben. Sie verweist auf die ausweislich des eingereichten Han-
delsregisterauszugs am 15. Juni 2010 erfolgte Firmengründung und ihre seit die-
sem Zeitpunkt ausgeübte Tätigkeit unter der Bezeichnung Realfundus, zudem sei
sie Inhaberin der Internetadressen „Realfundus.de“, „RealFundus.com“ und „Re-
alFundus.eu“.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 28. März 2014 den Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeich-
nung zurückgewiesen, da die Widersprechende nicht nachgewiesen habe, dass
ihre Firmenbezeichnung über das Gebiet Berlin hinaus einen Wirkungsbereich
aufweise.
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Der Widerspruch aus dem älterem Firmenschlagwort „Realfundus“ sei zwar zuläs-
sig, da insbesondere die nach § 42 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 MarkenV
geforderten Angaben vorlägen. Ausweislich des Handelsregistereintrags werde
auch ein seit dem 15. Juni 2010 bestehendes widerspruchsgeeignetes älteres
Recht geltend gemacht. Der Widerspruch sei aber nicht begründet, weil kein Un-
terlassungsanspruch im gesamten Bundesgebiet im Sinn einer Verwechslungs-
gefahr beider Zeichen bestehe. Diesbezüglich treffe die Widersprechende die
Feststellungslast für das Vorliegen der Voraussetzungen eines auf das gesamte
Bundesgebiet bezogenen Unternehmenskennzeichens. Die Widersprechende
habe zwar die Benutzungsaufnahme ihrer geschäftlichen Bezeichnung “Realfun-
dus“ hinreichend dargelegt. Denn nach dem insoweit unwidersprochenen Vortrag,
der nach einer von Seiten der Markenstelle durchgeführten Internetrecherche
plausibel erscheint, arbeite die Widersprechende seit ihrer Gründung und Eintra-
gung im Handelsregister unter der geltend gemachten Firmierung und bewerbe
ihre Dienstleistungen auch über ihre Domains „realfundus.de“, „realfundus.com“
„realfundus.eu“ mit dem Schlagwort Realfundus. Eine seit dem Jahr 2013 beste-
hende und gegenüber der angegriffenen Marke somit ältere Firmenbezeichnung
„Realfundus“ sei damit entstanden. Allerdings sei weder vorgetragen, noch aus
den eingereichten Unterlagen ersichtlich, dass die Firmenbezeichnung einen Wir-
kungskreis über das Gebiet Berlin hinaus aufweise. Insoweit fehle es vorliegend
an einem Unterlassungsanspruch gegen die angegriffene Marke im gesamten
Bundesgebiet. Das Bestehen einer Domain für die Widersprechende mit einem
breiteren Abrufgebiet genüge hierfür nicht, solange damit ein sogenannter „kom-
merzieller Effekt“ in anderen Regionen Deutschlands nicht feststellbar sei. Damit
sei aber von einem räumlichen Geltungsbereich der Widerspruchsmarke lediglich
für das Gebiet Berlin auszugehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, eine
überregional agierende Gesellschaft mit einem Tätigkeitsbereich im gesamten
Bundesgebiet zu sein. Sie habe Geschäftspartner in ganz Deutschland und würde
ihre Dienstleistungen seit Beginn ihrer Tätigkeit über das Internet auch überregio-
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nal anbieten. Ihre Dienstleistungen würden auch von überregional ansässigen
Interessenten aus ganz Deutschland nachgesucht. Hierzu legt die Widerspre-
chende diverse Unterlagen vor. Dabei handelt es sich im Einzelnen um E-Mail-
Anfragen von Interessenten aus Österreich, München und Cottbus jeweils zu ei-
nem Bauvorhaben in Berlin Mitte vom 4. Oktober 2012 bzw. 29. September 2012
bzw. 20. März 2012 (Anlage W1) sowie um ein (Kurz)Exposé aus dem Jahr 2011
über eine Immobilie in Berlin (Anlage W 2). Die Widersprechende reicht weitere
Immobilienanfragen aus der Zeit von September 2012 bis Mai 2014 zu Berliner
Immobilien ein, die von aus verschiedenen Städten Deutschlands stammenden
Interessenten an die Widersprechende gerichtet wurden (Anlagen BF 11 bis BF 20
zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 13. April 2015). Die Richtigkeit der
hinsichtlich der Namen der Interessenten anonymisierten Unterlagen versichert
Herr L… für die Widersprechende an Eides statt. Zudem hat die
Widersprechende zum Beweis ihrer behaupteten überregionalen Geschäftstätig-
keit drei Zeugen als Beweis angeboten (Schriftsatz vom 5. Februar 2015, Bl. 40
d.A.). Die Widersprechende macht weiter geltend, die Anmeldung der jüngeren
Marke sei missbräuchlich und in der Absicht, die Beschwerdeführerin zu schädi-
gen, erfolgt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2014 in der
Hauptsache aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke
30 2013 024 220 auf ihren Widerspruch aus dem Unternehmens-
kennzeichen Realfundus hin anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
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Sie bestreitet, dass die Widersprechende überregional tätig ist und bundesweit
über Geschäftspartner verfügt. Die vorgelegten Unterlagen eigneten sich bereits
nicht zum Nachweis einer überregionalen Tätigkeit der Widersprechenden, da es
sich um bloße Anfragen handele. Im Übrigen stamme lediglich eine Anfrage aus
München und damit nicht aus dem Großraum Berlins, was als Beleg für ein über-
regionales Tätigsein aber nicht genüge. Auch die mit dem Schriftsatz der Wider-
sprechenden vom 13. April 2014 vorgelegten Unterlagen (Anlagen BF 16 bis 20)
könnten einen sogenannten kommerziellen Effekt nicht belegen, weil es sich vor-
wiegend um nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke versandte Anfragen
handele, die im Übrigen angesichts der Unkenntlichmachung von Namen/Tele-
fonnummern und Emailadressen der Interessenten nicht verwertbar seien. Die
bundesweite Abrufmöglichkeit eines Internetangebots und die - von Seiten der
Inhaberin der angegriffenen jüngeren Marke bestrittenen - Anfragen von Interes-
senten aus dem gesamten Bundesgebiet führten nicht dazu, dass von einem über-
regionalen Wirkungsbereich eines ganz überwiegend in Brandenburg und Berlin
tätigen Unternehmen ausgegangen werden könne und begründe keinen bundes-
weiten Unterlassungsanspruch der Widersprechenden.

Ein Antrag auf Durchführung der mündlichen Verhandlung ist von keiner der
beiden Beteiligten gestellt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 36 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren
Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist
nicht begründet. Die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA hat den Widerspruch
aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen zu Recht gemäß § 43
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Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen, weil diesem Kennzeichen jedenfalls zum
maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nur ein regio-
naler Schutz zugestanden werden kann, der keinen bundesweiten Unterlassungs-
anspruch der Widersprechenden aufgrund ihres Unternehmenskennzeichen Re-
alfundus gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. §§ 12, 5, 15 Abs. 4 i. V. m.
Abs. 2 MarkenG begründet. Die Beschwerde der Widersprechenden war daher
zurückzuweisen.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kann der Widerspruch auf eine geschäftliche
Bezeichnung mit älterem Zeitrang nach § 5 in Verbindung mit § 12 MarkenG ge-
stützt werden. Ein Löschungsanspruch besteht, wenn ein anderer vor dem für den
Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag Rechte an einer geschäftli-
chen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG erworben hat und diese ihn berech-
tigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundes-
republik Deutschland zu untersagen (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. Mai 2014,
30 W (pat) 26/12, Beschluss vom 3. Februar 2016, 29 W (pat) 25/13 – die Ent-
scheidungen sind über die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich; siehe
diesbezüglich auch die Rechtsprechung zur Frage eines schutzwürdigen Besitz-
standes im Zusammenhang mit bösgläubigen Markenanmeldungen und der ein-
geschränkten Verbietungsrechte bei nur räumlich bzw. regional begrenzten Unter-
nehmenskennzeichen BGH GRUR 2016, 378 Rn. 19 ff. – LIQUIDROM; vgl. auch
Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 12 Rn. 4).
Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren grundsätzlich geltenden Amts-
ermittlungs- bzw. Untersuchungsgrundsatzes obliegt es in den Fällen, in denen ein
Widerspruch aus einem nicht registrierten, sondern durch Benutzung entstande-
nen Recht erhoben wurde, dem Widersprechenden, die Voraussetzungen für das
Entstehen des älteren Rechts, seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem
Recht darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen (vgl. BPatG Beschluss vom
4. Juni 2014, 26 W (pat) 88/13, Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 42 Rn. 59,
60). Auch wenn der Gesetzgeber es im Zusammenhang mit den nach dem Patent-
rechtsmodernisierungsgesetz vom 31. Juli 2009 zum 1. Oktober 2009 u. a. neu in
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das Markengesetz eingeführten Widerspruchsgründen nach § 42 Abs. 2 Nr. 4
MarkenG unterlassen hat, ausdrücklich spezielle und praktikable Verfahrensrege-
lungen hierzu einzuführen, kann es nach Auffassung des Senats keinem vernünfti-
gen Zweifel unterliegen, dass in Bezug auf das Bestehen bzw. die Existenz von
nicht registrierten Widerspruchsrechten nicht der Untersuchungsgrundsatz nach
§ 73 Abs. 1 MarkenG, sondern der zivilprozessuale Beibringungsgrundsatz gilt.
Anders als bei einem Registerrecht, dessen Geltung aufgrund der Registerlage für
das Gericht zweifelsfrei vorgegeben ist in Bezug auf das Widerspruchszeichen
einschließlich der dafür geschützten Waren und Dienstleistungen, existiert bei ei-
nem nicht registrierten Kennzeichen nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG keine ent-
sprechend gesicherte Entscheidungsgrundlage in Bezug auf die maßgeblichen
verwechslungsrelevanten Umstände, insbesondere Identität oder Ähnlichkeit der
Waren, Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie Kennzeichnungskraft und der
daraus folgende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Die die Widerspruchs-
marke betreffenden Teile der maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen können in
Fällen des § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nur die Widersprechenden, in deren Sphäre
sie liegen und die den entsprechenden Zugang dazu haben, selbst liefern. Inso-
fern ist die Situation vergleichbar mit der bei zulässig erhobener Nichtbenutzungs-
einrede. Die Benutzungsfragen in Bezug auf die Widerspruchsmarken unterstehen
nach allgemeiner Auffassung dem Beibringungsgrundsatz, d. h. der Widerspre-
chende muss substantiiert zur Benutzung seiner Marke vortragen und diesen Vor-
trag nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und/oder Satz 2 MarkenG glaubhaft machen
(= Beweisführung, die dem Gericht einen geringeren Grad von Wahrscheinlichkeit
vermitteln soll als dies beim Strengbeweis der Fall ist). Die Ausgangssituation bei
einem Widerspruch aus einer Benutzungsmarke gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m.
§ 4 Nr. 2 MarkenG entspricht weitgehend der bei zulässig erhobener Nichtbenut-
zungseinrede in Bezug auf eine Registermarke, wobei es bei der Benutzungs-
marke – anders als bei der Nichtbenutzungseinrede in Bezug auf ein Register-
recht – bei den Benutzungsfragen nicht nur um die Benutzung eines existenten
Rechts geht, sondern darum, ob aufgrund der Benutzung überhaupt ein entspre-
chendes Recht entstanden bzw. existent geworden ist. Wenn im Widerspruchs-
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verfahren bei streitiger Benutzung einer existenten Marke schon die Benutzungs-
fragen dem Beibringungsgrundsatz unterstellt werden, muss dies erst recht für die
markenexistenzbegründende Benutzung einer Benutzungsmarke gelten. Weitge-
hend ähnlich ist auch die Ausgangssituation bei Widersprüchen aus geschäftli-
chen Bezeichnungen gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. §§ 12, 5 MarkenG. Dort ist
die Existenz eines widerspruchsgeeigneten Rechts von einem bundesweiten Un-
tersagungsanspruch abhängig, der bundesweite bzw. zumindest relevante über-
regionale geschäftliche Aktivitäten verlangt.

Das bedeutet, dass der Widersprechende im Verfahren die Existenz eines solchen
Rechts und im Falle des Widerspruchs aus einer geschäftlichen Bezeichnung
auch die weiteren Voraussetzungen für den bundesweiten Untersagungsan-
spruch, der bundesweite bzw. zumindest relevante überregionale geschäftliche
Aktivitäten verlangt, darzulegen und im Bestreitensfalle zu beweisen hat (siehe zu
dieser Problematik auch Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 42
Rn. 58, 59, die trotz Anwendung bzw. Beibehaltung des Untersuchungsgrundsat-
zes aufgrund der Darlegungs- und Mitwirkungspflicht der Beteiligten und über die
Feststellungslast praktisch zu demselben Ergebnis kommt; siehe zur Frage, ob für
die Existenz von Rechten nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG Glaubhaftmachung
ausreicht oder Vollbeweis zu fordern ist, Hacker in GRUR 2010, 99, 101).


1. Nach den vorgelegten Unterlagen ist von einem prioritätsälteren unterschei-
dungskräftigen Kennzeichen der Widersprechenden auszugehen. Zum relevanten
Kollisionszeitpunkt, dem Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am
27. März 2013, hat für die Widersprechende ein Unternehmenskennzeichenrecht
im Sinn des § 5 Abs. 2 MarkenG an der geschäftlichen Bezeichnung Realfundus
bestanden und zwar für die Geschäftsfelder Ankauf, Verkauf, Verwaltung, Ver-
mittlung von Grundstücken, Wohnungs- oder Teileigentumseinheiten sowie sons-
tiger Immobilien. Dieses Unternehmenskennzeichen besteht auch noch zum Zeit-
punkt der Entscheidung über den Widerspruch. Denn die Widersprechende tritt
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unter der abgekürzten Form „Realfundus“ ihres Firmennamens im geschäftlichen
Verkehr auf (§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) und bietet Dienstleistungen im Immobili-
enbereich an.

2. Der Anspruch auf Löschung der eingetragenen Marke gemäß § 12 Mar-
kenG setzt aber voraus, dass die Widersprechende Rechte an einer geschäftli-
chen Bezeichnung im Sinne des § 5 MarkenG zum Zeitpunkt der Anmeldung (§ 33
Absatz 1 MarkenG = 27. März 2013) der eingetragenen jüngeren Marke erworben
hat, die die Inhaberin dazu berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke
im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (Schalk in:
Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht,
3. Aufl., § 5 MarkenG Rn. 20). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass
die Kennzeichenrechte nach § 5 MarkenG auch in nur geographisch begrenztem
Umfang bestehen können. Solche territorial beschränkten Rechte sollen aber auch
nur zu einem Benutzungsverbot innerhalb des jeweiligen geographischen Gebiets
führen, nicht jedoch zur Löschung eines bundesweit geltenden prioritätsjüngeren
Registerrechts (Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 12 Rn. 17 m. w. N.).

Die Widersprechende hat ihren Sitz in Berlin (Ziffer 2 b. des Handelsregisteraus-
zugs) und verkauft und vermittelt ausweislich der von ihr eingereichten Unterlagen
Immobilien in bzw. rund um Berlin (vgl. dazu die eingereichten Anlagen der Wider-
sprechenden: Anlage W 1: Bau Areal/Baugrundstücke Berlin Mitte; Anlage BF 11,
BF 12, BF 15: Berlin Spandau, Anlage BF 13, BF 14: Berlin Grunewald). Soweit
die Widersprechende Anfragen von Kaufinteressenten einreicht, die nach dem
Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 27. März 2013 liegen (An-
lagen BF 16 - BF 20) sind diese Unterlagen ohnehin schon deshalb nicht mit ein-
zubeziehen, weil es insoweit bei der Frage nach dem bundesweiten Untersa-
gungsanspruch aufgrund bundesweiter bzw. zumindest relevanter überregionaler
geschäftlicher Aktivität nur auf den Zeitraum vor der Anmeldung der angegriffenen
Marke ankommt. Nur wenn zu diesem Zeitpunkt bereits ein entsprechendes bun-
desweites Verbietungsrecht bestanden hat, kann überhaupt von einem relevanten
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prioritätsälteren Zeichenrecht im Sinn des § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG ausgegan-
gen werden (siehe zur ähnlichen Frage des maßgeblichen Zeitpunkts bei der Be-
rücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im registerrechtlichen Wi-
derspruchsverfahren Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 211 m. w. N.).
Der räumliche Schwerpunkt der Dienstleistungserbringung der Widersprechenden
bezieht sich ausweislich der Unterlagen auf Immobilien, die sich in Berlin und der
näheren Umgebung von Berlin befinden. Eine Ausdehnung der Dienstleistungstä-
tigkeit auf außerhalb von Berlin konnte die Widersprechende nicht nachweisen.
Soweit sie behauptet, Geschäftspartner in ganz Deutschland zu haben, hat die
Widersprechende einen entsprechenden Nachweis nicht geführt.
Soweit die Widersprechende anführt, über das Internet würden die Dienstleistun-
gen in ganz Deutschland angeboten und die Dienstleistungen würden von Interes-
senten aus ganz Deutschland in Anspruch genommen, genügt dies allein für die
Annahme eines überörtliches Wirkungsgebiets des Dienstleisters nach der Recht-
sprechung aber nicht, zumal die deutschland- bzw. weltweite Aufrufbarkeit von
Internetseiten aus technischen Gründen die zwangsläufige Konsequenz eines
Internetauftritts ist. Das gilt für den Internetauftritt eines lokalen Gastronomiebe-
triebs mit seiner Speisekarte in gleicher Weise wie für ein tatsächlich weltweit
agierendes Unternehmen. Insoweit reicht für eine Erweiterung des räumlichen
Wirkungskreises nicht nur die bloße Abrufbarkeit eines Internetangebots in ganz
Deutschland, erforderlich ist vielmehr eine Benutzung, die darüber hinaus überre-
gional einen kommerziellen Effekt entfaltet (vgl. hierzu BGH NJW-RR 2012, 943
Rn. 36 – OSCAR; BGH GRUR 2006, 159, 160 Rn. 18 – hufeland.de; GRUR 2005,
262, 263 f.– soco.de; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 5 Rn. 70). Eine über
die reine Abrufbarkeit und die daran anknüpfende Kontaktaufnahme (für die Inan-
spruchnahme von in Berlin zu erbringenden und auf Berliner Immobilien bezoge-
nen Dienstleistungen) hinausgehende wirtschaftliche überregionale Aktivität, ins-
besondere ein darüber hinausgehender kommerzieller Effekt in anderen Regionen
Deutschlands, ist aber nicht dargetan und auch nicht aus den vorgelegten Unter-
lagen ersichtlich. Denn dazu bedürfte es auch wirtschaftlich relevanter Auswirkun-
gen außerhalb von Berlin, etwa in Bezug auf ein Angebot von Immobilien außer-
- 12 -
halb des Großraums Berlin. Besteht der Gegenstand des betreffenden Unterneh-
mens beispielsweise gerade im Angebot internetspezifischer Dienstleistungen
(zum Beispiel bei dem Betrieb einer Internet-Plattform), ist ein solcher bundes-
weiter kommerzieller Effekt in der Regel gegeben (OLG Hamburg GRUR-RR
2005, 383 Rn. 135 f. - abebooks), wohingegen das Bewerben eines ausländischen
Hotelbetreibers seiner Leistungen über das Internet und in deutscher Sprache als
nicht ausreichend angesehen wurde, da die Dienstleistungen nur im Ausland er-
bracht werden können (vgl. auch BGH, GRUR 2005, 431, 433 – HOTEL
MARITIME). So verhält es sich auch bei den Widerspruchsdienstleistungen, die
sich auf den Verkauf, die Vermietung oder die Verwaltung von Immobilien bezie-
hen, die sich in Berlin befinden und deren darüberhinausgehende Wirkung für das
Bundesgebiet allein in einer bundesweiten Abrufbarkeit besteht.
Soweit die Widersprechende behauptet, dass sie überregionale Geschäftstätig-
keiten vor dem Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke entfaltet habe und
hierfür Zeugenbeweis anbietet, ist dieser Sachvortrag unsubstantiiert. Die ent-
sprechende Einvernahme von Zeugen ohne konkrete Benennung des zu bewei-
senden Sachverhalts würde nur zu einer unzulässigen Ausforschung führen. So-
weit es um den Bestand vermeintlich prioritätsälterer Unternehmenskennzeichen
geht, gilt – wie bereits ausgeführt – auch im markenrechtlichen Verfahren im vol-
len Umfang der Beibringungsgrundsatz und nicht der Untersuchungsgrundsatz
gemäß § 73 Abs. 1 MarkenG. Soweit die Widersprechende in diesem Zusammen-
hang um einen Hinweis des Gerichts gebeten hat, war ein solcher Hinweis nicht
veranlasst. Das Fehlen einer überregionalen Geschäftstätigkeit der Widerspre-
chenden war der wesentliche Grund für die Zurückweisung des Widerspruchs
durch das DPMA und stand auch im Beschwerdeverfahren erkennbar im Streit.
Die Widersprechende hat diesen Gesichtspunkt weder übersehen noch für uner-
heblich gehalten, so dass insoweit auch keine entsprechenden Hinweise nach
§ 82 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO veranlasst waren.

Soweit die Widersprechende schließlich noch anführt, die jüngere Marke sei miss-
bräuchlich angemeldet worden, und sie damit das Schutzhindernis bzw. den Lö-
- 13 -
schungsgrund des § § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG geltend macht, kann der Wider-
spruch darauf nicht gestützt werden. Die Frage, ob die Markenanmeldung bös-
gläubig nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG erfolgt ist, stellt ein Schutzhindernis dar,
das im Rahmen der Schutzfähigkeitsprüfung vor Eintragung der Marke geprüft
wird. Die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke ist nicht Prüfungsgegenstand
im Widerspruchsverfahren. Denn die Widerspruchsgründe sind in § 42 Abs. 2
MarkenG abschließend geregelt (vgl. BPatG Beschluss vom 25. Juni 2014,
28 W (pat) 572/12; Ingerl/Rohnke, 3. Auflage, § 42 Rn. 35; Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 42 Rn. 63). Die Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke kann nur in
einem (kostenpflichtigen) Antrag auf Löschung nach §§ 54, 50 i. V. m. § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG wegen Nichtigkeit geltend gemacht werden. Im Übrigen wäre
auch in einem solchen Zusammenhang ein Unternehmenskennzeichen erforder-
lich, das nicht nur regionalen, sondern bundesweiten Schutz genießt (vgl. dazu
BGH, GRUR 2016, 378 - LIQUIDROM).

Der Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

3. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

4. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden
werden. Eine solche war weder von den Beteiligten beantragt noch aus Gründen
der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

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III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


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