BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



25 W (pat) 92/14
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
23. Februar 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2012 054 048
(hier: Löschungsverfahren S 200/13)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 23. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll sowie der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 18. Oktober 2012 angemeldete Wort-Bildgestaltung



ist am 18. Dezember 2012 für die Waren

Klasse 3:
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5:
Hygienepräperate für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial
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unter der Nummer 30 2012 054 048 als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Am 10. Juli 2013 hat die Antragstellerin die Löschung der Marke gemäß § 50
Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG mit der Begründung der Bös-
gläubigkeit der Anmelderin bei der Anmeldung beantragt. Zur Begründung der
Bösgläubigkeit hat die Antragstellerin ausgeführt, die Markeninhaberin habe die zu
der für die Antragstellerin in Irland eingetragenen identische angegriffene Marke
mit dem Ziel angemeldet, den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin zu
stören und deren gewerbliche Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland zu be-
hindern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihr am
26. September 2013 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 7. November 2013,
eingegangen am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, widerspro-
chen.

Mit Beschluss vom 4. April 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts den Löschungsantrag ohne Kosten aufzuerlegen zurück-
gewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, eine bösgläubige Anmeldung habe nicht vorgele-
gen, denn nach dem derzeitigen Vortrag der Antragstellerin seien besondere Um-
stände, die das Verhalten der Markeninhaberin als bösgläubig erscheinen lassen,
nicht gegeben. Zwar bestehe zwischen den Beteiligten Einigkeit darüber, dass die
Markeninhaberin die identische irische Markeneintragung der Antragstellerin für
ähnliche und identische Waren zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung gekannt habe und
dass letztere nicht über einen formalen Kennzeichenschutz in Deutschland ver-
füge. Streitig sei, ob die Antragstellerin im Anmeldezeitpunkt einen schutzwürdi-
gen Besitzstand an dem Zeichen innegehabt habe. Nach dem bisherigen Vortrag
der insoweit mitwirkungs- und darlegungspflichtigen Antragstellerin zu der Vorbe-
nutzung des Zeichens könne ein schutzwürdiger Besitzstand nicht festgestellt
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werden, insbesondere fehlten Angaben zum Umfang und der Dauer des Vertriebs
von mit der Marke gekennzeichneten Waren in Deutschland. Auch fehle es an
ausreichendem Vortrag zum Umfang der Zeichennutzung in Irland, so dass auch
nicht von einem Besitzstand aufgrund einer ausländischen Vorbenutzung ausge-
gangen werden könne. Weitere Anhaltspunkte, die erkennen ließen, dass das
Verhalten der Markeninhaberin in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wett-
bewerblichen Entfaltung der Antragstellerin gerichtet und nicht auf die Förderung
des eigenen Wettbewerbs bezogen war und dieses insoweit bösgläubig erschei-
nen lassen, fehlten ebenso wie Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die
eingetragene Marke bereits gegen die Antragstellerin eingesetzt habe.

Gegen den ihr am 29. April 2014 zugestellten Beschluss der Markenabteilung hat
die Löschungsantragstellerin am 29. Mai 2014 unter gleichzeitiger Erteilung eines
SEPA-Basislastschriftmandats Beschwerde eingelegt.
Sie verweist auf ihren bisherigen Vortrag im Löschungsverfahren. Danach sei sie
Inhaberin der am 7. August 2007 in Irland für die Waren „Klasse 3: Kosmetik,
nämlich falsche Augenlider, Öl für kosmetische Zwecke, Detoxifikations-Pads“ an-
gemeldeten und am 30. April 2008 registrierten mit der angegriffenen Marke iden-
tischen Wort-/Bildmarke 237 484. Zwischen der Antragstellerin und der Firma F…
… GmbH sei am 22. Dezember 2011 ein Vertrag über den Vertrieb
von Kosmetika der Antragstellerin durch die F… GmbH in
Deutschland geschlossen worden. Geschäftsführer dieses seit Mai 2012 insol-
venten und mittlerweile aufgelösten Unternehmens sei Herr E… ge-
wesen. Mitarbeiterin dieser Firma sei die nun für die Markeninhaberin gegenüber
der Antragstellerin agierende Ehefrau des früheren Geschäftsführers, Frau
E…, gewesen. Diese habe der Antragstellerin am 3. Mai 2012
mitgeteilt, dass die Firma F… nicht mehr bestehe, sich für die
Antragstellerin aber nichts ändere, da sie und ihr Vater, Herr W…, eine
neue Firma gründen würden. Am 14. Mai 2012 habe Frau E… die
Antragstellerin darüber informiert, dass die neu gegründete Firma M…
GmbH heiße und sie unter der Domain „thetoxictwins.de“ tätig werde, sie habe auf
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die Notwendigkeit eines neuen Vertrags zwischen den Parteien hingewiesen und
um Mitteilung des Preises für den Bezug der Produkte der Antragstellerin gebeten.
Mit einer Email vom 4. Januar 2013 habe Frau E… der Antragstellerin
dann als Antwort auf Neujahrswünsche der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie
zukünftig die Waren direkt in China beziehen werde. Die Antragstellerin habe
durch den Vertrieb von mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkten
einen schutzwürdigen Besitzstand in Deutschland geschaffen, den die Markenin-
haberin kannte, da ihre Rechtsvorgängerin von der Löschungsantragstellerin be-
liefert worden sei. Die Beteiligten hätten einen neuen Vertriebsvertrag abschließen
wollen. Seitdem für die Markeninhaberin die angegriffene Marke eingetragen sei,
sei eine Bestellung der Markeninhaberin bei der Antragstellerin nicht mehr erfolgt.
Der Besitzstand der Antragstellerin werde gestört, weil sie ihre Produkte in
Deutschland nicht weiter vertreiben könne. Ein berechtigtes Interesse der Mar-
keninhaberin an der Anmeldung fehle, so dass eine Bösgläubigkeit zu bejahen sei.
Diesen Vortrag ergänzt die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin im
Beschwerdeverfahren durch Vorlage von Rechnungen und Lieferscheinen, die
zeigten, dass sie seit Oktober 2010 über eine inländische Firma (D…-
… GmbH) ein zur angegriffenen Marke identisches Kennzeichen Toxic Twins
für Produkte zur Körper- und Schönheitspflege und Hygienepräparate in Deutsch-
land verwendet und mit den so gekennzeichneten Waren im Zeitraum vom
12. Oktober 2010 bis zum 22. November 2011 einen Großhandelsumsatz von
etwa … Euro erzielt habe. An die Firma F… GmbH sei nur
eine Lieferung erfolgt, an deren Nachfolgerin und gleichzeitige Rechtsvorgängerin
der Markeninhaberin, die M…, zwei Lieferungen mit entsprechenden
Rechnungen vom März und Mai 2012. Ein Lizenzangebot sei der Markeninhaberin
mit einem Vertragsentwurf vom 14. Juni 2012 gemacht worden.

Die Markeninhaberin habe die angegriffene Marke am 21. Dezember 2012 auch in
Großbritannien angemeldet, die auf die Anmeldung erfolgte Eintragung sei mit
einer Entscheidung des C… vom 8. Oktober 2014 für ungültig
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erklärt worden, da die Benutzung der Marke gegen das Urheberrecht verstoße,
das der T… Ltd und damit der hiesigen Antragstellerin zustehe.

Die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. April 2014 aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke 30 2012 054 048 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Löschungsantragstellerin
die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin bestreitet sowohl, dass die Antragstellerin im genannten Zeit-
raum Produkte nach Deutschland geliefert hat, als auch dass diese mit der streit-
gegenständlichen Bezeichnung versehen und in Deutschland in den Verkehr ge-
bracht worden seien. Ein substantiierter Vortrag hierzu fehle, allein die Vorlage
von Lieferscheinen gebe über die weitere Vermarktung und den Weitervertrieb der
Produkte keinerlei Aufschluss. Auch sei der mit den Waren erzielte pauschal und
unsubstantiiert behauptete Großhandelsumsatz von über … Euro nicht nach-
gewiesen. Für einen schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin fehle bereits
eine hinreichende Bekanntheit der Marke. Der Markeninhaberin sei nicht bekannt
gewesen, dass die Antragstellerin nach dem Ende der geschäftlichen Beziehun-
gen die Marke in Deutschland habe verwenden wollen, sie habe auch niemals
versucht, die Antragstellerin vom deutschen Markt auszusperren. Die Marke sei
angemeldet worden, um den eigenen Umsatz zu fördern und zur Absicherung der
zuvor erfolgten Benutzungshandlungen.

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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug
genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde der Löschungsantragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Auch
aus den im Beschwerdeverfahren zusätzlich vorgelegten Unterlagen sind die Vo-
raussetzungen für den Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung
i. S. d. § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht hinreichend
dargetan und auch ansonsten nicht ersichtlich oder feststellbar. Insoweit teilt der
Senat die Auffassung der Markenabteilung.

1. Zunächst ist festzustellen, dass die Voraussetzung für die Durchführung des
Löschungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG
erfüllt ist, nachdem die Markeninhaberin dem ihr am 26. September 2013 zuge-
stellten Löschungsantrag mit am 7. November 2013 beim DPMA eingegangenem
Schriftsatz fristgerecht innerhalb der zweimonatigen Frist des § 54 Abs. 2 Satz 3
MarkenG widersprochen hat.

2. Eine Markeneintragung ist zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung
der Marke bösgläubig war. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszu-
gehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit un-
lauter erfolgte. Hierbei ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffe-
nen Marke abzustellen (EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 35, 53 – Lindt & Sprüng-
li/Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 50, Rdn. 14), also vor-
liegend auf den 18. Oktober 2012. Allerdings handelt ein Markenanmelder nicht
bereits dann unlauter, wenn er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für glei-
che Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichnungsschutz erworben
zu haben; vielmehr müssen auf Seiten des Markenanmelders besondere Um-
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stände hinzutreten, die die Zeicheneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sit-
tenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin begründet sein, dass
der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands eines Vorbenutzers
ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die glei-
che oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel oder der Ab-
sicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Kennzeichen
eintragen lässt oder der Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke ent-
stehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweck-
fremd als Mittel das Wettbewerbskampfes einsetzt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR
2016, 378 – Liquidrom; GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca; GRUR 2004,
510 - S-100; GRUR 2005, 414 - Russisches Schaumgebäck; GRUR 2005,
581 - The Colour of Elegance; GRUR 2009, 780 Rn. 11 - Ivadal).

Eine Bösgläubigkeit der Markenanmeldung kann sich - unabhängig von dem Be-
stehen eines vorherigen Besitzstandes eines Dritten - auch daraus ergeben, dass
der Anmelder ein Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintra-
gen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (vgl. EuGH, GRUR
2009, 763 Rn. 43 - Lindt & Sprüngli/Hauswirth). Davon kann auch bei einer Mar-
kenanmeldung zu Spekulationszwecken auszugehen sein (vgl. BGH GRUR 2001,
242, 244 - Classe E; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rn. 38).

Die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum
Eintragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 MarkenG trifft den Antragsteller des Lö-
schungsverfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Rn. 48 - Rocher-Kugel;
GRUR 2009, 669, Tz. 31 - Post II; vgl. dazu auch BPatG GRUR 2015, 796, 803
unter Gliederungspunkt II. 2. e) bb) (3) - Farbmarke Rot - HKS 13 [Sparkassen-
Rot II]).

a. Bei Anwendung dieser Grundsätze kann die Markenanmeldung nicht als bös-
gläubig angesehen werden. Zum Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke am
18. Oktober 2012 bestand kein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin an
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der angegriffenen Marke in Deutschland. Die Annahme eines schutzwürdigen Be-
sitzstands setzt eine durch hinreichende Marktpräsenz folgende Bekanntheit der
Kennzeichnung im Inland voraus (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom; Strö-
bele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 877; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
3. Auflage, § 8 Rn. 308). Das erfordert, dass der Vorbenutzer das betreffende Zei-
chen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in
Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke benutzt und das
Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat.

Eine Geschäftstätigkeit der Antragstellerin und Vorbenutzung der Marke in
Deutschland durch sie selbst ist unstreitig nicht erfolgt. Ausreichende Hinweise
dafür, dass ein Besitzstand eines Dritten, beispielsweise der D…
GmbH oder der F… GmbH, als Vertriebspartner der Antragstelle-
rin entstanden ist, der der Antragstellerin zu Gute kommt, fehlen aber ebenso.
Zwar hat die Antragstellerin 6 Rechnungen über die Lieferung von laut der Rech-
nung „dream on! 5 night program“, “dream on!sleep on it detox 5 night“ Detox-
Pads an eine Firma D… GmbH datierend von November 2010 bis
November 2011 sowie 3 Rechnungen für den Zeitraum von Dezember 2011 bis
Mai 2012 über Lieferungen an die F… GmbH bzw. die Vorgänge-
rin der Markeninhaberin, die M…, und damit für den Zeitraum vor der
Markenanmeldung der Markeninhaberin vorgelegt. Daraus geht aber bereits nicht
ausreichend hervor, ob und mit welcher Kennzeichnung die Waren vertrieben
worden sind und soweit eine Kennzeichnung auf dem als Anlage zum Schriftsatz
der Antragstellerin vom 14. November 2014 beigefügten Beutel, der mit der Marke
versehen ist, unterstellt wird, von wem, wie viele und wo die so gekennzeichneten
Waren in welchem Zeitraum in Deutschland tatsächlich vertrieben worden sind.
Aber auch wenn unterstellt wird, dass eine Verwendung der Marke im Zusam-
menhang mit Detox-Pads in Deutschland stattgefunden hat, erweist sich der von
der Antragstellerin bezifferte Großhandelsumsatz von etwa … Euro als zu ge-
ring, als dass sich dadurch in einem nennenswerten relevanten Umfang eine Vor-
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stellung des Verbrauchers dahin entwickeln konnte, dass die Kennzeichnung auf
ein Unternehmen bzw. auf die Löschungsantragstellerin hinweist.

b. Allein der Umstand, dass die Antragstellerin seit dem Jahr 2007 Inhaberin
eines zu der angegriffenen Marke nahezu identischen Zeichens in Irland ist und
die Markeninhaberin davon auch Kenntnis hatte, begründet nicht eine Bösgläubig-
keit der Inhaberin der angegriffenen Marke. Wegen des im Markenrecht geltenden
Territorialitätsgrundsatzes (vgl. auch Art. 6 PVÜ) ist es an sich grundsätzlich recht-
lich unbedenklich, wenn im Inland ein Zeichen als Marke in Kenntnis des Um-
stands angemeldet wird, dass ein anderer dasselbe Zeichen im Ausland als Marke
für gleiche oder sogar identische Waren benutzt (GRUR 2008, 160 Rn. 19 –
CORDARONE, m. w. Nachw.). Als besondere Umstände, die zur Kenntnis von der
Benutzung im Ausland hinzutreten und das Verhalten des Anmelders als bösgläu-
big erscheinen lassen können, kommen wegen des markenrechtlichen Territoria-
litätsgrundsatzes nur solche Sachverhalte in Betracht, die einen hinreichenden
Inlandsbezug haben. Auch ohne einen inländischen Besitzstand eines Vorbenut-
zers kann die Anmeldung einer Marke dann als bösgläubig zu beurteilen sein,
wenn der Anmelder den Inhaber eines wertvollen ausländischen Zeichens, der
dieses demnächst auch auf dem inländischen Markt benutzen will, daran durch die
mit der Eintragung der angemeldeten Marke verbundene zeichenrechtliche Sperre
hindern will (GRUR 2008, 160 Rn. 21 – CORDARONE, m. w. Nachw.). Vorliegend
fehlt bereits ein Vortrag der Antragstellerin zu einer Geschäftstätigkeit und der Be-
nutzung ihres Zeichens in Irland.

c. Auch die Umstände, die zu den gescheiterten vertraglichen Vereinbarungen
der Beteiligten führten, rechtfertigen nicht die Annahme eines bösgläubigen Ver-
haltens der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung. Weder die Bekundung
der Markeninhaberin im Mai 2012 und damit vor der Anmeldung der angegriffenen
Marke, den Vertrieb der Waren, der mit der F… GmbH vereinbart
war, in gleicher Weise weiterführen zu wollen, noch die Anbahnung entsprechen-
der vertraglicher Beziehungen, die offenbar in ein vom 14. Juni 2012 datierendes
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Vertragsangebot zwischen der Markeninhaberin als Vertriebspartnerin und der
Antragstellerin als Lieferantin mündeten und das nicht angenommen wurde, be-
gründen ein markenrechtlich zu missbilligendes Verhalten der Markeninhaberin im
Sinn einer Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG. In den ursprünglichen
mit der F… GmbH bestehenden Lizenzvertrag, der einen Passus
enthielt, dass der Vertriebspartner keine Markenrechte geltend machen darf (An-
lage ASt3 zum Schriftsatz vom 10. Juli 2013, S 13 ff., Ziffern 6.3 und 6.4) ist die
Markeninhaberin nicht eingetreten, auch ist sie nicht die Rechtsnachfolgerin der
F… GmbH.

d. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Markeninhaberin mit Behinderungsab-
sicht, d. h. ohne ernsthaften eigenen Benutzungswillen die Marke nur angemeldet
hat, um andere an der Benutzung der Marke zu hindern.

Aus dem Vortrag der Markeninhaberin und den diesen insoweit nachvollziehbar
stützenden Unterlagen der Antragstellerin ergibt sich, dass die Markeninhaberin
hauptsächlich aus finanziellen Erwägungen kein Interesse mehr daran hatte, das
aus China stammende Produkt über die Antragstellerin zu beziehen, vielmehr
teilte sie der Antragstellerin mit, die Waren zukünftig direkt (kostengünstiger) vom
Hersteller aus China zu beziehen (Anlage ASt 11 zum Schriftsatz der Antragstelle-
rin vom 10. Juli 2013). Anhaltspunkte dafür, dass sie nach der Markenanmeldung
die Antragstellerin aus der für sie registrierten Marke in Anspruch genommen hat
oder Versuche unternommen, diese vom deutschen Markt auszuschließen, fehlen.
Dass es der Markeninhaberin zum Anmeldezeitpunkt in subjektiver Hinsicht aus-
schließlich oder vorwiegend um die rechtsmissbräuchliche Störung der Antrag-
stellerin ging, steht nach der erforderlichen Gesamtwürdigung der maßgeblichen
Umstände nicht fest.

e. Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin und Antragstellerin, wo-
nach durch die Verletzung von Urheberrechten an der Markengestaltung, die der
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Antragstellerin zustünden, eine Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung zu se-
hen sei, kann der Beschwerde nicht zum Erfolg verhelfen. Insoweit verweist die
Antragstellerin auf die Löschung der für die Inhaberin der angegriffenen Marke in
dem Vereinigten Königreich eingetragenen Marke aufgrund bestehenden Urheber-
rechts der Antragstellerin durch die Entscheidung des Comptroller-General vom
8. Oktober 2014.

Der weder in der Markenrechtsrichtlinie noch im Markengesetz gesetzlich defi-
nierte Begriff der Bösgläubigkeit bedarf einer eigenständigen kennzeichenrechtli-
chen Auslegung (vgl. AmtlBegr, BlfPMZ 1994, Sonderheft S. 73 zu § 21 I und
S. 89; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 843, 844 m. w. Nachw.). Dabei haben
sich in ständiger Rechtsprechung im Wesentlichen verschiedene Fallgruppen
einer bösgläubigen Markenanmeldung entwickelt (vgl. hierzu auch BGH, GRUR
2014, 780 - LIQUIDROM). Der Begriff der Bösgläubigkeit knüpft insoweit an den
wettbewerbsrechtlichen Lauterkeitsbegriff an, so dass entsprechende Grundsätze
des allgemeinen Wettbewerbsrechts zur Beurteilung der Bösgläubigkeit heran-
gezogen werden – ohne dass dabei aber die Unterschiede zwischen den außer-
zeichenrechtlichen Löschungsansprüchen und den zeichenrechtlichen Löschungs-
ansprüchen außer Betracht bleiben (Ströbele/Hacker, a. a. O. § 8 Rn. 844) oder
dass eine mögliche Verletzung eines Urheberrechts unter den Begriff der mar-
kenrechtlichen Bösgläubigkeit subsumiert werden kann. Fragen einer möglichen
Verletzung des Urheberrechts durch eine Markenanmeldung sind der außermar-
kenrechtlichen Löschungsklage und damit der Überprüfung der ordentlichen
Gerichte vorbehalten. Anlass für eine Prüfung der Voraussetzungen einer Urhe-
berrechtsverletzung als eine Fallgruppe der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG bestehen insoweit nicht.

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

3. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß
§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.
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Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst zu tragen. Eine
Kostenauferlegung auf einen der Beteiligten kommt nur dann in Betracht, wenn
dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles der Billigkeit entspricht. Sol-
che besonderen Umstände können nicht in der Tatsache des Unterliegens oder
Obsiegens gesehen werden. Vielmehr müssen darüber hinaus besondere Um-
stände vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billigem Ermessen als ange-
bracht erscheinen lassen, z. B. dann, wenn ein Verhalten eines Verfahrensbetei-
ligten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Dies ist
vorliegend auch für die Antragstellerin und Beschwerdeführerin, anders als die
Inhaberin der angegriffenen Marke meint, nicht der Fall. Denn eine Fallkonstella-
tion, bei der der Antragsteller in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichts-
punkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden
Situation versucht, die Löschung der angegriffenen Marke zu erwirken (vgl.
BPatG, Beschluss vom 10. August 2015 – 24 W (pat) 35/13; Beschluss vom
17. März 2016 – 24 W (pat) 22/15; zugänglich jeweils über die Entscheidungsda-
tenbank des BPatG) ist vorliegend nicht gegeben. Eine Antragstellung wider
besseres Wissens liegt nicht vor. Es war nicht von vornherein erkennbar, dass der
Löschungsantrag nicht zum Erfolg führen würde. Angesichts der Gegebenheiten
kann ein durchaus legitimes Bedürfnis der Antragstellerin die Schutzfähigkeit der
Eintragung der Marke für die Markeninhaberin zu überprüfen nicht in Abrede ge-
stellt werden.

- 14 -
III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


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