BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 68/17
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…













betreffend die Marke 30 2010 056 026
(hier: Löschungsverfahren SB 431/16)
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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
11. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenabtei-
lung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. Mai 2017 wirkungslos ist, soweit darin die Löschung der
angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

2. Die in Höhe von 500,-- Euro geleistete Beschwerdegebühr
wird zurückgezahlt.


G r ü n d e

I.

Die am 22. September 2010 angemeldete Bezeichnung Butterfinger ist am
4. März 2011 für diverse Waren der Klassen 29 und 30 unter der Nummer
30 2010 056 026 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt ge-
führte Markenregister eingetragen worden. Gegen die Eintragung dieser Marke,
die am 8. April 2011 veröffentlicht worden ist, hat die S… GmbH Im-
port mit dem am 6. Juli 2011 eingegangenen Schriftsatz Widerspruch eingelegt.
Der Widerspruch und die Widerspruchsgebühr sind innerhalb der 3-Monatsfrist
des § 42 Abs. 1 MarkenG erhoben bzw. gezahlt worden. Der Widerspruch war
durch Beschluss der Markenstelle vom 26. Juni 2013 zurückgewiesen worden, der
den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten des Widerspruchsverfahrens am
1. Juli 2013 zugestellt worden war. Wie dem Markenregister entnommen werden
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kann, endete dieses Widerspruchsverfahren mit dem Ablauf der Beschwerdefrist
und der Bestandskraft der Entscheidung der Markenstelle am 2. August 2013.

Mit dem per Telefax am 25. November 2015 beim DPMA eingegangenen Lö-
schungsantrag vom selben Tag hat die Antragstellerin nun die Löschung der
Marke mit der Begründung beantragt, dass diese nicht gemäß § 26 MarkenG be-
nutzt worden sei und deshalb wegen Verfalls nach § 49 MarkenG zu löschen sei.

Der Löschungsantrag ist der Markeninhaberin zusammen mit dem Amtsbescheid
vom 9. Januar 2014 mittels Übergabeeinschreiben, das am 10. Januar 2017 ab-
geschickt worden ist, zugestellt worden. Die Markeninhaberin hat dem Lö-
schungsantrag nicht widersprochen. Daraufhin hat die Markenabteilung mit Be-
schluss vom 18. Mai 2017 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, mit
der Begründung, dass die Markeninhaberin der Löschung nicht innerhalb der Frist
von zwei Monaten nach Zustellung des Löschungsantrags widersprochen habe,
so dass die Eintragung der Marke ohne weitere Sacherörterung zu löschen sei.

Der Beschluss der Markenabteilung ist der Markeninhaberin mittels Übergabeein-
schreiben, das am 24. Mai 2017 abgeschickt worden ist, zugestellt worden.

Mit Schreiben vom 29. Mai 2017, vorab eingegangen per Telefax am selben Tag,
hat die Markeninhaberin u. a. dagegen unter Verweis auf das gegen die angegrif-
fene Marke geführte und erst im Jahr 2013 abgeschlossene Widerspruchsverfah-
ren und unter Hinweis auf § 26 Abs. 5 MarkenG Beschwerde eingelegt.

Nach Hinweis des Senats vom 8. August 2017 zur fehlenden Schlüssigkeit des
Löschungsantrags in Bezug auf die gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 26 Abs. 5
MarkenG noch in der Benutzungsschonfrist befindliche angegriffene Marke hat die
Löschungsantragstellerin ihren Löschungsantrag zurückgenommen.

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II.

Nachdem die Löschungsantragstellerin ihren Löschungsantrag zurückgenommen
hat, war festzustellen, dass die seitens der Markenstelle getroffene Löschungsan-
ordnung, die aufgrund der form- und fristgerecht eingelegten Beschwerde nicht
bestandskräftig geworden ist, wirkungslos geworden ist analog § 269 Abs. 3
Satz 1 i. V. m. Abs. 4 ZPO.

Es ist auch angezeigt, der Markeninhaberin die Beschwerdegebühr aus Billigkeits-
gründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG zurückzuzahlen. Die Markenabteilung hätte
erkennen müssen, dass die Benutzungsschonfrist bei der mit dem Verfallsantrag
angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen und der Löschungsantrag deshalb
angesichts der fehlenden Voraussetzungen für eine Verfallslöschung nach § 49
Abs. 1 Satz 1 MarkenG unschlüssig war. Die Markeninhaberin hat zwar dazu bei-
getragen, dass es zur Löschungsanordnung gekommen ist, weil sie untätig geblie-
ben ist und dem Löschungsantrag nicht widersprochen hat. Insofern hätte sie
unter Hinweis auf das gegen die angegriffene Marke bis August 2013 laufende
Widerspruchsverfahren den offensichtlichen Irrtum der Markenabteilung aufklären
können. Auch wenn ein solches Handeln der Markeninhaberin im konkreten Fall
schon aus Eigeninteresse sinnvoll gewesen wäre, bestand hierzu keine Verpflich-
tung, so dass allein diese Unterlassung nicht zu einer anderen Beurteilung bei der
Frage der Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt.


Knoll Kriener Dr. Nielsen


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