BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 547/15
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2015 000 925.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener und des Richters Dr. Nielsen

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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 19. Mai 2015 aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Die Wortkombination

PRIME Star

ist am 9. Februar 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) geführte Register für folgende Dienstleistungen angemel-
det worden:

Klasse 35: Geschäftsführung von Hotels; Sekretariatsdienstleis-
tungen von Hotels; Unternehmensberatung in Bezug auf die Füh-
rung von Hotels;

Klasse 36: Immobilienwesen; Finanzwesen; Asset Management
(Vermögensverwaltung); Dienstleistungen eines Bauträgers, näm-
lich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen
eines Immobilienmaklers; Erstellung von Gutachten im Rahmen
der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen in finanzieller Hin-
sicht; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finan-
zieller Hinsicht (Facility management); finanzielle Beratung; Finan-
zierungsdienstleistungen für Hotels; Gebäudeverwaltung; Grund-
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stücksverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung;
finanzielle Analyse von Projekten beziehungsweise Projektaufga-
ben und -teilen, insbesondere im Bereich der Immobilienwirtschaft
und des Bauwesens; Schätzung von Immobilien; Vermietung und
Verpachtung von Immobilien; Vermögensverwaltung, auch für
Unternehmen, auch im Hinblick auf die finanzielle Verwaltung von
Immobilienbesitz;

Klasse 42: Architekturberatung; Beratung auf dem Gebiet der
Energieeinsparung; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleis-
tungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von
Bauvorhaben; Einrichtungsberatung; Entwicklung von Nutzungs-
konzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility manage-
ment); Entwurf von Hotels; Konstruktionsplanung; Projektmanage-
ment im Architekturbereich;

Klasse 43: vorübergehende Beherbergung und Verpflegung von
Gästen; Agenturdienste zur Buchung von Hotelunterkünften; Bera-
tung in Bezug auf Hotels; Betrieb von Hotels und -anlagen; Bu-
chung von Hotelunterkünften; Dienstleistungen von Hotels; Infor-
mationen in Bezug auf Hotels; Reservierungsdienste für Hotel-
unterkünfte.

Mit Beschluss vom 19. Mai 2015 hat die Markenstelle für Klasse 36 des DPMA die
unter der Nummer 30 2015 000 925.3 geführte Anmeldung zurückgewiesen. Zur
Begründung ist ausgeführt, dass dem angemeldeten Zeichen die erforderliche
Unterscheidungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Es sei eine rein sachbezo-
gene, werblich anpreisende Angabe ohne herkunftshinweisenden Gehalt. Die
angesprochenen Verkehrskreise würden schon wegen der semantischen Anleh-
nung von „prime“ an „Primus“ und von „star“ an „Star“ die Wortkombination als
einen Hinweis darauf verstehen, dass die so bezeichneten Dienstleistungen „das
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Beste vom Besten“ bzw. „der Primus unter den Stars“ seien. Dabei komme es
nicht darauf an, ob die angemeldete Bezeichnung in dieser beschreibenden Be-
deutung dem Verkehr bereits bekannt sei oder bereits beschreibend verwendet
werde; es sei ausreichend, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden
könne. Insbesondere komme es nicht darauf an, ob sich die Wortkombination
bereits zu einem üblichen Fachbegriff entwickelt habe. Auch eine vermeintlich
„ungewöhnliche Kombination“ beschreibender Angaben bzw. das Vorliegen einer
Wortneuschöpfung überwinde entgegen der Auffassung der Anmelderin die abso-
luten Schutzhindernisse des § 8 Markengesetz nicht. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise seien daran gewöhnt, in der Werbung immer wieder mit „neuen“ Wort-
kombinationen konfrontiert zu werden.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Die Markenstelle
stelle an die Unterscheidungskraft eines Wortzeichens zu hohe Anforderungen
und verkenne, dass jede noch so geringe Unterscheidungseignung genüge, um
das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu überwinden. Sloganartigen
Wortfolgen fehle nur dann die Unterscheidungskraft, wenn sie ausschließlich als
werbewirksame Anpreisung bzw. als allgemein verständliche positiv besetzte Aus-
sage verstanden würden. Hiervon sei bei dem angemeldeten Zeichen nicht aus-
zugehen. Weder der erste Bestandteil „PRIME“ noch der zweite Bestandteil „Star“
seien für sich genommen für die beanspruchten Dienstleistungen beschreibend,
sondern stellten lediglich eine vage Anspielung auf deren positive Merkmale dar.
Darüber hinaus sei das Gesamtzeichen „PRIME Star“ keine gebräuchliche Wort-
kombination. Es handle sich um eine sprachliche Neuschöpfung mit mehreren Be-
standteilen, die hinreichend ungewöhnlich sei. Durch das sinnhafte Zusammen-
spiel der Zeichenbestandteile weiche die Kombination der Einzelbestandteile deut-
lich von dem Eindruck ab, der sich bei deren bloßer Summierung in Bezug zu den
beworbenen Produkten ergebe. Die inhaltliche Bedeutung der Wortkombination
„PRIME Star“ erschließe sich zudem einem außenstehenden Dritten nicht ohne
Erwägung verschiedener Übersetzungsmöglichkeiten wie beispielsweise „unteilba-
rer Stern“, „wesentlicher Stern“, „betriebsfertiger Stern“ oder „Hauptstern“. Aus
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Sicht der angesprochenen Verkehrskreise sei deswegen das Zeichen „PRIME
Star“ nicht geeignet, um die beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben. Die
Bezeichnung einer Dienstleistung als „Hauptstern“ oder „wesentlicher Stern“ sei
nicht mit der vom DPMA angenommenen Wortbedeutung gleichzusetzen, dass die
angebotenen Leistungen zu den Besten gehörten oder besonders herausragend
seien. Schließlich sei der Zeichenbestandteil „PRIME“ in der Zusammenschau mit
dem Bestandteil „Star“ durch die Großschreibung in der Art hervorgehoben, dass
er nicht als bloße Eigenschaftsbeschreibung zu verstehen sei, sondern als neu
geschaffener Eigenname.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 19. Mai 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsätze der Markenanmelderin und auf den übrigen Akteninhalt
verwiesen.


II.

Die Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung des
angemeldeten Zeichens stehen keine Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
oder 2 MarkenG entgegen. Deshalb war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

1. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht hinsichtlich der bean-
spruchten Dienstleistungen kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Trotz der beschreibenden bzw. werblich-anpreisenden Anklänge kann dem ange-
meldeten Zeichen insgesamt nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen
werden kann.
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Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten
Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 – FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor).
Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben,
die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht
unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem
betreffenden Produkt hergestellt wird (BGH – FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

1.1. Mit der Markenstelle ist davon auszugehen, dass das aus den zwei Bestand-
teilen „PRIME“ und „Star“ zusammengesetzte Zeichen insofern eine deutliche
Kennzeichnungsschwäche aufweist, als der Begriff „Star“ (wörtlich: „Stern“) ein
übliches Werbeschlagwort ist. Er wird im allgemeinen Sprachgebrauch in Allein-
stellung oder als geläufiges Wortbildungselement in zusammengesetzten Haupt-
wörtern oder sonstigen Wortkombinationen benutzt, um auf die hervorgehobene
Stellung einer Sache, vor allem aber einer Person hinzuweisen (z. B. „Schlag den
Star“, „Topstar“, „Stargast“ etc.). In gleicher Weise wird der Begriff vielfach als
werbliche Anpreisung verwendet (vgl. hierzu: BPatG 25 W (pat) 176/09 – Star
Tape; 25 W (pat) 91/11 – Highland Star; 29 W (pat) 112/11 – THE AUTOMOTIVE
STAR; 27 W (pat) 520/16 – STAR NUTRITION – die Entscheidungen sind über
die Homepage des BPatG öffentlich zugänglich).

Auch der weitere Zeichenbestandteil „Prime“ wird gelegentlich werblich-anprei-
send verwendet. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob sich aus Sicht der ange-
sprochenen Verkehrskreise der Zusammenhang mit dem Wort „Primus“ (im Sinne
von „der Erste“) ohne weiteres erschließt. Der Begriff „Prime“ wird jedenfalls in
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gleicher Bedeutung und in einer ähnlichen Art der Zeichenbildung wie das Wort
„Star“ benutzt, um in Bezug auf ein bestimmtes Objekt oder eine bestimmte Per-
son auf etwas Erstklassiges oder besonders Hervorragendes hinzuweisen (BPatG
24 W (pat) 534/10 – PRIME Research; die Entscheidung ist über die Homepage
des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Darüber hinaus könnte der Zei-
chenbestandteil „Prime“ zumindest im Zusammenhang mit einem Teil der bean-
spruchten Dienstleistungen auch als sachlich-beschreibendes Element verstanden
werden. In der Fachsprache des Immobilien- und Finanzwesens wird mit dem
englischen Wort „prime“ ein Schuldner höchster Bonität bezeichnet, bei dem nur
ein vernachlässigbares Ausfallrisiko besteht. Diese Bedeutung ist zumindest den
angesprochenen Fachkreisen aus dem Bereich des Immobilien- und Finanzwe-
sens ohne weiteres bekannt. So werden auch im deutschen Sprachgebrauch Be-
griffe wie „Prime-Hypothek“ oder „Subprime Krise“ gebildet, deren Sinn sich nur
bei Kenntnis der Bedeutung des Fachwortes „prime“ erschließt. In Bezug auf
einen Teil der beanspruchten Dienstleistungen ist der Begriff insofern beschrei-
bend, als die Bonität von Personen oder Kapitalgesellschaften im Bereich des
Immobilienwesens und der Finanzdienstleistungen von besonderer Bedeutung ist.

1.2. Unabhängig von diesen zumindest für die Fachkreise erkennbaren dienstleis-
tungsbeschreibenden Anklängen des Wortes „prime“ und dem werblichen Cha-
rakter der Zeichenbestandteile „PRIME“ und „Star“, kommt nach Auffassung des
Senats der angemeldeten Wortkombination insgesamt aber noch keine sich auf-
drängende, ohne weiteres ersichtliche beschreibende bzw. werbliche Bedeutung
ohne kennzeichnenden Charakter zu. Gegenstand der Frage der Schutzfähigkeit
bei einem mehrteiligen Zeichen ist stets die Marke in ihrer Gesamtheit. Zwar geht
der beschreibende Charakter mehrerer Wörter nicht grundsätzlich schon durch
deren Zusammenführung verloren. Vielmehr verbleibt im Allgemeinen die bloße
Kombination von beschreibenden Bestandteilen selbst beschreibend. Die Bezeich-
nung kann aber im Einzelfall in ihrer Gesamtheit einen anderen Eindruck vermit-
teln, als die Summe ihrer Bestandteile (vgl. BGH GRUR 2009, 949 Rn. 13 – My
World). Vorliegend kann die Unterscheidungskraft nicht gänzlich verneint werden,
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weil in dem Zeichen zwei gängige und zumindest in der üblichen Art der Zeichen-
bildung ohne weiteres verständliche Begriffe in einer ausgefallenen Art und Weise
kombiniert werden. Diese ungewöhnliche Wortkombination weist insgesamt kei-
nen ohne Nachdenken erkennbaren Sinngehalt auf, da beide Begriffe mehrdeutig
sind bzw. eine begriffliche Unschärfe aufweisen, die sich in der Kombination noch
verschärft. Zutreffend weist die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang
darauf hin, dass das Zeichen insgesamt nicht mit hinreichender Eindeutigkeit in
die deutsche Sprache übersetzt werden kann und damit nicht eindeutig verständ-
lich ist.

Soweit das Wort „Prime“ in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen als Hin-
weis auf eine hohe Bonität verstanden werden kann, erschließt sich aus Sicht der
angesprochenen Verkehrskreise nicht hinreichend klar, in welchem Zusammen-
hang dieser Hinweis mit dem weiteren Zeichenbestandteil „Star“ steht. Es ist zwar
denkbar, dass die der Dienstleistung zugrundeliegenden Finanzprodukte als
„Stars“ im Sinne von „besonders hervorragend“ angepriesen werden. Vorliegend
kann daher die Wortkombination „PRIME Star“ in der Weise verstanden werden,
dass der Anbieter verspricht, nur Immobilien oder Finanzprodukte von höchster
Bonität anzubieten bzw. im Rahmen der Vermögensverwaltung nur solche Pro-
dukte ins Portfolio des Kunden aufzunehmen. Ein solches Verständnis erfordert
aber mehrere gedankliche Schritte, die zudem weder eindeutig noch besonders
naheliegend sind.

Soweit die Wortkombination – der Argumentation des DPMA folgend – als
schlichte Aneinanderreihung anpreisender Superlative im Sinne von „das Beste
vom Besten“ verstanden wird, erscheint dies einerseits nicht gänzlich fernliegend.
In der Gesamtschau wird jedoch trotz der für sich genommen verständlichen Ein-
zelbestandteile des Zeichens nicht unmittelbar klar, wie diese Kombination der
anpreisenden Begriffe insgesamt zu verstehen ist, was einen gewissen Interpreta-
tionsspielraum eröffnet. Auch wenn „PRIME“ von relevanten Teilen des Verkehrs
als werblicher Begriff im Sinne von „besonders“ oder „herausragend“ verstanden
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werden kann, bleibt zunächst unverständlich, wie der Bezug dieses Wortes zu
dem Begriff „Star“ im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen zu verste-
hen ist. Die dem Beschluss des DPMA zugrunde gelegte Wortbedeutung ist zwar
nachvollziehbar, kann aber gleichfalls nur mit mehreren gedanklichen Schritten
erkannt werden. Insoweit ist die vorliegende Anmeldung anders zu beurteilen, als
eine Wortkombination, in der (werbeüblich) der Begriff „PRIME“ mit einem sach-
beschreibenden Begriff kombiniert wird, wie z. B. in dem Zeichen „PRIME Consul-
ting“, bei dem der Verkehr ohne weiteres davon ausgehen wird, dass das Zeichen
eine besonders gute bzw. hervorragende Beratungsdienstleistung bewerben soll.
Dem Verkehr wird sich bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens kein ent-
sprechendes dienstleistungsbeschreibendes Verständnis aufdrängen, so dass die
Vorstellungen, was mit der Bezeichnung gemeint sein könnte, eher diffus sein
werden. Selbst wenn beide Zeichenbestandteile ohne weiteres als Anpreisung
verstanden würden, so wäre auch unter Berücksichtigung der in der Produktwer-
bung üblichen Übertreibungen vorliegend das normale Maß der Zuspitzung in so
ungewöhnlicher Weise überschritten, dass auch unter diesem Gesichtspunkt die
Schutzfähigkeit des Zeichens wohl nicht zu verneinen wäre.

2. Im Hinblick auf die fehlende Eignung der Wortkombination „PRIME Star“ zur
unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen unterliegt das
Zeichen auch keinem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Nach alledem war der angefochtene Beschluss aufzuheben.


Knoll Kriener Dr. Nielsen


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