BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 543/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Markenanmeldung 30 2015 011 064.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
25. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

- 2 -
G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Freishoppen

ist am 14. Januar 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für zahlreiche Dienstleistungen
der Klassen 35, 36, 42 und 43 angemeldet worden. Mit am 29. Juli 2015 beim
DPMA eingegangenem Schriftsatz vom 28. Juli 2015 hat der Anmelder nach der
Zurückweisungsentscheidung der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom
6. Juli 2015 die Anmeldung für die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 43 zu-
rückgenommen. Er beansprucht im Beschwerdeverfahren noch Schutz für die
nachfolgenden Dienstleistungen:

Klasse 36:
Ausgabe von Kreditkarten; Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im
Internet; Bereitstellung von Anreizen zur Überwachung von Werbung,
nämlich Ausgabe von Kupons, Zahlungen und Transfers in Form von Geld,
Bonuspunkten oder ähnlichen Wirtschaftswerten; Bereitstellung und Betrieb
eines Bonussystems durch Ausgabe von Kupons, Bonuspunkten und ähn-
lichen Wirtschaftswerten für den Erwerb von Waren und Leistungen im
elektronischen Handel über das globale Computerinformationsnetz, lokale
und Weitverkehrsnetze, das Internet, Online-Dienste, Mailboxen und inter-
aktives Fernsehen sowie andere sich entwickelnde Formen des elektro-
nischen Handels; Bereitstellung von Informationen (Auskünfte) in Bezug
auf alle vorgenannten Dienstleistungen.

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Klasse 42:
Erstellen von Computersoftware für Kundenbindungsprogramme und In-
centivierungsprogramme; technische Beratung im Bereich der Erstellung,
Anwendung und Implementierung von Software im globalen Computerin-
formationsnetz, in lokalen und Weitverkehrsnetzen, im Internet, in Online-
Diensten, Mailboxen und interaktivem Fernsehen; elektronische Datenspei-
cherung; Verwaltung von Datenbanksoftware.

Der Anmelder erklärt, im Beschwerdeverfahren gegebenenfalls auch auf die
„Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im Internet; Bereitstellung von Anrei-
zen zur Überwachung von Werbung, nämlich Ausgabe von Kupons, Zahlungen
und Transfers in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirtschaftswerten“
der Klasse 36 zu verzichten.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat die Anmeldung noch vor der Einschränkung
des Dienstleistungsverzeichnisses mit Beschluss vom 6. Juli 2015 in vollem Um-
fang zurückgewiesen, da ihr die erforderliche Unterscheidungskraft fehle und die
Bezeichnung als beschreibende Angabe einem Freihaltebedürfnis unterliege.

Das Zeichen bestehe aus den beiden einfachen deutschen Begriffen „frei“ im Sinn
von kostenlos („frei Haus“ Lieferung; freier Eintritt) und „shoppen“ im Sinne von
einkaufen. Zusammengesetzt ergebe sich der Sachhinweis für „kostenloses ein-
kaufen“. Die Bezeichnung werde nachweislich bereits verwendet, so dass der an-
gesprochene Verkehrskreis ohne weiteres ihren Sinngehalt verstehen werde. Das
angemeldete Zeichen weise im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienst-
leistungen lediglich daraufhin, dass diese ein kostenloses Einkaufen ermöglichen,
sei es durch gezielte Werbung für entsprechende Einkaufsmöglichkeiten durch
Prämien-, Kundenbindungs- oder Bonusprogramme, die ihren Mitgliedern einen
solchen Einkaufsvorteil ermöglichen, durch die Bereitstellung der technischen
Komponenten (Datenbanken/Software) für entsprechende Einkaufsmöglichkeiten
oder die Auswertung der im Rahmen des Einkaufs gewonnenen Daten. „Freishop-
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pen“ vermittle den beschreibenden Sachhinweis auf die Art, die Bestimmung und
den Gegenstand der Dienstleistungen und sei daher nicht geeignet, von den an-
gesprochenen Verkehrskreisen als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden zu
werden. Der Verkehr nehme das angemeldete Zeichen ungezwungen und so wie
es ihm entgegentrete, wahr, so dass die Verbraucher nicht wissen könnten, wel-
che Einzelkomponenten dem Angebot zu Grunde lägen. Insoweit seien bestimmte
vom Anmelder mit der Bezeichnung gewollte Zielrichtungen oder Intentionen un-
beachtlich.

Nach der Rücknahme der Anmeldung in Bezug auf die Dienstleistungen der
Klasse 36 hat die Markenstelle am 29. Oktober 2015 als Leitklasse der Anmel-
dung die Klasse 36 festgelegt. Diese Leitklasse war bei Eingang der Beschwerde
bei Gericht in der Amtsakte entsprechend festgelegt bzw. vermerkt.

Gegen die Zurückweisung richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er verweist
in seiner Begründung darauf, dass sich hinter der Marke nicht das klassische Ein-
kaufen, sondern der Betrieb eines Bonussystems verberge, so dass Punkte ge-
sammelt würden, die in Prämien eingelöst werden könnten. In Verbindung mit ei-
nem Bonussystem sei der Begriff „frei shoppen“ neu und ungewöhnlich und weise
keinen beschreibenden Charakter auf. Der Anmelder und Beschwerdeführer ver-
weist ferner auf die aus seiner Sicht vergleichbare Eintragung der Bezeichnung
PAYBACK (DE 303649305) für die vorliegend ebenfalls relevanten Dienstleis-
tungsklassen 36 und 42.

Der Anmelder und Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 6. Juli 2015 aufzuheben, soweit seine
Anmeldung in Bezug auf die aktuell noch beanspruchten Dienstleis-
tungen zurückgewiesen worden ist.

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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt Bezug ge-
nommen.


II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 Abs. 1 Satz 1
MarkenG statthafte Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Eintragung
der angemeldeten Bezeichnung „Freishoppen“ als Marke steht hinsichtlich der
noch beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen jedenfalls das Schutzhinder-
nis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.
Die Markenstelle hat der angemeldeten Marke daher insoweit zu Recht die Eintra-
gung versagt (§ 37 Absatz 1 MarkenG).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-
rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 –
Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 –
Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,
die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl.
EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 –
smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies
alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkun-
gen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-
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gemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Be-
reich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411
Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR
2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006)
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143,
1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune
Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 –
Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen,
denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH
GRUR 2004, 674, Rn. 86 – Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterschei-
dungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen,
welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen
aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt
wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei dem angemeldeten Zei-
chen „Freishoppen“ für die angesprochenen allgemeinen Verbraucher und die ge-
werblich tätigen Verkehrskreise als angesprochene Kunden der Dienstleistungen
ohne weiteres erkennbar um eine Bezeichnung der Bestimmung und des Zwecks
dieser Leistungen dahingehend, dass mit ihrer Hilfe und ihrem Einsatz ein „freies
(kostenloses) Einkaufen“ (er)möglich(t) wird.

Die angemeldete Marke besteht aus der Kombination der Begriffe „frei“ und
„shoppen“ und bedeutet „freies einkaufen“, also „kostenlos einkaufen“. Mit diesem
Bedeutungsgehalt wird die Bezeichnung ausweislich der Recherchen der Marken-
stelle (Anlagen 3 und 4 zum Beanstandungsbescheid vom 5. März 2015) bereits
werblich verwendet. Selbst wenn die von den Dienstleistungen im Bereich der
Klasse 36 der Ausgabe von Kreditkarten, Gutscheinen und Wertmarken auch an-
gesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Wortkombination nicht kennen,
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erschließt sich der Sinngehalt der Bezeichnung ohne weiteres durch die allgemein
bekannten, gebräuchlichen Begriffe wie „Freibier“, „Frei Haus“, „Freifahrt“ „Freium-
schlag“ oder „(jemanden) freihalten“, bei denen „frei“ als Synonym für „kostenfrei“
verwendet wird. In diese Wortkombinationen reiht sich die angemeldete Bezeich-
nung problemlos ein.

Im Rahmen von Kundenbindungskampagnen und Werbestrategien werden mitt-
lerweile - auch von kleineren Gewerbebetrieben - zahlreiche Initiativen und Pro-
gramme aufgelegt, mit Hilfe derer den Kunden wirtschaftliche Anreize in Form
kostengünstigerer Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Solche
Programme können aus der Ausgabe und Bereitstellung von Kunden-, Kredit-,
Einkaufskarten, Gutscheinen, Rabattprogrammen, Bonusprogrammen und Bonus-
systemen mit unterschiedlichsten Anreizen (beispielsweise der Rückerstattung
von (Umsatz)Steuern, Sammeln von Treuepunkten/Stempeln mit anschließender
Auswahl von Waren oder Gewährung von Prozenten für den nächsten Einkauf)
bestehen. Solche Karten-, Gutscheine-, Rabatt- oder Bonusprogrammsysteme
ermöglichen ein „Freishoppen“, also ein kostenloses oder kostenreduziertes Ein-
kaufen. Insoweit eignet sich die Bezeichnung „Freishoppen“ im Zusammenhang
mit den Dienstleistungen der Klasse 36, die das Bereitstellen und den Betrieb ei-
nes Bonussystems durch Ausgabe von Kupons, Bonuspunkten und ähnlichen
Wirtschaftswerten für den Erwerb von Waren und Leistungen im elektronischen
Handel zum Gegenstand haben, dazu, die Art, den Zweck und die Bestimmung
von den zu diesem Zweck eingesetzten Karten, Gutscheinen, Kupons usw. zu
beschreiben. Daher stehen die zuvor genannten Dienstleistungen, die die Aus-
gabe solcher Karten, Gutscheine, Kupons etc. zum Gegenstand haben und den
Einsatz solcher Systeme ermöglichen, jedenfalls in einem engen beschreibenden
Zusammenhang zu dem kostenfreien Einkaufen, dem „Freishoppen“ selbst. Das
betrifft die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der „Ausgabe von Kre-
ditkarten; Ausgabe von Gutscheinen und Wertmarken im Internet; Bereitstellung
von Anreizen zur Überwachung von Werbung, nämlich Ausgabe von Kupons,
Zahlungen und Transfers in Form von Geld, Bonuspunkten oder ähnlichen Wirt-
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schaftswerten; Bereitstellung und Betrieb eines Bonussystems durch Ausgabe von
Kupons, Bonuspunkten und ähnlichen Wirtschaftswerten für den Erwerb von Wa-
ren und Leistungen im elektronischen Handel über das globale Computerinforma-
tionsnetz, lokale und Weitverkehrsnetze, das Internet, Online-Dienste, Mailboxen
und interaktives Fernsehen sowie andere sich entwickelnde Formen des elektroni-
schen Handels“. Im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen werden die an-
gesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Freishoppen“ jedenfalls nicht als
einen betrieblichen Hinweis für die so bezeichneten Dienstleistungen ansehen
(vgl. auch BPatG, Beschluss vom 3. August 2015 - 25 W (pat) 509/14 - Hamster-
karte, die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts öffent-
lich zugänglich). Auch im Hinblick auf die „Bereitstellung von Informationen (Aus-
künfte) in Bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen“ der Klasse 36 weist die
Bezeichnung „Freishoppen“ auf das Thema und den Gegenstand dieser Leistun-
gen dergestalt hin, dass es sich um solche rund um das Thema des „kostenfreien
Einkaufens“ handelt. Die angemeldeten Dienstleistungen der Klasse 42, bei denen
es sich um die „Software für Kundenbindungsprogramme und Inzentivprogramme“
bzw. „die technische Beratung im Zusammenhang mit der Erstellung und Anwen-
dung einer solchen Software“, um die „Datenspeicherung“ und „Verwaltung von
Datenbanksoftware“ handelt, können in engem sachlichen Zusammenhang zu
dem „kostenlosen Einkauf“, also dem „Freishoppen“ insoweit stehen, als sie die
entsprechenden technischen und IT-mäßigen Voraussetzungen schaffen um ein
solches Bonussystem zu installieren und zu ermöglichen. Zu solchen Leistungen
zählen auch die Erstellung bzw. Speicherung entsprechender Kundendaten mit
beispielsweise der Speicherungsmöglichkeit bzw. dateimäßigen Erfassung von
Einkäufen, Einkaufswerten oder der Berechnungsmöglichkeit entsprechender Boni
bzw. Gutschriften und die Pflege und Verwaltung einer entsprechenden Kunden-
datei. Auch insoweit eignet sich die angemeldete Bezeichnung „Freishoppen“ we-
gen des naheliegenden beschreibenden Zusammenhangs nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis.

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Der Hinweis des Beschwerdeführers, wonach mit dem Begriff des „Shoppens“,
also des „Einkaufens“, nicht der Betrieb eines Bonussystems verbunden werde,
überzeugt schon deshalb nicht, als im Zusammenhang mit dem Einsatz von Kun-
denbindungs- und Bonussystemen werbeüblich mit Aussagen wie „Einkaufen mit
Punkten“ oder „Zahlen mit Punkten“ oder „shoppen - wir nehmen ihre Punkte“ ge-
worben wird. Insofern ist naheliegend, dass es für das Verständnis der angemel-
deten Bezeichnung durch die angesprochenen Verkehrskreise keinen Unterschied
macht, ob es sich um den „klassischen“ Einkauf, also ein Austausch von Geld ge-
gen Ware handelt oder ob ein Bezahlen der Einkäufe und damit das Einkaufen
„durch Einlösen von Prämienpunkten“ erfolgt, das gleichermaßen als „shoppen“
bezeichnet werden kann. Darüber hinaus ist eine angemeldete Bezeichnung nicht
isoliert, sondern stets im Kontext mit den beanspruchten Produkten, die so ge-
kennzeichnet werden sollen zu betrachten. Im Zusammenhang mit den beschwer-
degegenständlichen Dienstleistungen, bei denen es um die Ausgabe von Karten,
Gutscheinen, Wertmarken, Kupons und Bonussysteme für das Einkaufen geht
bzw. um eine Software für Kundenbindungs- und Incentive Programme ist ein
Verständnis der Kombination im Sinn eines kostenlosen Einkaufens aber äußerst
naheliegend.

Der Hinweis des Beschwerdeführers und Anmelders auf die aus seiner Sicht ver-
gleichbare Eintragung der Bezeichnung „PAYBACK“ für ähnliche Dienstleistungen
führt nicht zum Erfolg der Beschwerde. Insoweit ist zum einen auf die dazu ergan-
gene umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009,
667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH
GRUR 2008, 229 Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor),
des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des
Bundespatentgerichts (vgl. z. B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR
2010, 139 - VOLKSFLAT und die Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 -
Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach weder eine Bindungs- noch eine Indizwir-
kung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und
Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung
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über die Schutzfähigkeit ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das
Gesetz) gebundene Entscheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach
ständiger Rechtsprechung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Inso-
fern gibt es auch im Rahmen von unbestimmten Rechtbegriffen keine Selbstbin-
dung der Markenstellen des Deutschen Patent- und Markenamts und erst recht
keine irgendwie geartete Bindung für das Bundespatentgericht. Das Gericht und
auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen und danach
eine Entscheidung zu treffen. Auf eine möglicherweise fehlerhafte Rechtsanwen-
dung in einem anderen Fall kann sich niemand berufen. Im Übrigen ist darauf hin-
zuweisen, dass eine inhaltlich-argumentative Auseinandersetzung mit bloßen Ein-
tragungsentscheidungen nicht möglich ist, da diese regelmäßig nicht begründet
werden.
Zum anderen datiert die Eintragung der genannten Marke „PAYBACK“ vom
8. April 2004. Es ist insoweit nicht auszuschließen, dass die angesprochenen Ver-
kehrskreise zum damaligen Zeitpunkt der Anmeldung der Marke an die nunmehr
gebräuchlichen und vielfältigen Bonussysteme noch nicht gewöhnt waren und in-
soweit das „Zurückzahlen“ (Payback) als Bonus für einen Einkauf möglicherweise
noch nicht üblich war.

Nach alledem war die Beschwerde daher zurückzuweisen.

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III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


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