BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 540/15
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2014 006 081.7

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
12. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.
- 2 -
G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

ImmoXXL

ist am 1. September 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Dienst-
leistungen angemeldet worden:

Klasse 36:
Immobilienwesen; Immobilienvermittlung; Wohnungsvermittlung; Schätzung
von Immobilien; Verpachtung von Immobilien; Dienstleistungen eines Immobi-
lienmaklers; Immobilienverwaltung; Dienstleistungen eines Maklers; Vermie-
tung von Büros [Immobilien]; Vermietung von Wohnungen; Verpachtung von
Immobilien;

Klasse 38:
Bereitstellung von Internet-Chatrooms; E-Mail-Dienste; Einstellung von Web-
seiten in das Internet für Dritte; elektronischer Austausch von Nachrichten
mittels Chatlines; Chatrooms und Internetforen; Telekommunikation mittels
Plattformen und Portalen im Internet;

Klasse 42:
Entwurf und Entwicklung von Computersoftware; Aktualisierung von Compu-
tersoftware; Aktualisierung von Internetseiten; Beratung bei der Gestaltung
von Homepages und Internetseiten; Computersoftwareberatung; Design und
Erstellung von Homepages und Internetseiten; Design von Computersoftware;
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elektronische Datenspeicherung; Gestaltung und Unterhalt von Websites für
Dritte; Installation und Wartung von Software; technische Beratung; Vermie-
tung und Wartung von Speicherplätzen zur Benutzung als Websites für Dritte
(hosting); Vermietung von Computersoftware; Vermietung von Webservern;
Dienstleistungen eines Architekten; Bauberatung [Architekturberatung];
Dienstleistungen eines Innenarchitekten; Bereitstellung von Suchmaschinen
für das Internet; Computerberatungsdienste; Entwicklungs- und Recherche-
dienste bzgl. neuer Produkte für Dritte; Gestaltung und Unterhalt von Websi-
tes für Dritte; Dienstleistungen eines Grafikers; Erstellung von Programmen
für die Datenverarbeitung; Zurverfügungstellung oder Vermietung von elektro-
nischen Speicherplätzen [Webspace] im Internet.


Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2014 006 081.7 geführte Anmeldung mit Beschluss vom
12. Februar 2015 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur
Begründung ist ausgeführt, dass sich das Zeichen aus dem Wort-Bestandteil
„Immo“ – einem Kürzel für den Begriff „Immobilie“ - und der Buchstabenfolge
„XXL“ zusammensetze. Diese Buchstabenfolge werde im Verkehr in Verbindung
mit Immobilien vielfach als Größenangabe verwendet. Das angemeldete Zeichen
erschöpfe sich damit in einem sachlichen Hinweis auf (besonders) große Immobi-
lien bzw. in einem werbeüblichen Hinweis auf ein (besonders) großes Angebot an
Immobilien. Dieser beschreibende Hinweis beziehe sich zunächst auf die bean-
spruchten Dienstleistungen, die dem Oberbegriff „Immobilienwesen“ zuzuordnen
seien oder die sich unmittelbar auf Immobilien beziehen würden. Hinsichtlich der
weiteren beanspruchten Dienstleistungen aus dem Bereich der Telekommunika-
tion, der Datenverarbeitung oder der Grafik, sei das Zeichen gleichfalls ein Hin-
weis darauf, dass diese Tätigkeiten einen engen Bezug zu Immobilien aufweisen
würden. Die Dienstleistungen seien zwar nicht unmittelbar auf Immobilien bezo-
gen, würden aber speziell für die Immobilienbranche erbracht, um Immobilien in
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verschiedenen Onlinemedien zu verwalten, bewerben, anzubieten und im weites-
ten Sinne „zugänglich“ zu machen.

Der Anmelder vertritt mit seiner Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss
die Auffassung, dass nur bei einer analysierenden Betrachtungsweise ein be-
schreibender Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den be-
anspruchten Dienstleistungen hergestellt werden könne. Es lasse sich auch nicht
feststellen, dass „ImmoXXL“ eine im Inland gebräuchliche Bezeichnung sei oder
dass das Zeichen in dieser Form als werbliche Anpreisung Verwendung finde.
Daher werde der Verkehr das Zeichen nicht als einen Hinweis auf eine große Im-
mobilie verstehen. Ein solcher Hinweis müsste grammatikalisch richtigerweise
„Immo-XXL“ lauten. Das vorliegende Zeichen sei demgegenüber eine nicht
sprachübliche Abwandlung. Selbst wenn der Verkehr das Zeichen im Sinne eines
Hinweises auf „besonders große Immobilien“ verstehe, liege darin noch keine sich
in den Vordergrund drängende Beschreibung der Qualität der beanspruchten
Dienstleistungen der Klassen 38 und 42. Hier bedürfe es gleichfalls mehrerer ge-
danklicher Zwischenschritte, um das angemeldete Zeichen als beschreibend zu
verstehen.


Der Anmelder beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2015 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle, die Schriftsätze des Anmelders und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

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II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber nicht begründet. Der angemeldeten Bezeich-
nung fehlt in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 36, 38
und 42 die erforderliche Unterscheidungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass
die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat (§ 37 Abs. 1 Mar-
kenG).

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die
Hauptfunktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichne-
ten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004,
428 Rn. 30, 31 - Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 17 - FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren lediglich einen im Vor-
dergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850
Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674 Rn. 86 - Postkantoor),
oder sonst gebräuchliche Wörter der deutschen Sprache oder einer bekannten
Fremdsprache, die – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Wer-
bung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wer-
den (vgl. BGH GRUR 2012, 270 Rn. 8 – Link economy; GRUR 2009, 778 Rn. 11
– Willkommen im Leben; GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!). Darüber hinaus fehlt
die Unterscheidungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände
beziehen, welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen,
mit denen aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt
hergestellt wird (BGH - FUSSBALL WM 2006 a. a. O.).

Die angemeldete Bezeichnung ist für die angesprochenen Verkehrskreise ohne
weiteres inhaltlich verständlich. Der Verkehr wird in ihr keinen betrieblichen Her-
kunftshinweis sehen. Das Zeichen besteht erkennbar aus der Kombination zweier
Bestandteile, nämlich dem Wortbestandteil „Immo“ und der Buchstabenfolge
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„XXL“. Wie das DPMA zutreffend dargelegt hat, wird der Begriff „Immo“ im allge-
meinen Sprachgebrauch als Abkürzung für das Wort „Immobilie“ benutzt. Auch
wenn diese Abkürzung lexikalisch nicht nachweisbar ist, findet sie vielfache Ver-
wendung, um einen Bezug zur Immobilienbranche herzustellen, so etwa bei der
Bezeichnung verschiedener bekannter Internetplattformen, z. B. „Immowelt“, „Im-
moscout“ oder „Immo-Börse“ (vgl. hierzu auch BPatG, Az. 25 W (pat) 13/11 – Im-
moPoster; die Entscheidung ist über die Homepage des Bundespatentgerichts
öffentlich zugänglich). Die Buchstabenfolge „XXL“, die ursprünglich lediglich eine
Kleidungsgröße bezeichnet hat, wird mittlerweile in den verschiedensten Zusam-
menhängen zur Charakterisierung einer Sache als besonders groß verwendet. So
erkennt der Verkehr ohne weiteres, dass ein als „XXL-Grundstück“ bezeichnete
Immobilien besonders groß sein soll, jedoch nichts mit Kleidergrößen zu tun hat.
(vgl. auch BPatG, Az. 27 W (pat) 7/05 – SchuheXXL; die Entscheidung ist über die
Homepage des Bundespatentgerichts öffentlich zugänglich). Ausgehend davon
wird ein ausreichend relevanter Teil des Verkehrs die Bezeichnung „ImmoXXL“ als
sachlichen Hinweis auf ein sehr großes Angebot von Immobilien bzw. als sachli-
chen Hinweis auf das Angebot besonders großer Immobilien verstehen. Dieses
Verständnis erfordert auch - entgegen der Ansicht des Anmelders - keine gedank-
lichen Zwischenschritte, sondern erschließt sich dem Verkehr ohne weiteres.

Der sachliche Hinweis auf besonders große Immobilien bzw. eine großes Immobi-
lienangebot besteht im Zusammenhang mit allen beanspruchten Dienstleistungen.
Wie das DPMA in seinem Beschluss zutreffend dargelegt hat, werden auch die
Dienstleistungen der Klassen 38 und 42 speziell für den Handel mit Immobilien,
die Verwaltung von Immobilien, die Beratung von Verbrauchern hinsichtlich des
Erwerbs von Immobilien und damit zusammenhängende geschäftliche Tätigkeiten
angeboten. Die Dienstleistungen der Klasse 42 können sämtlich dem Onlinever-
trieb von Immobilien dienen, der in der Branche zumindest bei der Herstellung des
ersten Kontakts zwischen potentiellen Käufern und Verkäufern von hervorgehobe-
ner Bedeutung ist. Gleiches gilt für die Dienstleistungen der Klasse 38, wo bei-
spielsweise die Bereitstellung eines Internet-Chatrooms oder die Telekommunika-
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tion mittels Portalen im Internet die Beratung von Immobilienmaklern aber auch
von Verbrauchern beim Erwerb einer Immobilie zum Gegenstand haben kann.

Soweit die Anmelderin ausführt, dass die Gesamtbezeichnung „ImmoXXL“ sich
lexikalisch nicht nachweisen lasse, mag dies zutreffend sein. Allein ein solches
Argument rechtfertigt aber nicht die Bejahung der Schutzfähigkeit, wenn beide
Markenbestandteile für sich genommen schutzunfähig sind. Die angemeldete
Wortfolge erschöpft sich nämlich in Bezug auf die beanspruchten Produkte in ei-
ner Kombination zweier schlagwortartiger beschreibender Hinweise. Zwar ist
grundsätzlich auf das Gesamtzeichen abzustellen, wobei es auch möglich ist,
dass zwei Sachangaben aufgrund ihrer Zusammenstellung kennzeichnend wirken
können. Nach der maßgeblichen Rechtsprechung des EuGH ist aber eine aus-
schließlich aus beschreibenden Begriffen bestehende Wortfolge oder auch Wort-
neubildung im allgemeinen ebenfalls beschreibend, sofern kein merklicher Unter-
schied zwischen der Kombination der Wörter und der bloßen Summe der Be-
standteile besteht (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 196 bis
198 mit zahlreichen Rspr.Nachw.; z. B. EuGH GRUR 2004, 680 Rn. 39-41 –
BIOMILD; EuGH GRUR 2006, 229 Rn 34-37 – BioID). Die angemeldete Bezeich-
nung weist jedoch keine solche ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein
sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnten, sondern kombiniert lediglich
die beschreibenden Angaben zu einer dienstleistungsbezogenen sinnvollen Ge-
samtaussage. Im Übrigen führt die ausgesprochen häufige, übertreibend anprei-
sende, werbliche Verwendung der Wortfolge „XXL“ dazu, dass die vorliegende
Kombination der Buchstabenfolge mit einem weiteren Begriff wenig originell oder
phantasievoll erscheint.

Der Auffassung des Anmelders, dass die Unterscheidungskraft darin begründet
sei, dass das angemeldete Zeichen in korrekter Schreibweise „Immo-XXL“ lauten
müsse, erscheint eher fernliegend. Die deutsche Sprache ermöglicht die Bildung
zusammengesetzter Substantive, indem die einzelnen Substantive entweder mit
einem Bindestrich verbunden werden oder zu einem Wort verschmelzen. Nach-
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dem beide Möglichkeiten sprachüblich sind, und zudem hinsichtlich der korrekten
Schreibweise oft Unsicherheit besteht, ist der Unterschied zwischen den Bezeich-
nungen „ImmoXXL“ und „Immo-XXL“ so geringfügig, dass der Verkehr diesen
kaum wahrnehmen wird. Insofern kann auch die Tatsache dahingestellt bleiben,
dass der Unterschied zwischen beiden Schreibweisen nur im Schriftbild, nicht aber
im Klangbild des Zeichens zu erkennen ist.

Auch die oben beschriebene Mehrdeutigkeit der angemeldete Bezeichnung in Be-
zug auf den Bestandteil „XXL“, wonach die Immobilie selbst oder aber das Ange-
bot an Immobilien besonders groß sein kann, rechtfertigt keine andere Beurtei-
lung. Die Mehrdeutigkeit eines Begriffs bzw. einer Bezeichnung führt regelmäßig
dann nicht zur Schutzfähigkeit, wenn zumindest eine der Bedeutungen (erst recht,
wenn mehrere) für die beanspruchten Produkte oder Dienstleistungen beschrei-
benden Charakter hat (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, Rn. 32 -DOUBLEMINT; BGH
GRUR 2008, 900, Rn. 15 - SPA II).

Soweit sich die Anmelderin auf Voreintragungen beruft, insbesondere auf die oben
genannte Entscheidung „Schuhe XXL“, ist auf die dazu ergangene umfangreiche
und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online
u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229
Rn. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42-44 - Postkantoor), des BGH (vgl.
GRUR 2008, 1093 Rn. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B.
GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und die
Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach
bei Voreintragungen, aber auch bei abweichenden Entscheidungen weder eine
Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren Rechtspre-
chungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist keine Ermes-
sensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Entscheidung.

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Ausgehend von den Ausführungen zur Unterscheidungskraft, spricht einiges dafür,
dass auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht. Dies kann
im Ergebnis offen gelassen werden.

Die Beschwerde des Anmelders war nach alledem zurückzuweisen.


III.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss kann die Anmelderin und Beschwerdeführerin das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


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