BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 517/17
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…













betreffend die Marke 30 2013 021 053

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hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin
Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 8. März 2013 angemeldete Wortfolge

Piraten-Mix

ist am 22. April 2013 unter der Nr. 30 2013 021 053 in das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgenden Waren der
Klassen 29, 30 und 32 eingetragen worden.

Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefge-
frorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Ge-
müse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milch-
produkte; Speiseöle und –fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaf-
fee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate einschließlich Cerealien-
riegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne
Füllung, Schokoladewaren (soweit in dieser Klasse enthalten), Bon-
bons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwe-
cke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe,
Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;
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Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer
und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Si-
rupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.


Gegen die Eintragung der am 24. Mai 2013 veröffentlichten Marke hat die Inhabe-
rin der seit dem 18. Juli 2011 unter der Nummer 009 791 344 eigetragenen Uni-
onsmarke

Piratenspass

am 21. August 2013 Widerspruch erhoben. Die Unionsmarke genießt Schutz für
die nachfolgenden Waren der Klassen 29, 30 und 32:


Klasse 29: Konfitüren, Kompotte; Milch und Milchprodukte; Soja und
Sojaprodukte, Sojatrinkprodukte; Knabberartikel, soweit in Klasse 29
enthalten; Fruchtsnacks;

Klasse 30: Süßwaren; Schokolade und Schokoladegetränke; Tee
und Getränke auf der Basis von Tee; Kakao, Kakaoerzeugnisse und
Kakaogetränke; Getreidepräparate; Getreidesnacks; Zerealien; feine
Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Saucen (Würzmittel);
Ketchup; Pasta- Saucen; Kräcker [Gebäck]; Petits Fours [Gebäck];
Kekse; Kaugummi; Lakritze; Reissnacks;

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und an-
dere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Milch-
/Frucht-Mischgetränke; Sirupe und andere Präparate für die Zuberei-
tung von Getränken inklusive Brausepulver.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 20. November 2014 die Gefahr von Verwechslungen zwischen
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den sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke
sei als neugeschaffener, phantasievoller Gesamtbegriff durchschnittlich kenn-
zeichnungskräftig. Hinweise für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeich-
nungskraft gebe es nicht. Die angegriffene Marke halte jedoch auch im Hinblick
auf identische Vergleichswaren den erforderlichen deutlichen Zeichenabstand ein.
Es bestehe keine begriffliche Verwechslungsgefahr, weil die zu vergleichenden
Zeichen zusammengesetzte Begriffe seien und die Wortbestandteile „Spass“ und
„Mix“ nicht synonym verwendet würden. Damit hätten die Zeichen unterschiedliche
begriffliche Inhalte. In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass nach dem identi-
schen Bestandteil „Piraten“ der unterschiedliche Klang der Zeichen am Wortende
einen ausreichenden Abstand herstelle. In schriftbildlicher Hinsicht würden sich
die schlanken Lettern der jüngeren Marke ausreichend von den runden Buchsta-
ben der älteren Marke unterscheiden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die von bei-
den Marken beanspruchten Waren seien für Verbraucher bestimmt und preis-
günstige Produkte des täglichen Verbrauchs. Der Aufmerksamkeitsgrad der ange-
sprochenen Verkehrskreise sei daher gering. Die Kennzeichnungskraft der älteren
Marke sei überdurchschnittlich, weil es sich um einen kreativen, phantasievollen
Gesamtbegriff handle, der in keinem Wörterbuch nachweisbar sei. Die sich ge-
genüberstehenden Waren seien identisch bzw. hochgradig ähnlich. In schriftbildli-
cher Hinsicht sei jedenfalls von durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit auszugehen,
da die übereinstimmenden Wortanfänge stärker berücksichtigt würden als die
weiteren Wortbestandteile. Die identischen Wortanfänge würden die beiden zu
vergleichenden Marken prägen. Die Bestandteile „Spass“ und „Mix“ seien neben-
sächlich und ohne eigenen prägenden Inhalt. Auch klanglich bleibe dem Verkehr
der identische Wortanfang stärker in Erinnerung. Die identischen Wortanfänge
würden zudem die Hälfte bis ein Drittel der Buchstabenanzahl ausmachen, so
dass auch klanglich von einer durchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen
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sei. Begrifflich seien die Marken in dem Bestandteil „Piraten“ identisch. Die Wort-
bestandteile „Mix“ und „Spass“ hätten einen ähnlichen Begriffsinhalt, da beide für
Unterhaltung, Abwechslung, Freude und Jux stünden. Beide Begriffe seien positiv
besetzt und würden mit Freizeit und Begeisterung assoziiert.


Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen
Patent – und Markenamts vom 20. November 2014 in der Haupt-
sache aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Uni-
onsmarke 009 791 344 die Löschung der Marke 30 2013 021 053
anzuordnen.


Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.


Nach Auffassung der Markeninhaberin besteht keine Verwechslungsgefahr. Die
Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei nicht erhöht. Die Widersprechende
habe hierzu nichts Konkretes vorgetragen und insbesondere keine Umsatzzahlen
oder Werbeaufwendungen genannt. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe
keine, die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit. Im Schriftbild sei die
ältere Marke ein auffallend langes Wort, wohingegen die jüngere Marke aus zwei
Worten bestehe. Schriftbildlich sei zudem zwischen den jeweiligen Wortbestand-
teilen „Spass“ und „Mix“ keine Ähnlichkeit festzustellen. Gleiches gelte im Hinblick
auf die klangliche Ähnlichkeit der Zeichen. Mit dem Bestandteil „Mix“ erhalte die
angegriffene Marke einen gänzlich anderen Klang als die Widerspruchsmarke.
Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bestehe auch keine begriffliche
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Verwechslungsgefahr. Es könne insbesondere nicht davon ausgegangen werden,
dass die Begriffe „Mix“ und „Spass“ synonym verwendet werden könnten. Ent-
fernte Begriffsähnlichkeiten und gedankliche Anklänge würden nicht ausreichen,
um eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu begründen. Im Übrigen bestehe kein
Anlass, beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen allein auf den iden-
tischen Zeichenbestandteil „Piraten“ abzustellen.


Auf den rechtlichen Hinweis des Senats vom 8. Februar 2017 hat die Widerspre-
chende ergänzend vorgetragen und an Eides Statt versichert, dass die Wider-
spruchsmarke seit 2011 benutzt werde. Die Widersprechende habe mit entspre-
chend gekennzeichneten Waren (insbesondere Milchspeiseprodukten) im
Jahr 2011 einen Umsatz von mehr als … Euro und in den Jahren 2012 bis
2016 Umsätze zwischen … und … Euro erzielt. Die mit der Wider-
spruchsmarke gekennzeichneten Waren seien regelmäßig in Werbebroschüren
abgebildet und beworben worden. Diese Broschüren seien in den 32 deutschen
und den 2 österreichischen Märkten der Markeninhaberin ausgelegt, bzw. an die
umliegenden Haushalte verteilt worden.


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 30 vom 20. November 2014 sowie auf die Schriftsätze der
Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach §§ 64 Abs. 6 Satz 1, 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im
Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne
Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach
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§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den
Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat.


1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger
Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-
richtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 - BARBARA BECKER;
GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 -
Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833
Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382 Rn. 19 - BioGourmet). Von
maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit
der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identi-
tät oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus fol-
gende Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind
zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wech-
selwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR
2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 -
Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Strö-
bele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus
können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren ent-
scheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall
angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerk-
samkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise
bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der angegriffenen Wortmarke

Piratenmix

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und der älteren Widerspruchsmarke

Piratenspass

im maßgeblichen Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren der Klas-
sen 29, 30 und 32 keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.


1.1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist unterdurchschnittlich.
Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Ver-
kehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjeni-
gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 31 -
BioGourmet). Die Widerspruchsmarke ist aus den Wortbestandteilen „Piraten“ und
„Spass“ sprachüblich und unmittelbar verständlich zusammengesetzt. Im Zusam-
menhang mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren hat das Wort
„Piraten“ zwar keine beschreibenden Anklänge, wird aber umfangreich werblich
genutzt. Das Motiv des (historischen) Piraten ist - spätestens nach der sehr erfolg-
reichen Filmserie „Fluch der Karibik“ - ein bedeutender Bestandteil der Populär-
kultur. So sind etwa die Verkleidung als Pirat im Karneval, Piratenmotive auf Be-
kleidung oder Kindergeburtstage unter dem Motto „Piraten“ weithin beliebt. Auch
im Bereich der Lebensmittel, insbesondere bei Süßwaren und spezifisch für Kin-
der bestimmten Lebensmitteln, ist der Verkehr daran gewöhnt, dass diese von
verschiedenen Anbietern mit der Bezeichnung „Pirat“ bzw. „Piraten“ versehen
werden, so dass der Verkehr in der Bezeichnung „Pirat“ in der Regel eine werbli-
che Aufmachung und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sieht. Auf die Recher-
cheunterlagen des Senates, die den Beteiligten mit dem rechtlichen Hinweis vom
8. Februar 2017 übersandt worden sind, wird insoweit Bezug genommen. Der
Wortbestandteil „Spass“ hat insofern beschreibende Anklänge, als damit die As-
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soziation verbunden ist, dass der Verzehr der so gekennzeichneten Lebensmittel
„Spaß“ macht. Zudem wird der Begriff „Spaß“ ebenso wie „Pirat“ in der Werbung
häufig verwendet (vgl. auch hier die o. g. Rechercheunterlagen). Aus diesen
Gründen ist in der Widerspruchsmarke kein phantasievolles und damit die Kenn-
zeichnungskraft steigerndes Element enthalten. Die Wortbestandteile „Pirat“ und
„Spass“ sind vielmehr durch den vielfältigen werblichen Gebrauch so verbraucht,
dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch in der Kombination
der kennzeichnungsschwachen Bestandteile unterdurchschnittlich ist.

Die von der Widersprechenden vorgetragenen und an Eides Statt versicherten
Umsatzzahlen von jeweils deutlich unter 200.000 Euro jährlich sind im Bereich der
Lebensmittel nicht ausreichend, um die Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke in einem relevanten Umfang zu stärken. Verglichen mit dem Umfang des
bundesweiten Marktes für die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Le-
bensmittel erscheint dieser Umsatz ausgesprochen gering. Ausweislich der von
der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen beschränken sich die Werbean-
strengungen auf typische Supermarktprospekte. In den mehrseitigen Prospekten
werden mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Waren neben zahlreichen
anderen Produkten beworben, ohne dass dabei die streitgegenständlichen Waren
in irgendeiner Weise hervorgehoben werden. Selbst wenn man in Bezug auf die
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hinsichtlich der beanspruchten Wa-
ren allein auf Milchprodukte abstellen wollte, was die Widersprechende mit Ihrem
Vortrag andeutet, reichen die vorgetragenen Umsätze und die regionalen, auf ty-
pische Supermarktprospekte beschränkten Werbemaßnahmen im Verhältnis zu
den bundesweit erzielten Gesamtumsätzen und den teils massiven Werbekam-
pagnen der Milchwirtschaft für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft erkenn-
bar nicht aus.

1.2. Die Vergleichsmarken begegnen sich hinsichtlich eines großen Teils der
angegriffenen Waren auf identischen und im Übrigen auf überdurchschnittlich
ähnlichen Waren.
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1.3. Bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
hält die angegriffenen Marke auch bei relativ geringer Aufmerksamkeit der ange-
sprochenen Endverbraucher beim Erwerb von niedrigpreisigen Waren des tägli-
chen Verbrauchs selbst bei identischen Waren den zu fordernden klanglichen,
schriftbildlichen und begrifflichen Abstand zur Widerspruchsmarke in jeder Hin-
sicht ein, so dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit
im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können. In der Regel genügt bereits die hinrei-
chende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungs-
gefahr (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; GRUR 2011, 824 Rn. 26 -
Kappa; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Bei der Beurteilung der Zeichenähn-
lichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustel-
len, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Ele-
mente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La
Espahola/Carbonell; BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl).

a) Im Hinblick auf die häufige werbliche Verwendung des Begriffs „Pirat“ im Zu-
sammenhang mit Lebensmitteln, insbesondere im Bereich der Süßwaren, kann
allein wegen dieser Übereinstimmung der Vergleichszeichen für sich genommen
eine begriffliche Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden. Zudem unterscheiden
sich die Vergleichszeichen in dem jeweils zweiten Zeichenbestandteil „Mix“ und
„Spass“. Dabei kann insbesondere nicht davon ausgegangen werden, dass die
beiden nicht übereinstimmenden Wortbestandteile der Vergleichszeichen als Sy-
nonyme verstanden werden könnten. Eine entsprechende synonyme Verwendung
lässt sich lexikalisch nicht belegen (vgl. hierzu den Duden-Online-Eintrag für „Mix“
mit Synonymen, der den Beteiligten mit dem rechtlichen Hinweis des Senats vom
8. Februar 2017 übersandt worden ist). Die beiden Zeichenbestandteile können
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auch nicht in eine ähnliche begriffliche Richtung gedeutet werden. Das Wort „Mix“
steht in seiner Bedeutung nicht für die Begriffe „Unterhaltung“, „Freude“ oder
„Jux“. Auch bei eigener Recherche des Senats lassen sich weder lexikalisch noch
im allgemeinen Sprachgebrauch Belege für diese Behauptung der Widerspre-
chenden auffinden. Allenfalls bei dem von der Widersprechenden angeführten
Begriff „Abwechslung“ besteht ein gewisser inhaltlicher Zusammenhang zu „Mix“,
wobei auch der Begriff „Abwechslung“ seinerseits kein Synonym des Wortes
„Spass“ ist. Die beiden in den Vergleichszeichen enthaltenen unterschiedlichen
Begriffe stehen bestenfalls in einem gewissen, sehr entfernten assoziativen Kon-
text, der die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr, auch der Gesamt-
zeichen nicht rechtfertigen kann.

b) In klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht bestehen zwischen den sich gegen-
überstehenden Zeichen dahingehend Übereinstimmungen, dass in beiden Be-
zeichnungen der insbesondere im Bereich von Lebensmitteln und Süßwaren, die
speziell für Kinder bestimmt sein können, häufig verwendete und damit „ver-
brauchte“ Begriff „Piraten“ identisch enthalten ist. Dabei berücksichtigt der Senat
auch, dass die Wortanfänge im allgemeinen stärker beachtet werden. Demgegen-
über sind aber die Unterschiede im zweiten Zeichenbestandteil der Vergleichs-
marken weder zu übersehen noch zu überhören. Schriftbildlich heben sich die
Wortbestandteile „Spass“ oder „spass“ „Mix“ oder „mix“ in allen für die Umrisscha-
rakteristik relevanten Kriterien deutlich voneinander ab. In klanglicher Hinsicht
dominieren die deutlich unterschiedlichen Vokallaute „a“ gegenüber „i“ sowie die
unterschiedlichen konsonantischen Laute „m“ gegenüber „sp“, was die Zeichen
hinreichend deutlich voneinander unterscheidet.

c) Andere Arten einer Verwechslungsgefahr liegen ersichtlich nicht vor.

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2. Die Durchführung der mündlichen Verhandlung war von den Beteiligten
nicht beantragt worden und erschien auch aus Sicht des Senats nicht erforderlich,
§ 69 Nr. 1 und 3 MarkenG.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


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