BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



25 W (pat) 515/15
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
26. Januar 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…
- 2 -
betreffend die Marke 30 2011 022 922

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Das am 20. April 2011 angemeldete Wortzeichen

X+readers

ist am 9. September 2011 unter der Nummer 30 2011 022 922 als Marke für die
nachfolgenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 3:
Brillenputztücher, imprägniert mit einem Reinigungsmittel; Reinigungsmittel
für Brillen;

Klasse 9:
Brillen aller Art, auch Fertigbrillen und Sonnenbrillen; Brillenfassungen; Bril-
lengläser, auch solche aus Kunststoff, beschichtete Brillengläser, photo-
trope Brillengläser, Sonnenschutzgläser; Kontaktlinsen; Teile der vorge-
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nannten Waren sowie Zubehör aller Art, nämlich Brillenetuis, Brillenketten
und Bänder;

Klasse 21:
Brillenputztücher (ohne Imprägnierung);

Klasse 35:
Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Brillen aller Art, auch Fertig-
brillen und Sonnenbrillen, Brillenfassungen, Brillengläser, auch solche aus
Kunststoff, beschichtete Brillengläser, phototrope Brillengläser, Sonnen-
schutzgläser, Kontaktlinsen, Teile der vorgenannten Waren sowie Zubehör
aller Art, nämlich Brillenetuis, Brillenketten und Bänder, Brillenputztücher
und Reinigungsmittel; Online- oder Katalogversandhandelsdienstleistungen
mit Brillen aller Art, auch Fertigbrillen und Sonnenbrillen, Brillenfassungen,
Brillengläser, auch solche aus Kunststoff, beschichtete Brillengläser, photo-
trope Brillengläser, Sonnenschutzgläser, Kontaktlinsen, Teile der vorge-
nannten Waren sowie Zubehör aller Art nämlich Brillenetuis, Brillenketten
und Bänder.

Die Eintragung ist am 14. Oktober 2011 veröffentlicht worden. Gegen die Eintra-
gung hat die als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragene Beschwerdefüh-
rerin aus ihrer seit dem 23. März 2006 unter der Nummer UM 002 900 199 einge-
tragenen Wort/Bildmarke


am 12. Januar 2012 Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die
nachfolgenden Waren eingetragen:
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Klasse 9:
Optische Apparate/Instrumente; Optikerwaren, Brillen (Optik), Brillenge-
stelle, Sonnenbrillen, Sonnenbrillen, Sportbrillen, Brillengläser, Lupen, Kon-
taktgläser, Kontaktlinsen, Korrektionslinsen (Optik), Brillenschnüre, -ketten
und -bänder; Schutzmasken, Tauchermasken, Skimasken; Brillenetuis,
Etuis für Kontaktlinsen; Schutzhelme, Skihelme, Fahrradhelme;

Klasse 12:
Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Was-
ser; Fahrräder, Motorräder; Bullaugen.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 9. Januar März 2015 den Widerspruch zurückgewiesen und führt
hierzu aus, dass nach Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung durch den Inha-
ber der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-
marke nicht glaubhaft gemacht worden sei. Die Einrede der Nichtbenutzung sei
mit Schriftsatz vom 17. April 2012 undifferenziert erhoben worden, so dass die
ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union für die
Zeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen sei,
nämlich von Oktober 2006 bis Oktober 2011 und von Januar 2010 bis Januar
2015. Dies sei der Widersprechenden nicht gelungen. Ausweislich der Eidesstatt-
lichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom
27. Juli 2012 habe die Widersprechende in den Jahren 2007 bis 2011 mit entspre-
chend gekennzeichneten Brillen jährliche Umsätze zwischen … Euro und
… Euro erzielt. Dieser Umsatz sei schon abstrakt betrachtet nicht besonders
hoch. Von zentraler Bedeutung sei aber, dass es sich bei den beanspruchten
Waren nicht um teure Produkte mit einem nur begrenzten Abnehmerkreis handle,
sondern um preiswerte Produkte, nämlich Sonnenbrillen zu einem Preis zwischen
… und … Euro. Es fehle zudem an einer konkreten Aufschlüsselung des Ge-
samtumsatzes nach den Absatzgebieten, also nach den Mitgliedsstaaten der EU.
Damit ließen sich keine eindeutigen Feststellungen zum Umfang der Benutzung
- 5 -
treffen, zumal die vorgelegten Rechnungsunterlagen nur den Druck von Waren-
verpackungen und Flyern belegen würden. Auch wenn unter Bezugnahme auf
diese Unterlagen, die Eidesstattliche Versicherung und die vorgelegten Internet-
ausdrucke gewisse Ansatzpunkte für eine ernsthafte Benutzung vorhanden seien,
so gingen die Zweifel zu Lasten der Widersprechenden. Nachdem die Widerspre-
chende die ernsthafte Benutzung ihrer Marke nicht habe glaubhaft machen kön-
nen, komme es nicht mehr darauf an, ob der kennzeichnende Charakter der Wi-
derspruchsmarke verändert worden sei, weil die Marke anders als im Register
eingetragen benutzt worden sei. Aus dem gleichen Grund komme es auf die Frage
der Verwechslungsgefahr nicht mehr an. Das DPMA sei nicht verpflichtet gewe-
sen, vor Erlass des Beschlusses auf die oben genannten Mängel der Glaubhaft-
machung hinzuweisen. Nach dem Beibringungsgrundsatz sei es allein der Wider-
sprechenden überlassen, entsprechende Benutzungsunterlagen beizubringen.
Zudem gelte für das DPMA im Widerspruchsverfahren das Neutralitätsgebot.


Im Beschwerdeverfahren hat die Widersprechende neben den bereits im Verfah-
ren vor der Markenstelle vorgelegten Unterlagen für den Zeitraum vom
26. Januar 2012 bis zum 26. Januar 2017 verschiedene Mittel der Glaubhaftma-
chung vorgelegt. Mit der Anlage 1 zum Schriftsatz vom 5. April 2016 (Bl. 48 – 59
d. A.) hat die Widersprechende mehrere Abbildungen von Brillen vorgelegt, die mit
einer Marke „x rider“ versehen sind, wobei das auf den Abbildungen erkennbare
Zeichen eine andere Typographie aufweist als das eingetragene Widerspruchs-
zeichen. Weiterhin befindet sich auf den Brillen, in räumlicher Nähe zu dem (ab-
gewandelten) Zeichen „x rider“, die stilisierte Abbildung einer Heuschrecke. Als
Anlage 2 (Bl. 60 – 74 d. A.) ist die Abbildung eines aktuellen Katalogs vorgelegt
worden, in dem das gleiche, gegenüber der Marke abgewandelte Zeichen „x rider“
mit der Heuschrecke benutzt wird. In der Anlage 3 (Bl. 74 d. A.) versichert der
Geschäftsführer der Inhaberin der Widerspruchsmarke an Eides Statt, dass mit
der Widerspruchsmarke im Jahr 2012 ein Umsatz von mindestens … Euro, im
Jahr 2013 von mindestens … Euro und im Jahr 2014 von mindestens … Euro
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erzielt worden sei. Für die Jahre 2015 und 2016 hat die Widersprechende keine
Umsätze angegeben. Die Anlage 4 (Bl. 75 – 88) ist die Hardcopy eines
Internetshops, in dem unter der - wie oben beschrieben - abgewandelten Marke
Brillen zum Kauf angeboten werden. Die Anlage 5 (Bl. 90 – 103) zeigt Flugblätter
bzw. Internetseiten, die sich auf verschiedene Sportveranstaltungen beziehen. Auf
zwei Abbildungen, die im Zeitraum von fünf Jahren vor dem Schluss der
mündlichen Verhandlung liegen, nämlich auf einem Werbeflyer für ein Schirennen
vom 25./26. Januar 2014 in Courchevel (Bl. 94 d. A.) und auf dem Foto eines
Autos (Bl. 101 d. A.), das im Jahr 2014 an einer Rally teilgenommen hat, ist die
Widerspruchsmarke sichtbar. Auf den weiteren vorgelegten Abbildungen ist
teilweise nicht die Widerspruchsmarke, sondern nur das oben genannte Zeichen
in Form einer Heuschrecke zu sehen. Als Anlage 6 (Bl. 104 – 131) hat die Wider-
sprechende verschiedene Rechnungen aus der Zeit von 2007 bis 2014 vorgelegt,
ohne diese Rechnungen weiter zu erläutern. Auf den Rechnungen sind die Marke
in der abgewandelten Form und die Abbildung der Heuschrecke zu sehen.


Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Widersprechende gegen den Beschluss
vom 9. Januar 2015. Sie ist der Auffassung, dass die Marke rechtserhaltend be-
nutzt worden sei und im Übrigen auch Verwechslungsgefahr bestehe. Die Wider-
sprechende biete seit dem 15. Mai 2010 im Internet Brillen an. Derzeit würden ein
Onlineshop für das französischsprachige Publikum und ein Onlineshop für das
englischsprechende Publikum unterhalten. Die Widersprechende biete die Brillen
auch mittels eines Kataloges an und benutze die Widerspruchsmarke im Marke-
ting. Sie trete mit ihrer Marke bei zahlreichen Sportveranstaltungen als Sponsor
auf. Die jährlichen Umsätze von … bis … Euro, die zuletzt in den Jahren
2012, 2013 und 2014 erzielt worden seien, erschienen zunächst tatsächlich nicht
übermäßig hoch. Für die Jahre 2015 und 2016 lägen noch keine Umsatzzahlen
vor. Allerdings müssten zum einen die genannten Umsatzzahlen unter Zugrunde-
legung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Inhabers betrachtet werden und zum
anderen könne auch ohne Vertriebshandlungen der Erhalt einer Marke wirtschaft-
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lich sinnvoll sein. So sei die Inhaberin der Widerspruchsmarke ein Ein-Mann-Be-
trieb, der jährlich durchschnittlich … Euro erwirtschafte. Die Umsätze mit den
genannten Brillen würden daher etwa 2,5% des Gesamtumsatzes ausmachen.
Dies reiche für die ernsthafte Benutzung der Marke aus. Bei größeren Unterneh-
men sei eine rechtserhaltende Benutzung schon bei … bis … Euro
Umsatz anerkannt worden, auch wenn dieser Umsatz nur einen Anteil von 0,1%
des gesamten Jahresumsatzes des Markeninhabers ausgemacht habe. Weiterhin
sei der vom DPMA hinsichtlich der Umsatzzahlen angelegte Maßstab unzutref-
fend. Das EuG habe schon den Nachweis eines Jahresumsatzes von … Euro
für die ernsthafte Benutzung einer Marke ausreichen lassen. Die eingereichten
Benutzungsunterlagen würden belegen, dass die Widersprechende ernsthaft be-
müht gewesen sei, sich auf dem Markt zu behaupten. Die Brillen seien beworben
und verkauft worden, in welchem Umfang auch immer. Die Behauptung, dass der
kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens bei der Benutzung verän-
dert worden sei, habe das DPMA nicht weiter konkretisiert. Anders als vom DPMA
angenommen, sei die Marke so benutzt worden, wie sie eingetragen sei, zumin-
dest sei aus Sicht der Widersprechenden nicht erkennbar, inwiefern die konkrete
Benutzung des Zeichens von der eingetragenen Form der Marke abweiche. Das
habe auch das EUIPO in einer Entscheidung anerkannt, die nach einem Wider-
spruch der hiesigen Widersprechenden gegen eine andere Markeneintragung
ergangen sei (Beschluss vom 29. April 2016, Az. B 2 464 249 - Bl. 150/159 d. A.).

Nach § 71 Abs. 3 MarkenG sei zudem die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
anzuordnen. Der Beschluss des DPMA sei überraschend und unter Verstoß ge-
gen § 59 Abs. 2 MarkenG erfolgt. Das DPMA habe mit der Entscheidung den
Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt. Die Widersprechende habe mit Schrift-
satz vom 27. August 2012 um Hinweis gebeten, falls aus Sicht des DPMA weitere
Mittel der Glaubhaftmachung erforderlich sein sollten. Zwischen den Parteien sei
vor dem Beschluss des DPMA eine Aufschlüsselung der Umsatzzahlen nach dem
Absatzgebiet überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Es sei zwischen den Par-
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teien auch nie darüber gestritten worden, dass die erzielten Umsätze für eine
rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu gering sein könnten. Aus
diesem Grund hätte das DPMA der Widersprechenden Gelegenheit geben müs-
sen, sich zu diesem Umstand zu äußern. Zudem habe das Amt die als Anlage 3
zum Schriftsatz vom 4. April 2012 vorgelegten Unterlagen nicht berücksichtigt.
Aus diesen ergebe sich, dass die Waren nach Spanien, Portugal und Deutschland
geliefert worden seien. Im Übrigen sei nach der Rechtsprechung des EuGH eine
Aufschlüsselung der Umsätze nach den Mitgliedsländern der EU nicht erforderlich.
Das DPMA habe auch deswegen gegen § 59 Abs. 2 MarkenG verstoßen, weil der
Beschluss inhaltlich falsch sei und die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung
nicht berücksichtige. Zudem sei der Beschluss widersprüchlich und unklar, weil
das DPMA einerseits „gewisse Anhaltspunkte“ für eine ernsthafte Benutzung ge-
sehen und trotzdem im Ergebnis die Umsatzzahlen für eine rechtserhaltende Be-
nutzung als nicht ausreichend angesehen habe.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, die jüngere Marke
(x+reader) gemäß dem Widerspruchsantrag vom 12. Januar 2012
für alle Waren und Dienstleistungen zu löschen und die Rück-
zahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.
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Nach Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke reicht der von der Widerspre-
chenden angegebene Umsatz für die Jahre 2007 bis 2010 bzw. für die Jahre 2012
bis 2016 (entsprechend des „wandernden“ Zeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG) für eine ernsthafte Benutzung der Marke nicht aus. Der EuGH habe
einen Umsatz von … Euro jährlich als vielleicht gerade noch rechtserhaltend
eingestuft. Die Widersprechende sei wie im Verfahren vor dem DPMA auch im
Beschwerdeverfahren ihrer Obliegenheit zur Glaubhaftmachung nicht nachge-
kommen und habe - unabhängig von den angegebenen Umsatzzahlen - die
rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht. Die vorgelegte eidesstatt-
liche Versicherung des Geschäftsführers der Inhaberin der Widerspruchsmarke
sei pauschal und unglaubwürdig. Da Brillen der Mode unterliegen würden, sei es
unglaubhaft, dass diese seit 2003 unverändert angeboten würden. Die von der Wi-
dersprechenden vorgelegten Anlagen lägen zudem teilweise außerhalb des Be-
nutzungszeitraumes bzw. würden nur eine Verwendung der Marke in Frankreich
belegen. Schließlich sei in allen Anlagen ersichtlich, dass die Marke nicht in der
eingetragenen, sondern in einer deutlich abgewandelten und damit nicht rechtser-
haltenden Form benutzt worden sei.

Gründe für die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr lägen nicht
vor. Die Entscheidung des DPMA sei nicht überraschend ergangen, da es der Wi-
dersprechenden oblegen habe, ausreichende Mittel der Glaubhaftmachung vor-
zulegen. Die Widersprechende habe die Umsätze nur pauschal und ohne Bezug
zu den Absatzmengen und den Absatzgebieten behauptet. Die Hinweispflicht aus
§ 59 Abs. 2 MarkenG beziehe sich nur auf Tatsachen und nicht auf Rechtsmei-
nungen. Schließlich habe das DPMA zutreffend darauf hingewiesen, dass es zur
Neutralität verpflichtet und deswegen nicht berechtigt gewesen sei, auf Mängel der
Glaubhaftmachung hinzuweisen.

Der Senat hat die Widersprechende mit Ladungszusatz vom 28. Dezember 2016
darauf hingewiesen, dass die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nach
§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG voraussichtlich für den Zeitraum von 26. Januar 2012
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bis Januar 2017 glaubhaft gemacht werden müsse. Nach Ansicht des Senats
seien die bislang an Eides Statt versicherten Umsätze von … Euro im
Jahr 2012, … Euro im Jahr 2013 und … im Jahr 2014 sehr gering, so dass aus
diesem Grund die Bejahung der rechtserhaltenden Benutzung in Frage zu stellen
sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 9, die Schriftsätze der Beteiligten, das Protokoll der mündli-
chen Verhandlung und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 und § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde der Wider-
sprechenden ist auch im Übrigen zulässig. Die Beschwerde ist aber nicht begrün-
det.

Der Senat teilt im Ergebnis die Auffassung der Markenstelle, dass der Wider-
spruch nach §§ 125 b Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist. Für
sämtliche nach der Registerlage beanspruchten Waren, ausgenommen Brillen, hat
die Widersprechende eine Benutzung der Marke im relevanten Zeitraum nicht be-
hauptet, so dass hinsichtlich dieser Waren die Einrede der Nichtbenutzung ohne
weiteres durchgreift. Die Widersprechende hat zudem die ernsthafte Benutzung
der Widerspruchsmarke für die Ware „Brillen“ nicht gemäß § 125 b Nr. 4 MarkenG
i. V. m. Art. 15 Abs. 1 GMV ausreichend glaubhaft gemacht.

1. Die gemäß § 125 b Nr. 1 und Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 zuläs-
sige Einrede der Nichtbenutzung ist undifferenziert erhoben worden, so dass die
Widersprechende sowohl für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vom
14. Oktober 2006 bis zum 14. Oktober 2011 (Veröffentlichung der Eintragung der
angegriffenen Marke) als auch für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
- 11 -
vom 26. Januar 2012 bis 26. Januar 2017 (Schluss der mündlichen Verhandlung)
die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft machen muss.

Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion,
d. h. der Garantierung der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für
die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Waren oder Dienstleistun-
gen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, wobei die Fälle ausge-
schlossen sind, in denen die Marke nur symbolisch benutzt wird, um die durch sie
begründeten Rechte zu wahren. Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist
anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu beurteilen, durch die die wirt-
schaftliche Verwertung der Marke im Geschäftsverkehr belegt werden kann; dazu
gehören insbesondere eine Nutzung, die im betreffenden Wirtschaftszweig als
gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die durch die Marke geschütz-
ten Waren und Dienstleistungen zu behalten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser
Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und
die Häufigkeit der Benutzung der Marke (EuGH GRUR 2003, 425, Rn. 43 - An-
sul/Ajax; GRUR 2006, 582 Rn. 70 - VITAFRUIT; GRUR 2008, 343 Rn. 72 - Il
Ponte Finanziaria/HABM; GRUR 2013, 182 Rn. 28 - ONEL/OMEL; BGH GRUR
2006, 152 Rn. 21 - GALLUP; GRUR 2009, 60 Rn. 37 - LOTTOCARD; GRUR
2010, 729 Rn. 15 - MIXI; GRUR 2012, 832 Rn. 49 - ZAPPA; GRUR 2013, 725
Rn. 38 - Duff Beer). Maßgeblich sind damit in erster Linie die branchenbedingten
Besonderheiten der betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie Ort, Dauer
und Umfang der Benutzung und das wirtschaftliche Umfeld und der Zuschnitt des
Unternehmens des Markeninhabers. Dabei ist auch eine mögliche Wechselwir-
kung der einzelnen Faktoren untereinander zu beachten (Ströbele/Hacker, Mar-
kenG 11. Aufl., § 26 Rn. 8).

Hiervon ausgehend, ergeben sich nicht genügend konkrete Anhaltspunkte, die
eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im geschäftlichen Verkehr be-
legen können.
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a) Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass es sich bei der Markeninhaberin um
ein kleines Unternehmen handelt, das im Hinblick auf den markenrechtlichen
Schutz seiner Waren und Dienstleistungen gegenüber größeren Unternehmen
nicht schlechter gestellt werden darf, ist der mit der beanspruchten Ware „Brillen“
erzielte Umsatz nicht ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung anzunehmen.
Nach Angaben der Widersprechenden wurde im Zeitraum vom 26. Januar 2012
bis zum 26. Januar 2017 in der gesamten europäischen Union ein Umsatz von
insgesamt lediglich … Euro erzielt. Im Jahresdurchschnitt erzielte damit die
Widersprechende einen Umsatz von … Euro. Bei einem Preis der verkauften
Brillen zwischen … und … Euro bzw. einem durchschnittlichen Preis von … Euro
sind damit europaweit durchschnittlich jährlich etwa 14 Brillen verkauft worden.
Unterstellt man, dass nur Brillen zu einem Preis von … Euro verkauft worden sind,
so beläuft sich deren Anzahl auf etwa 24. Diese, schon für sich genommen aus-
gesprochen geringe Zahl der verkauften Produkte, ist im Verhältnis zu der Zahl
der jährlich in der EU jährlich verkauften Brillen im Ergebnis nahe null. Zudem sind
Brillen, zu denen auch Sport- oder Sonnenbrillen zu zählen sind, alltägliche Ge-
brauchsgegenstände, so dass auch nicht ausnahmsweise davon ausgegangen
werden kann, dass die ausgesprochen geringen Umsatzzahlen angesichts eines
exklusiven Produkts und eines ausgewählten Käuferkreises lediglich warenbedingt
seien. Dabei ist auch zu beachten, dass die Widerspruchsmarke bereits am
21. Oktober 2002 angemeldet und am 23. März 2006 eingetragen worden war, so
dass der Widersprechenden nicht zugutegehalten werden kann, dass es einer
gewissen Anlaufzeit bedarf, um sich mit einem neuen Produkt bzw. einer neuen
Marke am Markt zu etablieren, so dass zunächst mit geringen Umsatzzahlen zu
rechnen ist. Dies gilt umso mehr, als die Widersprechende für die Jahre 2015 und
2016 überhaupt keinen Umsatz behauptet bzw. glaubhaft gemacht hat, so dass
sich das Geschäft der Widersprechenden, wenn ein solches überhaupt vor 2012 in
einem ausreichenden Umfang betrieben worden sein sollte, zurückentwickelt hat
bzw. vollständig zum Erliegen gekommen ist. Die Ausführungen des Parteivertre-
ters in der mündlichen Verhandlung, dass sich die Geschäftsunterlagen für die
Jahre 2015 und 2016 beim Steuerberater befänden, so dass keine Umsatzzahlen
- 13 -
glaubhaft gemacht werden könnten, und der Geschäftsbetrieb der Widerspre-
chenden aus persönlichen und familiären Gründen sich in seinem Umfang verrin-
gert habe, führt zu keiner anderen Beurteilung. Die Widersprechende hat diesen
Parteivortrag zum einen nicht glaubhaft gemacht. Zum anderen hat der Senat hat
mit dem Ladungszusatz vom 28. Dezember 2016 überaus deutlich darauf hinge-
wiesen, dass die Frage der rechtserhaltenden Benutzung entscheidungserheblich
sei und die an Eides Statt versicherten Umsätze möglicherweise nicht ausreichend
sein könnten, um die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Insoweit
oblag es der Widersprechenden entsprechende Unterlagen zu beschaffen, z. B. in
Form einer vorläufigen Bestätigung oder einer Versicherung an Eides Statt des
Steuerberaters.

Im Übrigen ist es nach Auffassung des Senats für den vorliegenden Fall ohne Be-
deutung, welcher Prozentsatz am gesamten Warenumsatz der Widersprechenden
mit der beanspruchten Ware „Brillen“ erzielt wird. Unabhängig davon, ob dieser
Prozentsatz 100 oder 2,5 beträgt, sind unter Berücksichtigung der Art der Waren
und des mit einer Unionsmarke beanspruchten Gesamtabsatzgebietes die Um-
sätze in absoluten Zahlen insgesamt zu gering, um eine ernsthafte Nutzung zu
belegen. Insofern ist der vorliegende Fall nicht mit einer Marke zu vergleichen, die
von einer großen Einzelhandelskette benutzt wird, die mit dieser Marke erhebliche
Umsätze erzielen kann, auch wenn dieser Umsatz nur einen Bruchteil des Ge-
samtumsatzes darstellt. Soweit sich die Inhaberin der Widerspruchsmarke auf
eine Entscheidung des EuG beruft, wonach ein Umsatz von jährlich 2.640 Euro für
die rechtserhaltende Benutzung ausreichend sei, ist dem entgegenzuhalten, dass
die Widersprechende diesen Umsatz nur in einem von fünf Jahren knapp über-
troffen hat und im Weiteren deutlich hinter dem genannten Betrag zurückgeblieben
ist.

b) Auch die weiteren Mittel der Glaubhaftmachung, auf die sich die Widerspre-
chende beruft, sind wenig aussagekräftig und erlauben keine sicheren Feststel-
lungen dahingehend, dass die Widersprechende sich ernsthaft bemüht hat, Markt-
- 14 -
anteile auf dem Sektor der Brillen zu erhalten bzw. zu gewinnen. Auch wenn als
richtig unterstellt wird, dass die Widersprechende einen aktuellen Katalog heraus-
gebracht hat, sagt diese Tatsache allein nichts über die Auflagenhöhe, das Ver-
breitungsgebiet und die Art der Verbreitung des Katalogs (vgl. BPatG
27 W (pat) 194/01 – Rainbow Star/RAINBOW – die Entscheidung ist über die In-
ternetseite des BPatG öffentlich zugänglich). Insofern kann nur festgestellt wer-
den, dass ein Katalog existiert, der aber nicht die Ware selbst, sondern ein Ne-
benprodukt zur Förderung des Warenverkaufs ist (Ströbele/Hacker, MarkenG
11. Aufl., § 26 Rn. 38). Gleiches gilt für die zwei Internetshops, die die Widerspre-
chende in Englisch und Französisch betreibt. Auch die bloße Existenz eines Inter-
netshops besagt nichts darüber, welcher finanzielle und organisatorische Aufwand
hierfür betrieben wird. Die Homepage selbst besagt für sich genommen auch
nichts darüber, ob und wie sie von den angesprochenen Verkehrskreisen wahrge-
nommen wird. Dies könnte z. B. mit entsprechenden Zugriffszahlen belegt werden.
Bei der von der Widersprechenden behaupteten Sponsorentätigkeit bleibt gleich-
falls hinsichtlich des Aufwandes und der Wirkung vieles offen (z. B. Kosten, Ver-
breitungsgebiet, Zuschauerzahlen etc.). Im Übrigen belegt nur ein Teil der von der
Widersprechenden vorgelegten Unterlagen die Benutzung der Widerspruchs-
marke. Teilweise benutzt die Widersprechende bei ihrer Sponsorentätigkeit nur die
stilisierte Heuschrecke als Zeichen. In den vorgelegten Anlagen, die das Spon-
soring belegen sollen, beschränkt sich die Benutzung der Widerspruchsmarke auf
insgesamt nur zwei (kleine) Abbildungen auf einem Werbeflyer für ein Schirennen
und auf einem Rallyauto. Ausweislich der Größe und der Positionierung der Wi-
derspruchsmarke ist dabei offensichtlich, dass die Widersprechende bei den Ver-
anstaltungen nicht als Hauptsponsor aufgetreten ist.

c) Soweit sich die Widersprechende auf eine Entscheidung des EUIPO vom
29. April 2016 (Az. B 2 464 248) beruft, in welcher die Frage der rechterhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke geprüft und bejaht worden war, ist dem entge-
genzuhalten, dass die zu prüfenden Benutzungszeiträume unterschiedlich sind
- 15 -
und das EUIPO seine Entscheidung auf zahlreiche Mittel der Glaubhaftmachung
gestützt hat, die nicht in den hier relevanten Benutzungszeitraum fallen.

d) Nachdem bereits die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 2
MarkenG durchgreift, können weitere Darlegungen zur rechtserhaltenden Benut-
zung im Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG dahingestellt bleiben. Gleich-
falls kann dahingestellt bleiben, ob die konkrete Benutzung der Widerspruchs-
marke in einer von der Eintragung abweichenden Form den kennzeichnenden
Charakter der Widerspruchsmarke verändert hat, § 125 b Nr. 4 MarkenG i. V. m.
Art. 15 GMV.


2. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 71 Abs. 3
MarkenG war nicht veranlasst.

Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kann nach § 71 Abs. 3 MarkenG ange-
ordnet werden, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig erscheinen
würde, die Beschwerdegebühr einzuhalten. Solche Umstände können sich unab-
hängig vom Ausgang des Beschwerdeverfahrens insbesondere aus Verfahrens-
fehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben
(Ströbele/Hacker, MarkenG 11. Aufl., § 71 Rn. 43 m. w. N.). Weiterhin muss die
Fehlentscheidung für die Notwendigkeit der Einlegung der Beschwerde kausal
gewesen sein (BPatGE 30, 207, 210 f. – Beschluss vom 13. April 1989,
Az. 24 W (pat) 121/87). Gemessen an diesen Grundsätzen, gebietet es die Billig-
keit nicht, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

a) Der Beschluss des DPMA vom 9. Januar 2015 hat die Widersprechende
insbesondere nicht in ihrem Recht auf rechtliches Gehör gem. § 59 Abs. 2 Mar-
kenG verletzt. Das gilt auch insoweit, als das DPMA seine Entscheidung darauf
stützt, dass die Umsatzzahlen der Widersprechenden nicht nach den jeweiligen
Absatzgebieten aufgeschlüsselt waren. Die Frage der rechtserhaltenden Benut-
- 16 -
zung der Widerspruchsmarke war im Verfahren vor dem DPMA strittig gewesen.
Die Widersprechende hatte hierzu schon mit Schriftsatz vom 8. März 2012 vorge-
tragen, also bereits vor der Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung mit Schrift-
satz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 17. April 2012 (Bl. 60 d. V.A.). Zu
dieser Frage haben beide Seiten umfangreich schriftsätzlich vorgetragen, so dass
vor dem Beschluss des DPMA vom 9. Januar 2015 aus Sicht der Widersprechen-
den klar erkennbar war, dass der Ausgang des Verfahrens vom Nachweis der
rechtserhaltenden Benutzung entscheidend abhängig war. Insofern oblag es der
Widersprechenden, von sich aus alle in dieser Hinsicht relevanten Tatsachen vor-
zutragen, da sie sich alle Mängel der Glaubhaftmachung zurechnen lassen
musste (Hacker/Ströbele, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rn. 58, 66). Es gilt insoweit im
Widerspruchsverfahren der Beibringungsgrundsatz (BGH GRUR 2010, 859 Rn. 15
- Malteserkreuz III), ohne dass für amtliche Ermittlungen Raum wäre.

b) Die fehlerhafte Anwendung des materiellen Rechts, die von der Widerspre-
chenden gerügt wird, rechtfertigt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nur,
wenn die Rechtsanwendung völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl., § 71 Rn. 46 m. w. N.). Dies ist erkennbar nicht der Fall. Auch
wenn die Aufschlüsselung der Absatzgebiete kein geeignetes Kriterium für die Be-
urteilung der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke ist (vgl. EuGH GRUR
2013, 182 Rn. 44 – ONEL/OMEL), so ist gleichwohl der Beschluss des DPMA
sachlich begründet, nachdem er sich auch auf weitere, zutreffende rechtliche Er-
wägungen stützt. Die Rechtsauffassung, dass eine Aufschlüsselung der Umsätze
nach den einzelnen Mitgliedsstaaten erforderlich sei, war zudem für die im Be-
schluss getroffene rechtliche Entscheidung nicht kausal. Dem Beschluss des
DPMA ist zu entnehmen, dass die Entscheidung vor allem darauf gestützt wird,
dass die Umsatzzahlen insgesamt zu niedrig sind, um eine rechtserhaltende Be-
nutzung glaubhaft zu machen. Das Argument, dass keine nach Ländern aufge-
schlüsselten Umsatzzahlen vorlagen, wurde mit dem Wort „zudem“ angeführt, wo-
raus folgt, dass dieser Gesichtspunkt zu dem eigentlichen, ausschlaggebenden
Grund nur ergänzend angeführt wurde.
- 17 -
c) Soweit die Widersprechende darauf abstellt, dass der Beschluss des DPMA
unklar und widersprüchlich sei, bedarf es keiner näheren Darlegung, dass kein
Widerspruch darin gesehen werden kann, wenn eine Abwägung der für und gegen
eine rechtserhaltende Benutzung sprechenden Gesichtspunkte schließlich zu ei-
nem bestimmten Ergebnis führt. Wenn also das DPMA im Rahmen der Abwägung
anführt, dass „gewisse Anhaltspunkte für eine rechtserhaltende Benutzung spre-
chen würden“, steht dies nicht im Widerspruch zu dem Schluss des DPMA, dass
diese Anhaltspunkte im Ergebnis nicht ausreichend sind.


3. Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1
Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.


4. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 83
Abs. 2 MarkenG war nicht veranlasst. Der Senat hatte über keine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden und ist in seiner Entscheidung nicht
von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts bzw. des Bundesgerichtshofes
abgewichen.
- 18 -
III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

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