ECLI:DE:BPatG:2017:141217B25Wpat503.17.0


BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 503/17
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…







betreffend die Markenanmeldung 30 2014 034 614.1

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
14. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der
Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

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beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

PatientAssist

ist am 17. Juli 2014 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren
und Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 45 angemeldet worden:

Klasse 9: Computer-Software [gespeichert]; Datenverarbei-
tungs-Software; Software; Software zur Datenverarbeitung; Soft-
ware-Anwendungen für Computer [herunterladbar]; Softwarepa-
kete; Softwarepakete für Computer;

Klasse 42: Aktualisieren von Computer-Software; Aktualisierung
und Design von Computer-Software; Aktualisierung und Wartung
von Computer-Software; Aktualisierung von Software-Datenban-
ken; Aktualisierung von Speicherbanken [Software] von Compu-
tersystemen; Beratung auf dem Gebiet von Computerhardware
und -software; Beratung in Bezug auf Computer und Software;
Beratung in Bezug auf Computernetze mit unterschiedlichen Soft-
wareumgebungen; Beratungsdienste auf dem Gebiet von Compu-
terhardware und -software; Computerhardware- und -softwarebe-
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ratungsdienstleistungen; Computerprogrammierung und Software-
entwicklung; Consulting und Beratung auf dem Gebiet der Compu-
terhardware und -software; Design von Computer-Software; De-
signdienstleistungen für Computer-Software; Dienstleistungen für
den Entwurf von Software für die elektronische Datenverarbeitung;
Dienstleistungen für die Gestaltung von Computer-Software; Ent-
wickeln von Software; Entwicklung von Computer-Software; Ent-
wicklung von Software; Entwicklung von Software für Computer;
Entwicklung von Software für Rechner; Entwicklung von Software-
lösungen für Internet-Provider und Internet-Nutzer; Entwicklung,
Programmierung und Implementierung von Software; Entwurf und
Entwicklung von Computerhardware und -software; Entwurf, Ent-
wicklung und Implementierung von Software; Erstellung von Da-
tenverarbeitungsprogrammen [Software]; Erstellung, Wartung,
Pflege und Anpassung von Software; Hosting-Dienste, Software
as a Service (SaaS) und Vermietung von Software; Installation
von Software; Installation, Wartung und Reparatur von Software
für Computer; Installation, Wartung und Reparatur von Software
für Computersysteme; Kundenspezifische Gestaltung von Soft-
warepaketen; Kundenspezifische Softwareanpassung; Kunden-
spezifisches Design von Softwarepaketen; Reparatur [Wartung
und Aktualisierung] von Software; Software as a Service [SaaS];
Softwaredesign; Softwaredesign und -entwicklung; Softwareengi-
neering; Softwareentwicklung; Softwareentwicklungsdienste; Soft-
wareentwicklungsleistungen; Softwareerstellung; Softwareerstel-
lungsleistungen; Softwarevermietung für Computer; Technischer
Support im Softwarebereich; Vermietung von Computer-Software;
Vermietung von Software für Computer; Vermietung von Software
für Rechner; Wartung und Aktualisierung von Software; Wartung
und Reparatur von Software;

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Klasse 45: Lizensierung von Software.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese
unter der Nummer 30 2014 034 614.1 geführte Anmeldung mit Beschluss vom
25. November 2014 wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Zur
Begründung ist ausgeführt, dass der Begriff „Assist“ die Bedeutung „helfen“ bzw.
„unterstützen“ habe. Das Wort zähle zum englischen Grundwortschatz und sei
darüber hinaus dem entsprechenden deutschen Begriff „assistieren“ (bzw. „As-
sistent“) sehr ähnlich. Es werde daher von den angesprochenen Verkehrskreisen
ohne Weiteres verstanden. Die angemeldete Wortkombination aus den Begriffen
„Assist“ und „Patient“ habe im Wesentlichen die Bedeutung „Patientenunterstüt-
zung“. Sie beinhalte damit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleis-
tungen eine dahingehende Sach- bzw. Bestimmungsangabe, dass die Software
und die dazugehörigen technischen Dienstleistungen dazu bestimmt oder geeig-
net seien, Patienten zu unterstützen. Die Unterstützung könne beispielsweise in
Form von Software erfolgen, die den Patienten oder den Arzt dabei unterstützten,
bestimmte (Patienten-)Daten zu organisieren und zu verwalten. Entgegen der
Auffassung der Anmelderin spreche die Neuheit eines Zeichens nicht ohne Weite-
res für dessen Schutzfähigkeit. Der Verbraucher sei daran gewöhnt, ständig mit
neuen Begriffen konfrontiert zu werden, die dazu bestimmt seien, sachbezogene
Informationen in einprägsamer Form zu übermitteln. Darüber hinaus sei der Ver-
kehr auch daran gewöhnt, dass solche neuen Bezeichnungen häufig nicht sprach-
regelgerecht gebildet würden. Schließlich könne auch die Tatsache, dass es sich
bei der angemeldeten Bezeichnung um eine Wortkombination handle, die Unter-
scheidungskraft im Ergebnis nicht begründen. Die Verbindung von einzelnen, für
sich genommen schutzunfähigen Bestandteilen könne einer angemeldeten Marke
nur dann die Schutzfähigkeit vermitteln, wenn die Kombination zu einer Wortneu-
schöpfung führe, die über die Summe ihrer beschreibenden Teile hinausgehe.
Vorliegend entferne sich aber die Wortkombination „PatientAssist“ nicht hinrei-
chend weit von dem Eindruck, der bei der bloßen Aneinanderreihung der einzel-
nen, beschreibenden Bestandteile entstehe. Soweit sich die Anmelderin auf die
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Eintragung gleicher oder vergleichbarer Marken berufe, führe auch dies zu keiner
anderen Beurteilung, da es sich bei der Entscheidung über die Eintragung einer
Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung
handle. Für die Entscheidung, ob ein Eintragungshindernis bestehe, komme es
allein darauf an, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen eines der gesetzlich
geregelten absoluten Schutzhindernisse gegeben seien.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Auch wenn es
zutreffe, dass die angemeldete Bezeichnung sich erkennbar aus den beiden Be-
griffen „Patient“ und „Assist“ zusammensetze und jeder der beiden Begriffe für
sich genommen beschreibend sei, begründe vorliegend die Kombination der bei-
den Begriffe die erforderliche Unterscheidungskraft. Die Wortkombination sei
zudem schon deswegen nicht sachbeschreibend, weil sie neu sei. Auch das Bun-
despatentgericht habe in seinem Hinweis vom 11. Mai 2017 keinen Nachweis für
eine vorherige Existenz der Wortkombination anführen können. Lediglich andere
Begriffe wie „pedal assist“ oder „power assist“ seien auffindbar gewesen. Soweit
das Bundespatentgericht auf deutsche Begriffe wie „Elektronischer Assistent“ oder
„Pflegeassistent“ verweise, hätten diese Wortkombinationen erkennbar einen
anderen Sinn und seien deswegen mit der vorliegenden Anmeldung nicht ver-
gleichbar. Insbesondere sei der deutsche Begriff „Assistent“ nicht mit dem engli-
schen Wort „Assist“, sondern mit dem Wort „Assistant“ zu übersetzen. Im Übrigen
beziehe sich das angemeldete Zeichen auf das englische Wort „patient“ und nicht
auf das deutsche Wort „Patient“. Im Übrigen sei die Wortkombination, selbst wenn
als richtig unterstellt werde, dass diese im Sinne von „Patientenunterstützung“
verstanden werden könne, gleichwohl hinsichtlich der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen der Klassen 9, 42 und 45 nicht beschreibend. Auch wenn es
Software gebe, die zur Unterstützung von Patienten bestimmt sei, führe dies nicht
zu einem beschreibenden Inhalt der Bezeichnung „PatientAssist“. Denn Software
könne für jede denkbare Dienstleistung verwendet werden, so dass der Rechts-
auffassung des DPMA folgend Software denknotwendig vom Markenrechtsschutz
ausgeschlossen sein müsste. Auch hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der
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Klasse 42 sei ein inhaltlicher Zusammenhang mit einer „Patientenunterstützung“
nicht erkennbar. Im Übrigen sei die angemeldete Bezeichnung auch deswegen
schutzfähig, weil es sich um eine ungewöhnliche und unbekannte Wortverbindung
handle, die bislang nur von der Anmelderin benutzt werde. Schließlich sei darauf
zu verweisen, dass zahlreiche, ähnlich gebildete Zeichen als Marken eingetragen
worden seien, wie beispielsweise „Wound Assist“, „CardioAssist“ oder „DiabetAs-
sist“.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 25. November 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 42 vom 25. November 2014, die Schriftsätze der Anmelderin,
den schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Mai 2017 und den weiteren Akten-
inhalt Bezug genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1, § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte und auch im Übrigen
zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg. Dem
angemeldeten Wortzeichen fehlt im Hinblick auf die beanspruchten Waren und
Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG,
so dass die Markenstelle die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen hat, § 37
Abs. 1 MarkenG.

Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom
Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Haupt-
funktion einer Marke liegt darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten
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Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428
Rn. 30, 31 – Henkel; BGH GRUR 2006, 850 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).
Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen, denen der
Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnet
(vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006; EuGH GRUR 2004, 674
Rn. 86 – Postkantoor). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist ferner dann aus-
zugehen, wenn die Wortfolge für sich genommen oder im Zusammenhang mit pro-
duktbeschreibenden Angaben lediglich Anpreisungen und Werbeaussagen allge-
meiner Art enthält (siehe dazu BGH GRUR 2013, 522 Rn. 9 – Deutschlands
schönste Seiten). Darüber hinaus fehlt die Unterscheidungskraft u. a. aber auch
solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten
Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen aber ein enger beschreiben-
der Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt wird (vgl. BGH – FUSSBALL
WM 2006 a. a. O.). Gemessen an diesen Maßstäben erschöpft sich die angemel-
dete Wortkombination in einem sachlichen Hinweis auf die Bestimmung der bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen dahingehend, Patienten oder medizini-
sches Personal bei bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Heilbe-
handlung zu unterstützen.

Die angemeldete Bezeichnung ist – wie auch die Anmelderin einräumt – aufgrund
der Binnengroßschreibung ohne Weiteres erkennbar aus den beiden Wörtern „Pa-
tient“ und „Assist“ gebildet. Dabei bezeichnet der Begriff „Patient“ – unabhängig
davon, ob man in dem Wort einen englischen oder deutschen Begriff erkennen
will – u. a. auch in der englischen Sprache eine Person, die sich bei einem Arzt
oder einem anderen Angehörigen eines Heilberufes (Heilpraktiker, Physiothera-
peut, Krankengymnast usw.) in Behandlung befindet. Der englische Begriff „assist“
bedeutet als Verb „jemanden/m oder etwas unterstützen, helfen, beistehen“. In
englischen substantivischen Wortzusammensetzungen wird der Begriff „assist“ mit
entsprechender Bedeutung verwendet, etwa in der Wortkombinationen „pedal-
assist“, womit eine Tretunterstützung beim Fahrrad gemeint ist (vgl. auch: power-
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assist = Unterstützungskraft, emergency brake assist = Bremsassistent, heart
assist pump = Herzunterstützungspumpe, parking assist system = Einparkassis-
tent; auf die mit dem schriftlichen Hinweis des Senats vom 11. Mai 2017 über-
sandten Rechercheunterlagen wird insoweit Bezug genommen). Der Wortbe-
standteil „Assist“ ist wegen des gemeinsamen Wortstammes mit dem deutschen
Begriff „Assistent/assistieren“ auch ohne vertiefte Kenntnisse der englischen Spra-
che unmittelbar in diesem Sinne verständlich. So gibt es beispielsweise seit dem
Jahr 2007 im Bereich der Pflege (die „Patienten“ zukommen kann) die Ausbildung
zum „Service- und Pflegeassistent/in“. Auch der Begriff des „elektronischen Assis-
tenten“ hat Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch gehalten, wobei elektroni-
sche Assistenzsysteme für Patienten seit langem diskutiert werden. Insoweit teilt
der Senat die Auffassung des DPMA, dass die Wortkombination auch für breiteste
Verkehrskreise ohne Weiteres im Sinne von „Unterstützung von/für Patienten“ ver-
ständlich ist. Ausgehend davon wird der Verkehr die angemeldete Wortkombina-
tion im Zusammenhang mit Software und damit zusammenhängende Dienstleis-
tungen, die allesamt für Krankenhäuser, Arztpraxen und Praxen von sonstigen
Heilberufen bestimmt sein können, rein beschreibend dahingehend verstehen,
dass diese Waren und Dienstleistungen im weitesten Sinne dafür bestimmt und
geeignet sind, die Behandlung der Patienten zu unterstützen, sei es durch die Ver-
waltung der Patientendaten oder unmittelbar bei der ärztlichen Untersuchung oder
Heilbehandlung im weitesten Sinne. Dies betrifft entgegen der Auffassung der
Anmelderin alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere auch
die der Klasse 42, die sämtlich im oben genannten Sinne angeboten und verwen-
det werden können. So kann beispielsweise auch die „Aktualisierung von Compu-
tersoftware“ die Verwaltung von Patientendaten betreffen, etwa wenn Gesetzes-
änderungen oder neue ICD-Diagnoseschlüssel (ICD = International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems) einzupflegen sind. Der
Auffassung der Anmelderin, dass der Argumentation des DPMA folgend Software
faktisch vom Markenschutz generell ausgenommen sei, weil Software sich auf alle
möglichen Lebensbereiche beziehen könne, kann nicht beigetreten werden. Auch
wenn bestimmte Waren und Dienstleistungen, wie etwa Bücher und Druckerei-
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erzeugnisse, aber auch Software, nahezu alle Lebensbereiche betreffen können,
so dass dementsprechend ein enger beschreibender Bezug zu diesen sachlichen
Zusammenhängen nahe liegen kann, ist ein markenrechtlicher Schutz keineswegs
ausgeschlossen. Auch Zeichen, die einen konkreten sachlichen Bedeutungsgehalt
aufweisen, können insoweit Unterscheidungskraft aufweisen, was jedoch stets im
Einzelfall zu prüfen ist. Im Übrigen beschränkt sich die Möglichkeit der marken-
rechtlichen Zeichenbildung nicht auf Sachangaben, sondern es ist auch der sehr
weite Bereich von Fantasiebezeichnungen eröffnet. Diese Erkenntnis scheint
angesichts des Bedürfnisses nach der Verwendung beschreibender Sachangaben
bzw. möglichst deutlich sprechender Marken aus dem Blickfeld zu geraten.

Im Übrigen handelt es sich bei der angemeldeten Wortfolge um keine ungewöhnli-
che Wortverbindung. Aus Sicht des normal informierten und angemessen auf-
merksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers, der daran gewöhnt ist,
ständig mit neuen und nicht immer sprachregelgerecht gebildeten Begriffen kon-
frontiert zu werden, durch die ihm lediglich sachbezogene Informationen in ein-
prägsamer Form übermittelt werden sollen, entspricht die vorliegende Zeichenbil-
dung durchaus dem üblichen Sprachgebrauch, zumindest im Bereich der Pro-
duktwerbung. Dies gilt insbesondere für die Verwendung von Wörtern aus unter-
schiedlichen Sprachen. Ein entsprechender Sprachenmix, vor allem aus engli-
schen und deutschen Begriffen, wird als solcher in aller Regel nicht mehr als
ungewöhnlich empfunden und nicht allein aufgrund der Art der Zeichenbildung
kennzeichnend verstanden. Vorliegend kommt hinzu, dass die angemeldete Wort-
folge „PatientAssist“ der deutschen Bezeichnung „Patientenassistent“ sehr nahe
kommt, die im Zusammenhang mit „Patientenassistenzsystemen“ bzw. „Patienten-
verwaltungssystemen“ im Gesundheitsbereich ohne weiteres rein beschreibend in
diesem Sinne verstanden wird. Schließlich ist der Umstand, dass es sich bei der
angemeldeten Bezeichnung möglicherweise um eine Wortneuschöpfung handelt,
für die Frage der Unterscheidungskraft grundsätzlich unerheblich (vgl. Ströbele/
Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 178 ff.), da es insoweit allein auf das Ver-
ständnis des Verkehrs bei unbefangener Wahrnehmung des Zeichens ankommt.
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Es kann daher als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob die An-
melderin den Begriff „PatientAssist“ als erste verwendet bzw. „erfunden“ hat.

Auch das Vorbringen der Anmelderin, dass die Kombination der für sich genom-
men beschreibenden Begriffe „Patient“ und „Assist“ nicht beschreibend sei und im
Ergebnis dies die Schutzfähigkeit des Zeichens in seiner Gesamtheit begründe,
gibt zu keiner anderen Entscheidung Anlass. Maßgeblich ist bei Wortkombinatio-
nen letztlich, ob die Kombination der Bestandteile über die bloße Zusammenfü-
gung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich – wie vorliegend – in deren
Summenwirkung erschöpft, was der Unterscheidungskraft entgegensteht (siehe
dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 182 mit weiteren Recht-
sprechungsnachweisen). Vorliegend sind die beiden Bestandteile der Wortkombi-
nation sinnvoll aufeinander bezogen, ohne dabei ihren Sinngehalt wesentlich zu
verändern, so dass kein merklicher Unterschied zwischen der Neubildung und der
bloßen Summe der Bestandteile besteht. Ähnliche Wortverbindung mit der Be-
zeichnung „Assist“ sind in Entscheidungen des Bundespatentgerichts im Übrigen
mehrfach in einem naheliegenden produktbeschreibenden Zusammenhang als
schutzunfähig eingestuft worden (siehe dazu die Beschlüsse vom 15. Septem-
ber 2004, Az. 29 W (pat) 238/02 zu „Order Assist“, vom 29. April 2010, Az.
30 W (pat) 85/09 zu „Park Assist“ und vom 22. Juni 1998, Az. 30 W (pat) 271/97
zu „SmartAssist“; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatent-
gerichts öffentlich zugänglich).

Soweit die Anmelderin aus ihrer Sicht durchaus verständlich auf vergleichbare
Voreintragungen zu ihren Gunsten verweist, ist auf die dazu ergangene umfang-
reiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 – Bild.T-
Online u. ZVS unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229
Rn. 47–51 – BioID; GRUR 2004, 674 Rn. 42–44 – Postkantoor), des BGH (vgl.
GRUR 2008, 1093 Rn. 18 – Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z. B.
GRUR 2009, 1175 – Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 – VOLKSFLAT und die
Senatsentscheidung MarkenR 2010, 145 – Linuxwerkstatt) zu verweisen, wonach
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weder eine Bindungs- noch eine Indizwirkung gegeben ist (vgl. auch Ströbele/
Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 58 und Rn. 59 mit zahlreichen weiteren
Rechtsprechungsnachweisen). Die Entscheidung über die Schutzfähigkeit ist
keine Ermessensentscheidung, sondern eine (an das Gesetz) gebundene Ent-
scheidung, wobei selbst identische Voreintragungen nach ständiger Rechtspre-
chung nicht zu einem Anspruch auf Eintragung führen. Insofern gibt es auch im
Rahmen von unbestimmten Rechtbegriffen keine Selbstbindung der Markenstellen
des DPMA und erst recht keine irgendwie geartete Bindung für das Gericht. Das
Gericht und auch das Patentamt haben in jedem Einzelfall eigenständig zu prüfen
und danach eine Entscheidung zu treffen.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen


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