BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



25 W (pat) 1/15
_______________
(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. Februar 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -
betreffend die Marke 30 2008 026 128
(hier: Löschungsverfahren S 67/14)

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 29. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Knoll, der Richterin Kriener sowie des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke
wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Oktober 2014 aufgehoben,
soweit dem Löschungsantrag entsprochen und die teilweise
Löschung der angegriffenen Marke in Bezug auf die Waren
der Klasse 3 „Weihrauch“ und der Klasse 5 „Arzneimittel; di-
ätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungs-
ergänzungsmittel für medizinische Zwecke“ angeordnet wor-
den ist.

Der Löschungsantrag wird auch in Bezug auf diese vorge-
nannten Waren zurückgewiesen.

2. Die wechselseitigen Anträge der Verfahrensbeteiligten, dem
jeweiligen Verfahrensgegner die Kosten des Verfahrens auf-
zuerlegen, werden zurückgewiesen.

- 3 -
G r ü n d e

I.

Die am 21. April 2008 angemeldete Buchstaben-Zahlenfolge

H 15

ist am 2. Oktober 2008 für die Waren

Klasse 3:
Weihrauch; kosmetische Mittel, Parfümeriewaren, Präparate für die Ge-
sundheitspflege als Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5:
Insektenabwehrmittel mit Weihrauch; Arzneimittel; diätetische Erzeug-
nisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizi-
nische Zwecke

unter der Nummer 30 2008 026 128 als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Am 27. Januar 2014 hat die Antragstellerin die Löschung der Marke gemäß
§ 50 Abs. 1 MarkenG mit dem für Löschungsanträge vorgesehenen amtlichen
Formblatt mit der Begründung beantragt, dass diese entgegen § 8 MarkenG ein-
getragen worden sei. Mit dem dem Formblatt beigefügten Schriftsatz hat sie den
Löschungsantrag mit der Bösgläubigkeit der Anmelderin bei der Anmeldung (§ 8
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG) begründet.

- 4 -
Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihr am
20. Februar 2014 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 15. April 2014, einge-
gangen am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt, widersprochen.

In einem weiteren Schriftsatz vom 7. Juli 2014 hat die Löschungsantragstellerin
ihren Vortrag dahingehend ergänzt, dass das angegriffene Zeichen auch zur Be-
zeichnung der Beschaffenheit weihrauchhaltiger Produkte dienen könne und es
sich um eine Angabe handele, die nach den ständigen Verkehrsgepflogenheiten
zur Bezeichnung von Produkten mit indischem Weihrauch üblich geworden sei, so
dass der Eintragung auch die Schutzhindernisse des § 8 Abs 2 Nr. 2 MarkenG
sowie des § 8 Abs. 2 Nr.3 MarkenG entgegenstünden.

Mit Beschluss vom 22. Oktober 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ange-
ordnet, und zwar für die Waren der

Klasse 3: Weihrauch;
Klasse 5: Arzneimittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische
Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische
Zwecke

und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.


Zur Begründung ist ausgeführt, der Eintragung der Wortmarke habe im Umfang
der angeordneten Löschung zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21. April 2008 und
auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag das Schutz-
hindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen gestanden. „H 15“ sei min-
destens seit Ende der 1990er Jahre und bis heute die Bezeichnung eines für me-
dizinische Zwecke verwendeten Harzextrakt des indischen Weihrauchs (Boswellia
serrata). Dies belegten zahlreiche medizinische Fachpublikationen, von denen die
Markenabteilung eine beispielhafte Auswahl anführt. Das Zeichen „H 15“ stelle für
- 5 -
die von der Löschungsanordnung umfassten Waren, die allesamt Weihrauchex-
trakt enthalten könnten, eine die stoffliche Beschaffenheit unmittelbar beschrei-
bende Angabe dar. Von einer beschreibenden Angabe sei offenbar auch das
Landgericht München ausgegangen, wenn es in dem Urteil vom 20. Oktober 2009
(Aktenzeichen 33 O 18465/08) im Markenverletzungsverfahren den dortigen Kla-
gemarken „H 15“ und „Weihrauch H 15“ für den Produktbereich der Nahrungser-
gänzungsmittel und Arzneimittel eine allenfalls unterdurchschnittliche originäre
Kennzeichnungskraft zuspreche. Für die übrigen Waren, bei denen es sich um
nicht medizinische Waren und um äußerlich anzuwendende Produkte handele, sei
eine unmittelbar beschreibende Eignung des Zeichens „H 15“ aber nicht anzu-
nehmen, da das Weihrauchextrakt H 15 bislang nur für medizinische Zwecke als
oral einzunehmendes Präparat angeboten werde.

Die Markenabteilung hat dahingestellt sein lassen, ob „H 15“ auch eine üblich ge-
wordene Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG darstellt.

Die Voraussetzungen für das Vorliegen der Bösgläubigkeit gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG im Zeitpunkt der Anmeldung hat die Markenabteilung verneint.
Die Anmeldung stelle weder einen Eingriff in einen schutzwürdigen Besitzstand
eines Vorbenutzers dar, denn es habe nicht festgestellt werden können, dass ein
Dritter das Zeichen „H 15“ vorbenutzt und deshalb an dem Zeichen einen schutz-
würdigen Besitzstand erworben habe, in den die Markenanmeldung hätte eingrei-
fen können. Zwar sei bis zum 1. Dezember 2010 die von der Firma H… AG an-
gemeldete und im November 2003 auf die Antragstellerin umgeschriebene Marke
395 39 263 H 15 eingetragen gewesen. Dass die Antragstellerin diese Marke auch
für Weihrauchprodukte benutzt habe, habe die Antragstellerin aber weder vorge-
tragen, noch sei dies ersichtlich. Die Firma A… GmbH & Co. KG habe
„H 15“ lediglich als Bestandteil der Kennzeichnung „H 15 Ayurmedica“ benutzt. Ein
schutzwürdiger Besitzstand, der allein auf den Zeichenbestandteil „H 15“ be-
schränkt sei, leite sich hieraus nicht ab. Auch fehlten Anhaltspunkte für das Vorlie-
gen einer Markenanmeldung zu Spekulationszwecken. Die Markeninhaberin habe
- 6 -
nicht versucht, Dritte zum Erwerb der Rechte an dem Zeichen „H 15“ zu nötigen
und sie auch nicht mit rechtsmissbräuchlichen Unterlassungs- oder Schadenser-
satzansprüchen überzogen. Die Markeninhaberin habe zwar im Rahmen eines
zwischen den Beteiligten geführten zivilgerichtlichen Verfahrens vor dem Landge-
richt Hamburg (Aktenzeichen 327 O 301/09) mit der Widerklage erfolgreich be-
wirkt, dass die Löschungsantragstellerin in die Löschung der für sie mit dem An-
meldetag vom 26. September 1995 eingetragenen Marke 395 39 263 „H 15“ ein-
willigt. Nach den Ausführungen des Landgerichts Hamburg stelle dies aber keine
rechtsmissbräuchliche Handlung der Markeninhaberin dar. Die langjährige und
andauernde Verwendung der Bezeichnung H 15 als Element von „H 15 Ayurme-
dica“ bzw. von „H 15 Gufic“ belege den konstanten Benutzungswillen der Mar-
keninhaberin, die das Präparat unter der Bezeichnung „H 15 Gufic“ in Deutschland
in den Verkehr gebracht und im Anmeldezeitpunkt auch angeboten habe (laut ei-
desstattlicher Versicherung des Präsidenten der Gufic Ltd.).

Gegen den ihr am 14. November zugestellten Beschluss der Markenabteilung hat
die Inhaberin der angegriffenen Marke am 10. Dezember 2014 Beschwerde ein-
gelegt.

Zum Hintergrund des Löschungsantrags führt die Markeninhaberin aus, die Lö-
schungsantragstellerin habe in unlauterer Weise versucht, von dem Erfolg des
Weihrauchpräparats der aus Indien stammenden Markeninhaberin zu profitieren.
Die Antragstellerin habe sich die Markenrechte für Deutschland bösgläubig gesi-
chert und in den Jahren 2000 bis 2003 eine Reihe von Kennzeichenrechten unter
anderem an der Bezeichnung „H 15“ erworben. Sie habe die Arzneimittel der Mar-
keninhaberin mit eigenen Verpackungen versehen und als Nahrungsergänzungs-
mittel (mit niedrigerer Dosierungsanweisung) vermarktet und gleichzeitig die Ab-
nehmer der Markeninhaberin abgemahnt, um deren Umsatz zu blockieren. Des-
wegen sei es zu zahlreichen zwischen den Beteiligten geführten Verletzungspro-
zessen, die unter anderem vor dem Landgericht Hamburg und dem hanseatischen
Oberlandesgericht geführt wurden bzw. werden, gekommen. Dabei habe die Mar-
- 7 -
keninhaberin mit einer erfolgreichen Widerklage die Einwilligung der Löschungs-
antragstellerin in die Löschung der zu ihren Gunsten eingetragenen Marken
300 30 250 „Weihrauch H15“ und 300 30 362 „Hecht H 15“ erwirkt (Anlage M 3
zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 15. April 2014).

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, bei der Kombination „H 15“ handele es
sich um eine von ihr im Rahmen der früheren Vertriebskooperation mit der Firma
A… GmbH als Produktkennzeichen eingeführte Phantasiebezeichnung,
die hinreichend kennzeichnungskräftig sei. Die von der Markenabteilung genann-
ten Unterlagen belegten in keiner Weise, dass es sich bei „H 15“ um eine glatt be-
schreibende oder gattungsmäßige Bezeichnung für einen Weihrauchextrakt han-
dele. Die generischen Begriffe lauteten vielmehr „Weihrauch“, „Weihrauchharz“,
„Weihrauchharzextrakt“, „Weihrauchtrockenextrakt“, „Boswellia serrata“ oder „Oli-
banum“. „H 15“ hingegen sei ein Arzneimittel eines bestimmten indischen Her-
stellers, der in Indien das Präparat unter der Bezeichnung „Sallaki“ vertreibe und
das die zuvor genannten Inhaltsstoffe zwar enthalte, aber nicht mit diesen gleich-
zusetzen sei. In den von der Markenabteilung als Belege herangezogenen Dis-
sertationen und wissenschaftlichen Fachartikeln werde häufig von „H 15“ als „Pro-
duktname“ oder „Handelsname“ in Sinn des laienhaft verwendeten Synonyms für
den Begriff der „Marke“ gesprochen, es werde darin durchaus differenziert zwi-
schen dem Inhaltsstoff des Präparats, dem Weihrauch-Extrakt/Trockenextrakt aus
dem Rohharz von Boswellia serrata, und der Kennzeichnung „H 15“. Die Bezeich-
nung werde zudem teilweise mit dem ® Symbol - unmittelbar an „H 15“ angefügt -
wiedergegeben. Es würde jeweils nicht der Wirkstoff selbst als H 15 bezeichnet
werden, sondern das Fertigarzneimittel bzw. das Präparat und Produkt mit der
Bezeichnung „H 15“, was diese eindeutig als Marke ausweise. Allenfalls seien
einige der von Naturwissenschaftlern formulierten Beiträge zum Teil missver-
ständlich formuliert.

In Ergänzung der von der Markenabteilung getroffenen Auswahl an Dokumenten
legt die Beschwerdeführerin und Markeninhaberin zahlreiche Veröffentlichungen
- 8 -
aus Fachzeitschriften (z. B. Deutsches Ärzteblatt, Fachzeitschrift Planta Medica;
Pharmazeutische Zeitung; Klinische Pädiatrie) und Dissertationen, die bis zum
Eintragungszeitpunkt publiziert worden sind, vor, aus denen ihrer Auffassung nach
eine kennzeichenmäßige Verwendung der Bezeichnung „H 15“ hervorgeht.
Auch fehle es an einem Freihaltebedürfnis der Mitbewerber. Weihrauchpräparate
würden als Nahrungsergänzungsmittel in der Regel mit Verweis auf die Inhalts-
stoffe als „Weihrauch“ oder „Boswellia (serata)“ angeboten. Die Stoffliste des Bun-
des und der Bundesländer für die Kategorie „Pflanzen u Pflanzenteile“ verwende
gleichermaßen die für (indischen) Weihrauch generischen Begriffe „Boswellia ser-
rata ROXB“ oder entsprechende Synonyme, nicht aber die Bezeichnung „H 15“.

Das Verhalten der Antragstellerin sei im Übrigen insoweit widersprüchlich, als sie
einerseits selbst Markenrechte an H 15 innehabe bzw. hatte und ihre Produkte mit
H 15® (Darstellung des Produkts H 15 ® Seite 21 des Schriftsatzes der Markenin-
haberin vom 10. Dezember 2014) kennzeichne und andererseits vortrage, bei
H 15 handele sich um eine Gattungsbezeichnung.

Da der Löschungsantragstellerin die Feststellungslast für das Vorliegen der abso-
luten Schutzhindernisse zum Zeitpunkt Anmeldung obliege und tragfähige An-
haltspunkte für das Vorliegen von Eintragungshindernissen im Anmeldezeitpunkt
fehlten, sei der Löschungsantrag auch hinsichtlich der Waren, für welche die Mar-
kenabteilung des DPMA die Löschung angeordnet habe, nicht begründet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 22. Oktober 2014 insoweit aufzuheben, als
die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet wor-
den ist und den Löschungsantrag auch insoweit zurückzuweisen.

- 9 -
Zudem stellt sie den Antrag, der Löschungsantragstellerin die Kosten des Verfah-
rens aufzuerlegen.


Die Löschungsantragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Inhaberin der angegriffe-
nen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Außerdem erhebt sie die Einrede der Nichtbenutzung, weil die Bezeichnung
„H 15“ immer nur in Verbindung mit dem Geschäftszeichen als „H 15 Gufic“ ver-
wendet werde, nicht aber in Alleinstellung und begründet ihr Löschungsbegehren
zudem mit dem Löschungsgrund des Verfalls nach § 49 MarkenG.
Sie regt darüber hinaus an, dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentschei-
dung nach Art. 267 AEUV Fragen zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie, die
die Anwendbarkeit der Schutzschranke des § 23 MarkenG betreffen, vorzulegen.

Die Bezeichnung „H 15“ eigne sich nicht mehr dazu, die Hauptfunktion einer
Marke, nämlich die Herkunftsfunktion, zu erfüllen. Denn unstreitig werde die Be-
zeichnung „H 15“ von unterschiedlichen Unternehmen verwendet, so beispiels-
weise auch von der Firma A…, die mit der Markeninhaberin nicht verbun-
den sei, die aber drei Marken mit dem jeweiligen Wortbestandteil „H 15“ und ihrer
Firmenbezeichnung „Ayurmedica“ besäße (Registernummern 305 385372,
30 2014 026 111, UM 012 660 131). Bei diesen Marken führe allein der jeweils
weitere Zusatz der jeweiligen Firmenbezeichnung, respektive „Gufic“ für die Mar-
keninhaberin bzw. „Ayurmedica“, zur Unterscheidungskraft. Die seitens der Mar-
keninhaberin eingereichten Unterlagen, insbesondere die zum Beschwerde-
schriftsatz vom 10. Dezember 2014 eingereichten Anlagen M 6 bis M 8, bei denen
es sich um medizinische Dissertationen handele, richteten sich schon nicht an die
maßgeblichen Verkehrskreise und seien darüber hinaus auch nicht dazu geeignet,
ein Verständnis als Marke in den einschlägigen Verkehrskreisen zu begründen.
- 10 -
Vielmehr ergäbe sich unter anderem aus den seitens der Löschungsantragstellerin
vorgelegten Unterlagen (Anlagenkonvolut A 11 bis A 16 zum Schriftsatz vom
13. April 2015), dass es sich bei der Bezeichnung „Sallaki“ um die indische Be-
zeichnung für Weihrauch-Extrakt handele und die Bezeichnung „H 15“ mit Sallaki
gleichzusetzen sei. Beide Begriffe würden als Gattungsbezeichnung für Boswellia
serrata-Extrakte benutzt werden. Dies belegten aus Sicht der Löschungsantrag-
stellerin auch schon die seitens der Markeninhaberin zum Beschwerdeschriftsatz
vom 10. Dezember 2014 als Anlagen M 9 bis M 11 eingereichten Unterlagen.
Denn bei den relevanten Verkehrskreisen handele es sich um Ärzte, denen die
Bezeichnung „H 15“ aufgrund der zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten, die
teilweise bereits im angegriffenen Beschluss der Markenabteilung genannt worden
waren, ausschließlich als Bezeichnung für einen Extrakt, also einen Inhaltsstoff,
bekannt sei, nicht aber als Produktname (Anlagen A 13 bis A 16 zum Schriftsatz
vom 13. April 2015).

Die Löschungsantragstellerin und Beschwerdegegnerin erhebt die Einrede der
Nichtbenutzung. Die Bezeichnung H 15 sei von der Beschwerdeführerin und Mar-
keninhaberin nicht in Alleinstellung als Marke benutzt worden. Vielmehr benutze
sie diese Bezeichnung allein mit dem Unternehmensbestandteil „Gufic“, was allein
deswegen schon zur Löschungsreife führe. Auch habe die Markeninhaberin bös-
gläubig gehandelt, weil sie die Marke „H 15“ ohne eigene Benutzungsabsicht habe
eintragen lassen, um den Marktzutritt von Dritten zu verhindern. Im Zusammen-
hang mit den zahlreichen zwischen den Beteiligten geführten Zivilprozessen ging
es letztlich darum, ob die Löschungsantragstellerin die aus ihrer Sicht beschrei-
bende Bezeichnung H 15, die noch immer als Marke eingetragen sei, gemäß § 23
MarkenG benutzen dürfe. Die Löschungsantragstellerin verweist insbesondere auf
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 10. Juni 2010
(AZ: 2 U 87/09), die vom Bundesgerichtshof bestätigt worden sei (BGH Urteil vom
30. Januar 2014 - I ZR 107/10), wonach festgestellt worden sei, dass bei den an-
gesprochenen Verkehrskreisen die Angabe „H 15“ der übliche Begriff für den
Weihrauchextrakt Boswella serrata und dieser rein beschreibend sei.
- 11 -
Ein missbräuchliches Verhalten der Markeninhaberin sei auch darin zu sehen,
dass sie in den unterschiedlichen Verfahren zur Bezeichnung H 15 aus Gründen
des Erfolges im jeweiligen Verfahren, jeweils gegensätzliche Rechtsstandpunkte
vertrete.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug
genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg.
Aus den im Verfahren vorgelegten bzw. ermittelten Unterlagen geht nach Auffas-
sung des Senats nicht hinreichend eindeutig hervor, dass die Bezeichnung „H 15“
in den angesprochenen Verkehrskreisen zu den maßgeblichen Zeitpunkten der
Anmeldung (21. April 2008) und dem Zeitpunkt der Entscheidung (= Schluss der
mündlichen Verhandlung am 29. September 2016) als Synonym für einen „Extrakt
des Boswellia serrata“ und damit als Sachangabe für Weihrauchextrakt verstan-
den wurde bzw. wird und sich aus diesem Grund als Sachangabe i. S. d. § 8
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eignet. Ausgehend von der fehlenden Eignung der ange-
griffenen Marke als Sachangabe zu dienen, konnten auch die Schutzhindernisse
fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und nach § 8
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht festgestellt werden. Soweit die Löschungsantragstelle-
rin ihren Löschungsantrag ursprünglich auf § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG gestützt
hatte und diesen Antrag im Beschwerdeverfahren letztlich in erster Linie mit dem
in diesem Verfahren unzulässigen Argument fehlender Benutzung weiterverfolgt
hat, sind auch die Voraussetzungen für eine bösgläubige Marken-anmeldung nicht
dargetan, so dass der Löschungsantrag auch unter diesem Gesichtspunkt keinen
Erfolg haben kann und deshalb auch die Löschungsanordnung durch die Marken-
- 12 -
abteilung nicht trägt. Die verbleibenden Zweifel gehen zu Lasten der Löschungs-
antragstellerin, die in Bezug auf das Vorliegen von Schutzhindernissen als Vo-
raussetzung für eine Löschung nach §§ 54, 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 MarkenG
die Feststellungslast trägt.


1. Der Löschungsantrag bzw. die Löschungsanträge sind zulässig. Soweit der
Löschungsantrag gemäß Schriftsatz vom 7. Juli 2014 auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 und
Nr. 3 MarkenG gestützt wird, ist er auch innerhalb der 10-Jahresfrist des § 50
Abs. 2 Satz 2 MarkenG gestellt worden. Die Markeninhaberin hat dem Lö-
schungsantrag auch rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2
Satz 2 MarkenG widersprochen, so dass die Voraussetzung für die Durchführung
des Löschungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 Mar-
kenG erfüllt sind.

1.1 Die Löschungsanordnung ist auch nicht bereits deshalb aufzuheben, weil
die Markenabteilung die Löschung auf §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Mar-
kenG gestützt hat, obwohl der am 27. Januar 2014 unter Verwendung des vom
DPMA herausgegebenen Formblatts (gemäß §§ 42, 41 MarkenV) erhobene An-
trag auf Löschung (mit als Löschungsgrund angekreuzter dritter Alternative Eintra-
gung entgegen § 8 MarkenG) in der zusätzlich eingereichten Begründung zu-
nächst ausdrücklich nur auf § 50 Abs. 1 MarkenG in Verbindung mit § 8 Abs. 2
Nr. 10 MarkenG gestützt war und erst mit Schriftsatz vom 7. Juli 2014 auf den Lö-
schungsgrund nach § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 3 Mar-
kenG erweitert worden war.
Sofern trotz der im Formblatt pauschal geltend gemachten Schutzhindernisse
nach § 8 MarkenG von einer Erweiterung auszugehen ist, erachtet der Senat
diese Erweiterung in entsprechender Anwendung der §§ 263, 264 ZPO jedenfalls
als sachdienliche Erweiterung des ursprünglichen Gegenstands des Löschungs-
verfahrens. Die Bestimmungen über die Klageänderung gemäß §§ 263, 264 ZPO
sind entsprechend anwendbar (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl.,
- 13 -
§ 54 Rn. 9 m. w. N., insbesondere BGH GRUR 2003, 342 - Winnetou). Nach
§ 263 ZPO ist eine Erweiterung bzw. Änderung der Klage zulässig, wenn der Be-
klagte einwilligt oder das Gericht sie für sachdienlich erachtet. Eine Erweiterung
des ursprünglich ausdrücklich nur auf § 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 Mar-
kenG gestützten Löschungsantrags auf den Löschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1
bzw. Nr. 2 bzw. Nr. 3 MarkenG ist ohne weiteres sachdienlich und prozeßökono-
misch, weil er unter Vermeidung weiterer Löschungsverfahren der abschließenden
Klärung der zwischen den Beteiligten bestehenden Streitpunkte dient.

1.2 Bei einer sachdienlichen und damit zulässigen Antragserweiterung im Rah-
men eines bereits laufenden Löschungsverfahrens bedarf es auch keines weiteren
Widerspruchs nach § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (vgl. dazu BPatG GRUR 2004,
685, 687 unter I.1. - LOTTO).

2. Der Löschungsantrag erweist sich aber als nicht begründet, weil weder im
Zeitpunkt der Anmeldung, noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Be-
schwerde mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden konnte, dass der
Eintragung der Marke „H 15“ die Eintragungshindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1,
2 oder 3 MarkenG entgegen gestanden haben (§ 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG),
noch dass eine bösgläubige Markenanmeldung gemäß § 50 Abs. 2 Nr. 10 Mar-
kenG vorliegt, §§ 54, 50 Abs. 1 MarkenG. Da sich die verbleibenden Zweifel zu
Lasten der Antragstellerin auswirken, kann der Löschungsantrag keinen Erfolg
haben, so dass insoweit auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin die Ent-
scheidung der Markenabteilung aufzuheben war, soweit sie die teilweise Lö-
schung der Marke „H 15“ verfügt hat.

2.1 Die Eintragung der angegriffenen Marke für die gelöschten Waren stand
weder zum Zeitpunkt der Anmeldung am 21. April 2008 noch zum Zeitpunkt der
Entscheidung über den Löschungsantrag (Zeitpunkt Schluss der mündlichen Ver-
handlung 29. September 2016) das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG
entgegen, §§ 54, 50 Abs. 1, Abs. 4 MarkenG, wobei die Löschungsantragstellerin
- 14 -
die Feststellungslast für das Vorliegen eines Schutzhindernisses grundsätzlich für
beide Zeitpunkte trägt und schon die fehlende Feststellung in Bezug auf einen der
beiden Zeitpunkte zur Zurückweisung des Löschungsantrags führen muss.

Nach §§ 8 Abs. 2 Nr. 2, 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG sind Zeichen auf Antrag zu
löschen, welche zu den vorstehend genannten maßgeblichen Zeitpunkten aus-
schließlich aus Angaben bestanden bzw. bestehen, die im Verkehr u. a. zur Be-
zeichnung der Art, der Beschaffenheit, der geografischen Herkunft, der Zeit der
Herstellung der (beanspruchten) Waren oder der Erbringung der (beanspruchten)
Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder
Dienstleistungen dienen können. Die mit Art. 3 Abs. 1 Buchst. c Markenrichtlinie
übereinstimmende Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt vor allem das
im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale
der beanspruchten Waren beschreiben können, von allen frei verwendet werden
können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen und Angaben infolge ihrer
Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden. Entscheidendes Krite-
rium für den Ausschluss der Eintragung ist allein die Eignung einer Bezeichnung
zur beschreibenden Verwendung (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 25, 30, 32 –
Chiemsee; GRUR 2004, 146 Rn. 31 f. – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2012, 272
Rn. 9, 17 – Rheinpark-Center Neuss).

Für die Beurteilung der Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständ-
nis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksa-
men und verständigen Durchschnittsverbrauchers als maßgebliche Verkehrskreise
abzustellen (vgl. EuGH a. a. O. Rn. 29 – Chiemsee; GRUR 2006, 411 Rn. 24 –
Matratzen Concord). Ist die Eignung für die Beschreibung von Merkmalen der be-
anspruchten Produkte festgestellt, setzt das Eintragungsverbot des § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG keinen weiteren Nachweis voraus, dass und in welchem Umfang
sie als beschreibende Angabe bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird
(vgl. EuGH a. a. O. Rn. 30 – Chiemsee; a. a. O. Rn. 32 – DOUBLEMINT, GRUR
2004, 674 Rn. 98 – Postkantoor).
- 15 -
Streitgegenständlich sind die Waren „Klasse 3: Weihrauch; Klasse 5: Arzneimittel;
diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für
medizinische Zwecke“ so dass einerseits breite Verkehrskreise und andererseits
die im medizinischen Bereich tätigen Fachkreise (Ärzte, Apotheker, Physiothera-
peuten etc.) angesprochen sind, wobei allein ein entsprechendes Verständnis der
Fachleute von ausschlaggebender Bedeutung sein kann und damit die Kenntnisse
eines unter Umständen relativ kleinen Teil des beteiligten Verkehrs den Ausschlag
geben kann (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8, Rn. 427; vgl. z. B.
EuGH GRUR 2006, 411, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla).

Aus Sicht des Senats ist den von den Beteiligten jeweils eingereichten Unterlagen
und nach den ergänzenden Recherchen des Senats jedenfalls nicht zweifelsfrei zu
entnehmen, dass die oben genannten Verkehrskreise die Bezeichnung H 15 zu
den genannten Zeitpunkten tatsächlich ausschließlich als Wirkstoffangabe im Sinn
eines Weihrauchextraktes verstehen.

Bei den jeweils von Seiten der Beteiligten zur Untermauerung des jeweiligen Vor-
bringens eingereichten Unterlagen handelt es sich zum Großteil um medizinische
bzw. naturwissenschaftliche Dissertationen, um Berichte über bzw. um Zusam-
menfassungen von medizinischen Studien sowie Artikel in medizinischen Fach-
zeitschriften aus den Jahren 1998 bis 2008. Ausgangspunkt und Ziel der darin
geschilderten Studien und medizinischen Berichte ist es, die Wirksamkeit von
„Weihrauch“ bei bestimmten Krankheiten zu untersuchen. Damit richten sich die
Unterlagen in erster Linie an die Fachkreise, so dass ein entsprechendes be-
schreibendes Verständnis sich bei den Fachkreisen als Leser dieser Fachpublika-
tionen herausgebildet haben kann. Für die angesprochenen normal informierten
und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher stellt
sich nach Auffassung des Senats die Buchstaben-Zahlenkombination H 15 von
vorn herein als reine Phantasiebezeichnung dar.

- 16 -
Im Kreis der Fachleute, also der Mitglieder der Heilberufe und des pharmazeuti-
schen Vertriebs (z. B. Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten etc.), dürfte die Be-
zeichnung H 15 angesichts einer nicht unerheblichen Zahl von Veröffentlichungen
unter Verwendung dieser Bezeichnung jedenfalls seit den späten 1990iger Jahren
mit dem Wirkstoff Weihrauch in Zusammenhang gebracht werden. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass die Markeninhaberin unstreitig seit dem Jahr 1989 unter der
Bezeichnung „H 15 Ayurmedica“ ein pharmazeutisches Weihrauchprodukt in
Deutschland vertrieben hat, seit dem Jahr 2001 unter der Bezeichnung „H 15
Gufic“ auch in Kooperation mit weiteren Vertriebspartnern (vgl. Anlage A 10 zum
Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 7. März 2014 = eidesstattliche Versi-
cherung des Präsidenten eines zum Konzern der Markeninhaberin gehörenden
Unternehmens vom 18. Februar 2009).
Aus den vorgelegten Unterlagen, auch aus den im angegriffenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 exemplarisch Bezug genommenen Fundstellen, bleibt letztlich
aber offen, ob die Bezeichnung H 15 zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegrif-
fenen Marke am 21. April 2008 tatsächlich als Wirkstoffangabe verwendet und
vom Verkehr auch so verstanden worden ist. Auch eine kennzeichnende Verwen-
dung etwa auf einem Produkt der Inhaberin der angegriffenen Marke und ein ent-
sprechendes Verkehrsverständnis kommen in Betracht.
Ausgehend davon verbleiben noch deutliche Zweifel an der Eignung der Bezeich-
nung H 15 als beschreibende Sachangabe für die streitgegenständlichen Waren
i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Denn die Unterlagen zeigen diesbezüglich kein
einheitliches Bild. Hierauf hat die Markeninhaberin im Beschwerdeschriftsatz, dem
sie einen Teil der Unterlagen, aus denen bereits die Markenabteilung zitiert hatte,
beigefügt hat, auch zu Recht hingewiesen. In einigen Fällen scheint die Bezeich-
nung „H 15“ der Bezeichnung „indischer Boswellia serata“ Weihrauch zwar gleich-
gestellt zu sein. Hintergrund dessen kann aber auch die Tatsache sein, dass die
Markeninhaberin jedenfalls zu Beginn des Produktvertriebs eine gewisse Mono-
polstellung beim Vertrieb des indischen Weihrauchextrakts innehatte.

- 17 -
Soweit es sich bei den Unterlagen, aus denen die Markenabteilung in ihrem Be-
schluss zitiert hatte, um Dissertationen vor dem Anmeldezeitpunkt bzw. kurz da-
nach handelt, wird schon innerhalb der jeweiligen Ausarbeitung selbst eine unter-
schiedliche Diktion verwendet. Teilweise wird von „dem Produktnamen H 15“, von
„H 15®“ bzw. von „… Therapie mit dem Boswellia serrata Extrakt H15 …“, von
„H 15 Therapie“, “dem „Weihrauch-Extrakt H 15“, dem „Fertigarzneimittel H 15
Ayurmedica“ gesprochen (Bouhmidi-Boumariz: Veränderungen der Knochendichte
bei der Therapie mit dem Boswellia-serrata-Extrakt H15 bei chronisch entzündli-
chen Darmerkrankungen; Dissertation 2003 - zitiert im angefochtenen Beschluss
vom 22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 1 = Anlage M 11 zum Beschwerde-
schriftsatz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014; Heidemeier, Entwick-
lung und Anwendung von Methoden zur pharmakokinetischen Untersuchung von
Boswelliasäuren; Dissertation, 2006 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 2 = Anlage M 6 zum Beschwerdeschriftsatz
der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014; zeitlich etwas nach dem Anmelde-
zeitpunkt: Sarikaya-Seiwert: Einfluss des Weihrauchextraktes H15 auf die
Wachstumskinetik hirneigener Tumoren bei Wistar-Ratten; Dissertation, 2009 -
zitiert im angefochtenen Beschluss vom 22. Oktober 2014 Seite 7 Spiegelstrich 3
= Anlage M 8 zum Beschwerdeschriftsatz der Markeninhaberin vom
10. Dezember 2014).

Soweit es sich um Beiträge in medizinischen Zeitschriften handelt, ist auch diesen
nicht zweifelsfrei eine Verwendung der Bezeichnung „H 15“ in der Weise zu ent-
nehmen, dass ein kennzeichnender Charakter ausgeschlossen werden kann.
Teilweise handelt es sich um Berichte über klinische Studien oder deren Auswer-
tung, bei denen es um die Wirksamkeit und den Heilerfolg des pflanzlichen Wirk-
stoffs „Weihrauch“ bei bestimmten Krankheiten ging. Bei dem getesteten Weih-
rauchpräparat handele es sich jeweils um „H 15 Tabletten“, so dass im Text teil-
weise die Begriffe H 15, Boswellia serrata (Extrakt) oder Weihrauchextrakt syno-
nym verwendet werden, auch wenn möglicherweise das spezielle Präparat H 15
(teilweise, aber nicht durchgängig auch mit H 15 TM bzw. ® dargestellt) gemeint
- 18 -
ist (Sander/Herborn/Rau: Ist H15 (Harzextrakt von Boswellia serrata, „Weihrauch“)
eine sinnvolle Ergänzung zur etablierten medikamentösen Therapie der chroni-
schen Polyarthritis? - Ergebnisse einer doppelblinden Pilotstudie; Zeitschrift für
Rheumatologie; März 1998, - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6 Spiegelstrich 2; Gerhard/Seifert/Buvari/Vogel-
sang/Repges: Therapie des aktiven Morbus Crohn mit Boswellia-serrata-Extrakt
H15, Zeitschrift für Gastroenterol, Januar 2001 - zitiert im angefochtenen Be-
schluss vom 22. Oktober 2014 Seite 6 Spiegelstrich 3; Krieglstein/Schür-
mann/u. a.: Acetyl-11-keto-ß-boswellic acid, a constituent of a herbal medicine
from Boswellia serrata resin, attenuates experimental ileitis; International Journal
of Colorectal Disease, April 2001 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6, Spiegelstrich 5 = Anlage M 9 zum Beschwerdeschrift-
satz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014, Gerhard: „Komplementäre“
H15-Therapie bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen; Mitgliederzeitschrift der
M.S.K. e.V., Blickpunkt; Heft 4/2002 - zitiert im angefochtenen Beschluss vom
22. Oktober 2014 Seite 6, Spiegelstrich 6 = Anlage M 10 zum Beschwerde-
schriftsatz der Markeninhaberin vom 10. Dezember 2014).

Auch den weiter eingereichten Unterlagen der Markeninhaberin (insbesondere
Anlagen M 14, M 16, M 17, M 18, M 19 zum Beschwerdeschriftsatz der Markenin-
haberin vom 10. Dezember 2014), bei denen es sich sowohl um Veröffentlichun-
gen in medizinischen bzw. pharmazeutischen Fachzeitschriften als auch um che-
mische oder naturwissenschaftliche Dissertationen über Untersuchungen zum
Harz des Weihrauchbaumes/Boswellia Extrakten vor dem Anmeldezeitpunkt han-
delt, kann nicht zweifelsfrei entnommen werden, dass die Bezeichnung H 15 in
den Fachkreisen als Sachangabe mit Weihrauchextrakt gleichgesetzt wird und ein
kennzeichnendes Verständnis ausgeschlossen ist.

Schließlich ergeben die seitens der Löschungsantragstellerin eingereichten Un-
terlagen insoweit kein anderes Bild. Denn insbesondere bezieht sich die zum
Schriftsatz vom 13. April 2015 übermittelte Anlage A 11 (zum Schriftsatz der Lö-
- 19 -
schungsantragstellerin vom 13. April 2015) bereits nicht auf die streitgegenständli-
che Bezeichnung H 15, sondern auf die indische Bezeichnung „Sallaki“, zum an-
deren sind den weiteren Unterlagen, Veröffentlichungen in medizinischen Fach-
zeitschriften jeweils von demselben (Mit)Autor aus einer medizinischen Klinik,
letztlich ebenso wenig wie den zahlreichen weiteren im Verfahren eingereichten
Unterlagen ebenso wenig eindeutig zu entnehmen, ob die Begrifflichkeit „Therapie
des aktiven Morbus Crohn mit dem Boswellia-serrata-Extrakt H 15 “ (Anlagen A
13, A 15, A 16 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 13. April 2015)
die Bezeichnung H 15 als Wirkstoffangabe oder als konkretes Kennzeichen um-
fasst. Ganz im Gegenteil stützt das gänzliche Fehlen der Bezeichnung „H 15“ in
der von der Löschungsantragstellerin ebenso vorgelegten Monographie der WHO
zu der Definition, den Synonymen und den traditionellen bzw. landessprachlichen
Namen des Gummi Boswellii aus dem Jahr 2009 (WHO monographs on selected
medicinal plants Volume 4, 2009, Gummi Boswellii – Anlage A 12 zum Schriftsatz
der Löschungsantragstellerin vom 13. April 2015) die Auffassung, wonach im Zeit-
punkt der Anmeldung von einem Verständnis oder einer Gebräuchlichkeit von
„H 15“ als Wirkstoffbezeichnung gerade nicht auszugehen ist.

Jedenfalls fehlt es zum Zeitpunkt der Anmeldung an ausreichend aussagekräfti-
gen Unterlagen, wie beispielsweise Einträgen in medizinischen Lexika, Heilpflan-
zenkatalogen, Medizinischen Wörterbüchern etc., die hinreichend belastbar bele-
gen, dass im medizinischen oder pharmazeutischen Bereich die Bezeichnung
„H 15“ als Synonym für ein aus Indien stammendes Weihrauchextrakt verstanden
wird. An dieser Einschätzung hat sich bis zum Entscheidungszeitpunkt nichts ge-
ändert, insbesondere ist weder den eingereichten Unterlagen eine nunmehr ein-
deutige beschreibende Verwendung zu entnehmen, noch gibt es heute entspre-
chende objektive Belege, die ein verändertes Verständnis der angesprochenen
Verkehrskreise belegen (vgl. hierzu insbesondere auch die aus dem Jahr 2014
stammende Stoffliste des Bundes und der Bundesländer, Kategorie „Pflanzen und
Pflanzenteile“ Anlage M 27 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom
10. Dezember 2014, die nicht „H 15“ unter „Boswellia serrata“ aufführt), was im
- 20 -
Übrigen einen Erfolg des Löschungsantrag nicht rechtfertigen würde, weil schon
die fehlende Feststellung des Schutzhindernisses zu einem der beiden maßgebli-
chen Zeitpunkte zur Zurückweisung des Löschungsantrags führen muss.

Auch der Umstand, auf den die Löschungsantragstellerin hingewiesen hat, dass
nämlich die Bezeichnung „H 15“ regelmäßig zusammen mit anderen verschiede-
nen Bezeichnungen der Vertriebspartner, so u. a. den Unternehmensnamen
„Ayurmedica“ oder „Gufic“ bzw. auch einem Namensteil der Antragstellerin selbst
verwendet wurde und noch wird (vgl. auch die bildliche Wiedergabe der im Jahr
2012 und noch aktuell vertriebenen Weihrauchprodukte Seiten 2, 3, 9 des Urteils
des Hanseatischen Oberlandesgerichts vom 28. Januar 2016, AZ 3 U 99/14, An-
lage M 37 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 31. März 2016), führt zu kei-
ner abweichenden Beurteilung. So ist es im Bereich der medizinischen und phar-
mazeutischen Produkte zwar nicht unüblich, zur Kennzeichnung eines Produkts
eine Wirkstoffangabe zusammen mit einer Herstellerbezeichnung zu verwenden.
Es ist aber mindestens ebenso üblich, dass zur Kennzeichnung eines Produkts
mehrere Kennzeichen verwendet werden, z. B. eine Herstellerangabe mit einer
Produktkennzeichnung. Ausgehend davon ist es durchaus möglich oder sogar
eher naheliegend, dass die angesprochenen Verkehrskreise in den vorgenannten
Bezeichnungen zwei voneinander unabhängige Kennzeichen wahrnehmen, denen
jeweils eine kennzeichnende Funktion zukommt (vgl. hierzu auch BGH GRUR
2009, 755 Rn. 51 - Stofffähnchen). Ein solches Verständnis drängt sich vorliegend
insbesondere in den Fällen der nachgewiesenen Verwendung des ® (oder des
vergleichbaren ™ Symbols) hinter dem Bestandteil „H 15“ auf (vgl. Anlage M 30
zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 3. August 2015 = Snapshot aus dem
Internetauftritt der Löschungsantragstellerin „H 15 ® Weihrauch 350 mg Kapseln“;
Anlage M 37 zum Schriftsatz der Markeninhaberin vom 21. März 2016 = Urteil des
Hanseatischen OLG vom 28. Januar 2016 mit Abbildungen der Bezeichnungen
und Verpackungen der Nahrungsergänzungsmittel verschiedener beklagter Her-
steller). Die Bedeutung dieses Symbols ist nicht nur im Markenrecht tätigen Juris-
ten vertraut. Auch die allgemeinen Verkehrskreise, also Endverbraucher sowie die
- 21 -
Fachkreise der Ärzte und Apotheker, entnehmen der Beifügung des Zusatzes ®
zu einem Zeichen den Hinweis, dass es eine Marke genau dieses Inhalts gibt (vgl.
BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 35 – PROTI II; GRUR 2014, 662 Rn. 25 – Probiotik).
Auch wenn „H 15“ in anderem Zusammenhang auch ohne Zufügung des ® wie-
dergegeben wird oder Teile der angesprochenen Verkehrskreise bei der zusam-
mengesetzten Wiedergabe im Zusammenhang mit verschiedenen Herstellerna-
men in H 15 eine Wirkstoffangabe vermuten könnten, geben diese Umstände kei-
nen ausreichenden sicheren Anhalt dafür, dem Bestandteil „H 15“ deswegen den
Charakter einer eigenständigen Kennzeichnung abzusprechen (vgl. hierzu auch
BGH, GRUR 2013, 840 Rn. 22 – PROTI II, wobei die als Abkürzung für „Protein“
verwendete Bezeichnung „PROTI” bei „PROTI ® plus 80“ als eigenständiges Zei-
chen aufgefasst wurde).


2.2 Verbleibende Zweifel am Vorliegen eines Schutzhindernisses zu den
maßgeblichen Zeitpunkten der Anmeldung der Marken bzw. der Entscheidung
über die Beschwerde gehen zu Lasten des Löschungsantragstellers (stRspr. vgl.
BGH GRUR 2009, 669 Rn. 31 - POST II; GRUR 2010, 138 Rn. 48 - ROCHER-
Kugel; GRUR 2014, 565 Rn. 18 - smartbook). Der Antragsteller des Löschungs-
verfahrens trägt für die Voraussetzungen einer ihm günstigen Rechtsnorm – hier
des Vorliegens eines Schutzhindernisses im Löschungsverfahren – die Feststel-
lungslast (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Auflage, § 54 Rn. 21; Bü-
scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 59
MarkenG Rn. 14).


2.3 Der Eintragung stand zum Zeitpunkt der Anmeldung und der Entscheidung
über die Beschwerde auch nicht das Schutzhindernis der fehlenden Unterschei-
dungskraft, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

- 22 -
Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zei-
chen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Her-
kunftshinweis aufgefasst zu werden. Denn die Hauptfunktion einer Marke liegt da-
rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (vgl. BGH, GRUR 2014, 569 Rn. 10 – HOT; GRUR 2013, 731
Rn. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 8 –
Link economy; GRUR 2010, 1100 Rn. 10 – TOOOR!; GRUR 2010, 825 Rn. 13 –
Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 – FUSSBALL WM 2006).
Auch das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft ist im Lichte des
zugrundeliegenden Allgemeininteresses auszulegen, wobei dieses darin besteht,
die Allgemeinheit vor ungerechtfertigten Rechtsmonopolen zu bewahren (vgl.
EuGH, GRUR 2003, 604 Rn. 60 – Libertel; BGH, GRUR 2014, 565 Rn. 17 –
smartbook). Bei der Beurteilung von Schutzhindernissen ist maßgeblich auf die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abzustellen, wobei dies
alle Kreise sind, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkun-
gen haben kann. Dabei kommt es auf die Sicht des normal informierten und an-
gemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Be-
reich der einschlägigen Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH, GRUR 2006, 411
Rn. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 – SAT 2; GRUR
2004, 428 Rn. 30 f. – Henkel; BGH, GRUR 2006, 850 – FUSSBALL WM 2006)
zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens an (vgl. BGH, GRUR 2013, 1143,
1144 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; GRUR 2014, 872 Rn. 10 – Gute Laune
Drops; GRUR 2014, 482 Rn. 22 – test; EuGH, MarkenR 2010, 439 Rn. 41 - 57 –
Flugbörse). Keine Unterscheidungskraft besitzen insbesondere Bezeichnungen,
denen der Verkehr im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und
Dienstleistungen lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Be-
griffsinhalt zuordnet (vgl. BGH 2006, 850 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006; EuGH
GRUR 2004, 674, Rn. 86 - Postkantoor). Darüber hinaus fehlt die Unterschei-
dungskraft u. a. aber auch solchen Angaben, die sich auf Umstände beziehen,
welche die beanspruchten Produkte zwar nicht unmittelbar betreffen, mit denen
- 23 -
aber ein enger beschreibender Bezug zu dem betreffenden Produkt hergestellt
wird (BGH a. a. O. – FUSSBALL WM 2006).


Einer Buchstaben-Zahlen-Kombination kommt grundsätzlich dann Unterschei-
dungskraft zu, soweit sie keine sachbezogene Bedeutung aufweist. Soweit in den
oben gemachten Ausführungen bereits festgestellt worden ist, dass eine unmittel-
bar beschreibende Bedeutung der zunächst grundsätzlich unterscheidungskräfti-
gen Angabe nicht zweifelsfrei erwiesen ist, fehlt der angegriffenen Bezeichnung
auch insoweit nicht die Unterscheidungskraft (vgl. auch BGH GRUR 2014, 565
Rn. 19 - smartbook). Das Vorliegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG muss zuverlässig festgestellt werden und in Zweifelsfällen darf ein Lö-
schung der Marke nicht erfolgen.

2.4 Auch kann nicht einwandfrei festgestellt werden, dass der angegriffenen
Bezeichnung H 15 zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt bzw. dem Zeitpunkt der
Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 3
MarkenG entgegengestanden hat bzw. entgegensteht. Danach ist ein Zeichen von
der Eintragung ausgeschlossen, das im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den
redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren
üblich geworden ist. Von einer Entwicklung der Bezeichnung „H 15“ zu einer all-
gemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung für die be-
troffenen Waren kann auch unter Verweis auf die oben gemachten Ausführungen
nicht ausgegangen werden.


3. Soweit die Löschungsantragstellerin den Löschungsantrag damit begrün-
det, dass die Markeninhaberin die Marke im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG
bösgläubig angemeldet hat, führt auch dies nicht zum Erfolg.
Nach der ständigen Rechtsprechung ist von einer Bösgläubigkeit des Anmelders
im Sinn von § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG auszugehen, wenn die Anmeldung
- 24 -
rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt. Eine bösgläubige Markenanmel-
dung kommt danach insbesondere in Betracht, wenn der Anmelder weiß, dass ein
anderer dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche
Waren oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichen-
schutz erworben zu haben und wenn besondere Umstände hinzukommen, die das
Verhalten des Anmelders als sittenwidrig erscheinen lassen. Solche besonderen
Umstände können darin liegen, dass der Zeicheninhaber in Kenntnis eines
schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen
Grund für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen die gleiche oder
eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Be-
sitzstands des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Be-
zeichnung zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen oder aber die mit der
Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrecht-
lich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbs-
kampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2009, 780 Rn. 13 – Ivadal I; GRUR 2010,
1034 Rn. 13 – LIMES LOGISTIK; GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca; GRUR 2016,
378 Rn. 17 – LIQUIDROM). Als bösgläubig kann danach eine Markenanmeldung
zu beurteilen sein, die der Anmelder allein zu dem Zweck vorgenommen hat, den
Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ohne die Benutzung der Marke zu beab-
sichtigen (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; BGH, GRUR
2001, 242 – Classe E; GRUR 2012, 428 Rn. 10 – Simca).
Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der
Anmeldung, vorliegend also der 21. April 2008.

Die Markenanmeldung der Markeninhaberin stellt sich nicht als Eingriff in den
schutzwürdigen Besitzstand eines Vorbenutzers dar. Zwar war die Löschungsan-
tragstellerin Inhaberin der seit dem 26. September 1995 angemeldeten und am
7. November 1996 eingetragenen und seit dem 3. Dezember 2003 mit dem Um-
schreibungsantrag vom 22. Oktober 2003 auf sie umgeschriebenen Wortmarke
„H 15“, Registernummer 395 39 263. Diese jedenfalls für die identischen Waren in
der Klasse 5 geschützte Marke ist aber mit Wirkung zum 22. Oktober 2003 wegen
- 25 -
bösgläubigen Erwerbs und Einsatzes durch die Löschungsantragstellerin rechts-
kräftig gelöscht worden (vgl. BGH, Urteil vom 30. Januar 2014 – I ZR 107/10,
GRUR 2014,385 Rn. 15). Denn nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts
Hamburg hat der Erwerb der Marke durch die Löschungsantragstellerin dazu ge-
dient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfähiger
Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel Vorbereitungen dafür zu treffen, mit
den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb der Arz-
neimittel einer mit der Markeninhaberin zusammenhängenden Gesellschaft (Gufic
Limited) in Deutschland zu vereiteln (siehe BGH, a. a. O. Rn. 21). In Anbetracht
dieser Feststellungen kommt eine Störung des Besitzstands Dritter an dem Kenn-
zeichen H 15 zum Anmeldezeitpunkt nicht in Betracht.

Auch liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Markenanmeldung allein zu
dem Zweck vorgenommen wurde, den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern
ohne eine generellen eigenen Benutzungswillen zu haben. Denn bis zum Zeit-
punkt der Anmeldung hat die Markeninhaberin ausweislich der von Seiten der Lö-
schungsantragstellerin eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Präsiden-
ten der zum Konzern der Gufic Gesellschaften gehörenden Gufic Limited (Anlage
A 10 zum Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 4. März 2014, insbeson-
dere dort Ziffer 11) über verschiedene Vertriebspartner auch unter der Bezeich-
nung „H 15 Gufic“ Tabletten mit Weihrauchextrakt vertrieben. Vor diesem Hinter-
grund erweist sich eine Anmeldung der Kennzeichnung „H 15“ ohne Hinzufügung
eines oder des Unternehmenskennzeichens „Gufic“ für den auch zukünftig beab-
sichtigten Vertrieb des Weihrauchpräparats in Deutschland nicht als bösgläubig.
Der Benutzungswille eines Markenanmelders muss sich nach der Rechtsprechung
nicht einmal auf eine Verwendung der Marke durch den Markeninhaberin selbst
beziehen, ausreichend ist insoweit sogar die Absicht, die Marke einer Benutzung
durch Dritte zuzuführen (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8
Rn. 853 f.).

- 26 -
Auch eine Bösgläubigkeit unter dem von der Löschungsantragstellerin geltend
gemachten Gesichtspunkt der Anmeldung der Bezeichnung durch die Anmelderin
in Kenntnis ihrer Schutzunfähigkeit als Gattungsbezeichnung für „indischen Weih-
rauch“ kommt nicht in Betracht. Ungeachtet der Richtigkeit eines solchen Ver-
ständnisses, kommt es für die Beurteilung der Bösgläubigkeit grundsätzlich nicht
darauf an, ob die angefochtene Marke eintragungsfähig ist oder nicht. Denn letzt-
lich kann es sich dabei auch nur um eine persönliche Auffassung des Anmelders
handeln. Die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens obliegt allein dem
DPMA als der vom Gesetz bestimmten Prüfungsbehörde. Eine Anmeldung, die
vorgenommen wird, obwohl der Anmelder Zweifel bezüglich der Schutzfähigkeit
hegt, erfüllt als solches nicht den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung, son-
dern gibt dem Anmelder nach Zahlung der vorgesehenen Gebühren das Recht,
die Eintragungsfähigkeit der angemeldeten Marke durch die dafür vorgesehene
Behörde überprüfen zu lassen (vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 8 Rn. 900).

Schließlich vermag der Verweis der Antragstellerin auf ein widersprüchliches Ver-
halten der Markeninhaberin in den zwischen den Beteiligten geführten Prozessen
und Vertretung eines nach jeweiliger Interessenslage ausgerichteten rechtlichen
Standpunktes die Bösgläubigkeit schon deswegen nicht zu begründen, weil dies
Umstände sind, die jedenfalls im Zeitpunkt der Anmeldung der streitgegenständli-
chen Marke, auf den es aber ankommt, noch nicht bestanden haben (Landgericht
München: Anträge vom 12. Februar 2009 und 18. Februar 2009 – Anlage B1 zum
Schriftsatz der Löschungsantragstellerin vom 8. Juni 2008; Landgericht Hamburg
Klage am 9. April 2009).

Anhaltspunkte für ein ansonsten bösgläubiges Verhalten der Markeninhaberin
zum Zeitpunkt der Anmeldung fehlen vorliegend, insbesondere enthält auch das
von der Löschungsantragstellerin monierte Verwenden der Bezeichnung möglich-
erweise unter Verstoß gegen arzneimittelrechtliche Vorschriften keine als bös-
gläubig zu beurteilende Komponente. Insoweit kann auf die Ausführungen im an-
gefochtenen Beschluss verwiesen werden.
- 27 -
4. Soweit die Löschungsantragstellerin zur Begründung ihres Löschungsan-
trags auf die fehlende Benutzung der Marke abstellt und die Nichtbenutzungsein-
rede erhebt, macht sie Gründe geltend bzw. erhebt sie Einreden, die im Rahmen
des Löschungsverfahrens nach § 54 Abs. 1, § 50 Abs. 1, Abs. 2 MarkenG nicht zu
prüfen bzw. nicht vorgesehen sind. Insoweit handelt es sich um Löschungsgründe,
die nur im Rahmen einer Verfallslöschung nach §§ 53, 49 MarkenG bzw. in einem
Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren geltend gemacht werden können. So-
weit die Löschungsantragstellerin im vorliegenden Verfahren mit dem Schriftsatz
vom 3. August 2016 das Löschungsbegehren auch mit der Verfallslöschung nach
§ 49 MarkenG begründet hat, setzt dieses Verlangen aber einen gesonderten An-
trag beim Deutschen Patentamt- und Markenamt voraus (§ 53 Abs. 1 MarkenG,
§ 41 MarkenV), für den eine Gebühr nach § 2 PatKostG (Gebührentatbestand
333400 der Anlage (zu § 2 Abs. 1) Gebührenverzeichnis) zu zahlen ist. Zudem ist
die Löschung einer Marke wegen Verfalls nach § 53 MarkenG vor dem DPMA und
die entsprechend mögliche Überprüfung der Entscheidung durch das Bundespa-
tentgericht nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 53
Rn. 6) auf die formelle Prüfung nach § 53 Abs. 3 MarkenG beschränkt, die materi-
ell-rechtliche Prüfung der Voraussetzungen der Verfallslöschung bei rechtzeitigem
Widerspruch durch den Markeninhaber ist allein den ordentlichen Gerichten vor-
behalten, § 53 Abs. 4 MarkenG.


Nach alldem war der Beschluss der Markenabteilung insoweit aufzuheben, als die
Markenabteilung des DPMA die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet
hat. Der Löschungsantrag ist auch insoweit zurückzuweisen.


5. Gründe für die von beiden Beteiligten beantragte Auferlegung der Verfah-
renskosten aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf den je-
weils anderen Beteiligten sind nicht gegeben.
- 28 -
Gegen eine Kostenauferlegung zu Lasten der Markeninhaberin spricht bereits der
Erfolg der Beschwerde der Markeninhaberin.
Umgekehrt besteht aber auch kein Anlass der Löschungsantragstellerin die Kos-
ten des Verfahrens aufzuerlegen. Denn der Fall, dass der Antragsteller in einer
nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest
kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation versucht, die Löschung der
angegriffenen Marke zu erwirken (vgl. BPatG, Beschluss vom 10. August 2015 -
24 W (pat) 35/13; Beschluss vom 17.03.2016 – 24 W (pat) 22/15; zugänglich je-
weils über die Entscheidungsdatenbank des BPatG) ist vorliegend nicht gegeben.
Auch eine Antragstellung wider besseres Wissens liegt nicht vor. Zwar liegt es
vorliegend angesichts der zwischen den Beteiligten zahlreich geführten Verlet-
zungs- und Schadensersatzprozesse durchaus nahe, dass die Löschungsantrag-
stellerin den Löschungsantrag jedenfalls auch unter dem Gesichtspunkt einer Ab-
wehr von markenrechtlichen Verbietungsrechten in den Streitigkeiten zwischen
den Beteiligten bzw. zwischen mit den Beteiligten in Verbindung stehenden Unter-
nehmen erhoben hat, andererseits kann angesichts der Marktgegebenheiten ein
durchaus legitimes Bedürfnis der Antragstellerin die Schutzfähigkeit bzw. den Be-
stand der Eintragung von H 15 als Marke überprüfen zu lassen, nicht in Abrede
gestellt werden. Dementsprechend war der Kostenantrag der Markeninhaberin
zurückzuweisen.


6. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren stellen sich keine entscheidungser-
heblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungs-
ersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfor-
dern. Die Frage, welche Anforderungen an die Löschung eingetragener Marken zu
stellen sind und wer im Löschungsverfahren die Löschungsvoraussetzungen, also
das Vorhandensein von Schutzhindernissen, zu beweisen hat, also die Feststel-
lungslast trägt, ist durch die Rechtsprechung des EuGH geklärt (vgl. EuGH GRUR
1999, 729 - Chiemsee; GRUR 2010, 228 Rn. 33 - Audi/HABM [Vorsprung durch
Technik]; GRUR Int. 2002, 842 Rn. 30, 33 - Phillips). Soweit die Anregung der
- 29 -
Löschungsantragstellerin darauf abzielt, Fragen zur Benutzung beschreibender
Angaben nach § 23 MarkenG auf ihre Übereinstimmung mit Unionsrecht zu über-
prüfen, kommt es im Streitfall darauf nicht an.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist ebenso wenig veranlasst. Es war weder
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG) noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des
Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich (§ 83
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der Senat hat die Frage nach dem Vorliegen der Lö-
schungsgründe auf der Grundlage der nach der Rechtsprechung des EuGH und
BGH maßgeblichen Kriterien beurteilt.


III.

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 30 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Hu


Full & Egal Universal Law Academy