BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




25 W (pat) 114/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2010 075 160
(hier: Löschungsverfahren S 109/13)


hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
9. November 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der
Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 23. Dezember 2010 angemeldete Wort-Bildgestaltung



ist am 14. Juni 2011 für die Dienstleistungen der

Klasse 36:
Immobilienwesen; Gebäudeverwaltung; Vermittlung, Vermietung und Ver-
pachtung von Gewerbeflächen und Büroräumen; Verwaltung, Vermittlung,
Vermietung und Verpachtung von Immobilien, nämlich von Cafés,
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Restaurants, Bars, Weinlokalen und anderen gastronomischen Betrieben;
Vermittlung und Vermietung von Wohnräumen;

Klasse 37:
Bauwesen; Errichtung von Bauten, Straßen, Brücken, Dämmen und Verlegen
von Leitungen sowie deren Instandhaltung;

Klasse 41:
Unterhaltung; Organisation und Durchführung von Sport- und Kultur-
veranstaltungen;

Klasse 42:
Stadtplanung und -entwicklung; Planung und technische Vorbereitung von
Bauprojekten; Dienstleistungen des Architektur- und Bauingenieurwesens;
Verkehrsplanung;

Klasse 43:
Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen;

Klasse 44:
Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- und Forstwirtschaft, insbe-
sondere Dienstleistungen eines Gartenbauarchitekten, Gartenbauarbeiten,
Gartenarbeiten

unter der Nummer 30 2010 075 160 als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Mit Löschungsantrag vom 9. April 2013, der am 10. April 2013 beim DPMA ein-
gegangen ist, hat die Antragstellerin die Löschung der Marke gemäß § 50 Abs. 1
MarkenG i. V. m. § 8 MarkenG beantragt und mit der Bösgläubigkeit der Anmel-
derin bei der Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begründet. Zur Begrün-
dung der Bösgläubigkeit hat die Antragstellerin ausgeführt, der die angegriffene
Wort-/Bildmarke prägende Bestandteil KÖ-BOGEN sei im Jahr 2003 von dem
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geschäftsführenden Gesellschafter der Antragstellerin entwickelt worden. Die mar-
kenrechtlichen Aktivitäten der Markeninhaberin seien nur dahingehend motiviert
gewesen, die Antragstellerin davon abzuhalten, ihr zustehende Rechte an der Be-
zeichnung KÖ-BOGEN gegenüber der Markeninhaberin geltend zu machen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Löschungsantrag, der ihr am
7. Mai 2013 zugestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 4. Juli 2013, vorab per
Telefax eingegangen am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt,
widersprochen.

Mit Beschluss vom 8. August 2014 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Löschungsantrag ohne Kosten aufzuerlegen zurück-
gewiesen.
Zur Begründung ist ausgeführt, es fehle bereits ein schlüssiger Vortrag der Antrag-
stellerin zur Bösgläubigkeit der Anmeldung. Soweit die Antragstellerin umfangreich
zu einem ihr zustehenden und mit der Markeninhaberin verhandelten „Kompensa-
tionsgeschäft“, zu dem es letztlich nicht gekommen sei, vortrage, ergäben sich
daraus keinerlei Anhaltspunkte und schon gar keine Belege dafür, dass die be-
schwerdegegenständliche Marke am 23. Dezember 2010 bösgläubig angemeldet
worden sei.
Alle Ausführungen der Antragstellerin, die im Zusammenhang mit der Anmeldung
der Wortmarke „KÖ-BOGEN“ (Aktenzeichen: 307 31 251.8) der Antragsgegnerin
und Markeninhaberin vom 11. Mai 2007 stünden, anlässlich der die Antragsgeg-
nerin die Antragstellerin „abgemahnt“ habe, seien schon nicht beachtlich, weil sie
nicht die angegriffene Wort-/Bildmarke beträfen. Auch sei die Antragstellerin aus
dieser Marke weder abgemahnt worden, noch an der Nutzung ihrer Wort-/Bild-
marke oder der Verwendung der Bezeichnung „Kö-Bogen“ beeinträchtigt
oder gehindert worden. Der Markeninhaberin stünden keinerlei Rechte an der – für
die hier beanspruchten Dienstleistungen rein beschreibenden – Bezeichnung
„KÖ-BOGEN“ zu, denn die Bezeichnung „Kö-Bogen“ sei in Bezug auf die von der
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angegriffenen Marke abgedeckten Dienstleistungen lediglich beschreibend dahin-
gehend, dass es sich um (irgendwelche) Immobilien handele, die architektonisch in
Bogenform angeordnet und sich an der D… K…allee befänden. Die
Bezeichnung „Kö-Bogen“ sei eine bloße Ortsangabe für ein Bauprojekt in der
Landeshauptstadt D…. Die angegriffene Wort-/Bildmarke habe Marken-
schutz nur deswegen erlangt, weil der Bestandteil „KÖ“ durch die konkrete bildliche
Ausgestaltung verfremdet sei, so dass er spontan sogar zunächst eher als Buch-
stabenfolge „Ö-K“ wahrgenommen werde. Der Wortbestandteil „KÖ-BOGEN“ sei in
der angegriffenen Marke nicht prägend, so dass sich daraus keinerlei Verbietungs-
rechte gegen die Wort-/Bildmarke der Antragstellerin oder die Verwendung der Be-
zeichnung „KÖ-BOGEN“ ergäben. Eine Übereinstimmung zwischen den Zeichen
der Markeninhaberin und der Antragstellerin bestehe somit ausschließlich in die-
sem schutzunfähigen Teil. Der Verweis der Antragstellerin auf vermeintliche Urhe-
berrechte führe nicht zu einem schützenswerten Besitzstand zu ihren Gunsten. Bei
der Bezeichnung „Kö-Bogen“ handele es sich nicht um ein Werk im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1 UrhG, an dem Rechte entstanden sein könnten. Denn es sei eine
naheliegende Zusammensetzung aus der geläufigen Abkürzung für die D…-
K…allee, die „Kö“, an deren nördlichem Ende das neu gestaltete Bau-
areal liege, und der Bezeichnung „Bogen“ als der Beschreibung der Form des
Areals. Darin könne eine schöpferische Leistung nicht gesehen werden (vgl.
„Spreebogen“ für die in Berlin 1994 fertig gestellte Neugestaltung eines histori-
schen Industrie-Areals am Nordufer einer der Spreeschleifen). Auch soweit sich die
Antragstellerin auf Gespräche zwischen ihrem geschäftsführenden Gesellschafter
und Mitarbeitern der Markeninhaberin beruft, bei denen es um das der Löschungs-
antragstellerin zustehenden „Recht am Wort“ gegangen sei, eigne sich dieses Vor-
bringen nicht dazu, den Tatbestand einer bösgläubigen Anmeldung zu erfüllen.

Jegliche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Bösgläubigkeit der Markeninhaberin
im Zeitpunkt der Anmeldung der verfahrensgegenständlichen Marke fehlten, so
dass der Löschungsantrag ohne Kostenauferlegung zurückzuweisen gewesen sei.

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Gegen den ihr am 1. September 2014 zugestellten Beschluss der Markenabtei-
lung hat die Löschungsantragstellerin am 30. September 2014 unter gleichzeitiger
Bezahlung der Beschwerdegebühr durch Erteilung eines gültigen SEPA-Basislast-
schriftmandats Beschwerde eingelegt.
Zur Begründung führt sie aus, die angegriffene Marke sei allein in der Absicht
angemeldet worden, die Antragstellerin von Rechten an der Bezeichnung
„KÖ-BOGEN“ auszuschließen. Denn die unstreitig von dem geschäftsführenden
Gesellschafter der Löschungsantragstellerin entwickelte Bezeichnung „Kö-Bogen“
für das Bauprojekt „H…rampe und J…-Platz“ sollte ausschließlich
für dieses aktuelle Prestigeobjekt verwendet werden. Die Bezeichnung sollte nicht
bei anderen Projekten zum Einsatz kommen und erst recht nicht bundesweit als
Marke eingesetzt werden. Die Benutzung der Bezeichnung als Marke mache für
die Markeninhaberin als juristische Person des öffentlichen Rechts keinen Sinn,
denn die Markeninhaberin würde die beanspruchten Dienstleistungen gar nicht
– und schon gar nicht bundesweit – anbieten. Daher habe zum Zeitpunkt der An-
meldung keine Benutzungsabsicht der Markeninhaberin vorgelegen. Sofern die
Markeninhaberin Dienstleistungen der beanspruchten Art für Dritte anbieten
wollte, träte sie in den Wettbewerb mit privaten Anbietern ein, was den strengen
Anforderungen der Gemeindeordnung bezüglich einer privat-rechtlichen Betäti-
gung unterliege. Diese Aspekte habe die Markenabteilung nicht berücksichtigt.
Soweit die Markeninhaberin zur beabsichtigten Benutzung der Marke vortrage,
mache sie Umstände geltend, die erst nach der Anmeldung der angegriffenen
Marke entstanden seien. Die von der Markeninhaberin hierzu vorgelegten Zei-
tungsberichte über Veranstaltungen und ähnliche Aktivitäten seien ohne Aussage-
kraft. Die Benutzungsabsicht sei ein auf die Zukunft gerichtetes Element, so dass
eine ex-post Betrachtung hier unzulässig sei. Das Fehlen der Benutzungsabsicht
könne als bewiesen angesehen werden.
Die Markenabteilung habe zudem die Hintergründe und konkreten Umstände, die
zu der Markenanmeldung am 23. Dezember 2010 geführt hätten, nicht ausrei-
chend gewürdigt. Denn Ausgangspunkt von markenrechtlichen Aktivitäten der
Markeninhaberin sei das Interview mit dem geschäftsführenden Gesellschafter der
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Antragstellerin vom 9. Dezember 2006 in der R… Post gewesen, in dem
dieser ausgeführt habe, dass er die Bezeichnung „Kö-Bogen“ entwickelt habe und
ihm entsprechend die Rechte an der Bezeichnung zustünden. Als Reaktion hierauf
habe die Markeninhaberin am 11. Mai 2007 die Wortmarke „Kö-Bogen“ angemel-
det und am 21. Mai 2007 den geschäftsführenden Gesellschafter der Antragstelle-
rin abgemahnt. Mit der geforderten Unterlassungserklärung sollte der geschäfts-
führende Gesellschafter bestätigen, dass weder Ansprüche auf Unterlassung noch
auf eine Lizenzzahlung der Löschungsantragstellerin gegen die Markeninhaberin
bestünden. Die Markeninhaberin handelte hier zweifellos in der Absicht, sich die
Monopolrechte an der Bezeichnung „Kö-Bogen“ zu sichern, um Dritte und dabei
insbesondere die Antragstellerin, vom Erwerb von Rechten an der Bezeichnung
abzuhalten. Nachdem die geforderte Unterlassungserklärung nicht abgegeben
worden war, erfolgten zunächst keine weiteren Aktionen der Markeninhaberin. Erst
nachdem das Bauprojekt der Stadt in den beteiligten Gremien der Markeninhabe-
rin positiv verbeschieden worden war (Entscheidungsfindung sei zwischen den
Jahren 2007 und 2009 erfolgt), habe die Markeninhaberin die Diskussion um den
Begriff „Kö-Bogen“ wieder aufgenommen. Am 12. Oktober 2010 sei zwischen den
Beteiligten von einer einvernehmlichen Beilegung des Konflikts gesprochen wor-
den und über eine geeignete Kompensation der Antragstellerin nachgedacht wor-
den. Dieser Austausch der Beteiligten zeige, dass der Markeninhaberin durchaus
bewusst war, dass sie für die Entwicklung der Bezeichnung „Kö-Bogen“ durch die
Antragstellerin bzw. deren geschäftsführenden Gesellschafter eine Gegenleistung
zu erbringen habe. Drei Tage nach einem erneuten Gespräch der Beteiligen über
eine Kompensation der Antragstellerin am 20. Dezember 2010, in welchem Details
zu der geplanten Kompensation vereinbart werden sollten, habe die Markeninha-
berin die verfahrensgegenständliche Marke angemeldet. Diese Umstände, die
unmittelbar vor dem Anmeldezeitpunkt lägen und ein unlauteres Verhalten der
Markeninhaberin begründeten, habe die Markenabteilung nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Anmeldung sei zwischen den Parteien nicht das
„ob“ einer Kompensation, sondern nur deren Höhe streitig gewesen. Im Nach-
hinein betrachtet, hätten die Aktivitäten der Markeninhaberin vor der Markenan-
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meldung einer Ruhigstellung der Antragstellerin gedient, um die Anmeldung der
angegriffenen Marke durchführen zu können. Die streitgegenständliche Marke sei
mit der Bezeichnung „Kö-Bogen“ ähnlich und verwechslungsfähig, so dass die
Frage, ob der Begriff „Kö-Bogen“ schutzfähig sei, keine Rolle spiele. Für die Be-
urteilung der Bösgläubigkeit sei ebenso wenig von Belang, ob die Bezeichnung
nach dem Urheberrecht schutzfähig sei oder nicht. Die Bezeichnung sei eigentüm-
lich und die Antragstellerin habe einen schützenswerten Besitzstand daran erwor-
ben. Wäre dies nicht der Fall, hätte die Markeninhaberin keine Abmahnung aus-
gesprochen bzw. wäre diese wirkungslos gewesen, was die Markeninhaberin
sicher selbst nicht behaupten wolle.
Ein gewichtiges Indiz der Bösgläubigkeit sei die Anmeldung in Kenntnis der frühe-
ren Marke der Antragstellerin. Insoweit werde auch bestritten, dass die Antrag-
stellerin das Zeichen nicht benutzt habe, was diese auch nie behauptet habe.

Die Beschwerdeführerin und Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 8. August 2014 aufzuheben und die Lö-
schung der angegriffenen Marke 30 2010 075 160 anzuordnen.

Die zunächst hilfsweise beantragte Durchführung einer mündlichen Verhandlung
hat die Löschungsantragstellerin auf die Ladung mit rechtlichem Hinweis des
Senats vom 26. Juni 2017 am 13. Juli 2017 zurückgenommen.


Die Beschwerdegegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise hat sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

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Die Voraussetzungen der Bösgläubigkeit seien von der Antragstellerin weder
schlüssig vorgetragen worden, noch sei eine der von der Rechtsprechung ent-
wickelten Fallgruppen der Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Anmeldung gegeben.
Zunächst fehle bereits ein schutzwürdiger Besitzstand des Vorbenutzers, den die
Markeninhaberin mit der Anmeldung verletzen könne. Denn zum Zeitpunkt der
Anmeldung der streitbefangenen Marke am 23. Dezember 2010 sei die Lö-
schungsantragstellerin Inhaberin der seit dem 14. November 2006 mit der Regis-
ternummer 306 56 360 eingetragenen Wort-/Bildmarke gewesen. Die
bösgläubige Anmeldung mit dem Ziel einen schutzwürdigen Besitzstand eines
Dritten zu stören oder den weiteren Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, er-
fasse nach der Systematik des Markenrechts aber nur einen Besitzstand, für den
ein formaler Kennzeichenschutz nicht bestehe. Denn dem Inhaber eines älteren
formal geschützten Zeichens stünden die Verteidigungsmöglichkeiten eines Wi-
derspruchs oder einer Verletzungsklage zur Verfügung. Auch sei für die Lö-
schungsantragstellerin an der Bezeichnung Kö-Bogen kein sonstiger Besitzstand
entstanden. Die dafür erforderliche Verwendung der Bezeichnung und die erfor-
derliche gewisse Marktpräsenz fehlten, denn die Antragstellerin habe die Marke
nie benutzt. Diese sei wegen fehlender Benutzung zum 14. November 2014 ge-
löscht worden. Letztlich reduzierten sich die Ausführungen der Antragstellerin auf
die Behauptung, sie bzw. ihr Geschäftsführer hätten den Begriff erdacht. Ein sol-
cher Ideenschutz sei dem Recht des geistigen Eigentums aber fremd.
Auch sei mit der angegriffenen Marke keine Sperrwirkung in Bezug auf die Be-
zeichnung „KÖ-BOGEN“ verbunden. Die angegriffene Marke sei für Dienstleistun-
gen eingetragen, die das Geschäftsfeld der Antragstellerin, das die Dienstleistun-
gen der Werbung der Klasse 35 umfasse, nicht berührten. Auch sei keine Ähnlich-
keit der Zeichen gegeben. Die angegriffene Marke werde visuell schon aufgrund
der Größe von dem Bestandteil „KÖ“ dominiert. Diese geläufige Abkürzung für
Königsallee sei als Ortsangabe rein beschreibender Natur, zudem werde durch die
konkrete Art der Gestaltung von „KÖ“ ein beträchtlicher Abstand der Zeichen her-
beigeführt. Der Markeninhaberin fehle zudem die Behinderungsabsicht, sie habe
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der Antragstellerin zu keinem Zeitpunkt die Nutzung des Zeichens „Kö-Bogen“
verwehrt. Anders als die Antragstellerin meint, sei die streitbefangene Marke auch
mit der Absicht sie zu benutzen, angemeldet worden. Die Marke sei für Dienstleis-
tungen eingetragen worden, die mit den Tätigkeiten einer Gemeinde typischerwei-
se zusammenhängen, wenn ein Bauprojekt entstehe bzw. ein Innenstadtareal
einen Namen erhalte. Eine Gemeinde sei regelmäßig bei Veranstaltungen von
Festen, Weihnachtsmärkten, Thementagen und ähnlichem im gesamten Innen-
stadtbereich aktiv und dementsprechend sowohl mit den Dienstleistungen der
Klassen 41 und 43 als auch den weiteren Dienstleistungen befasst. Im Übrigen
könne die Nutzung der Marke auch durch Dritte erfolgen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten, den Ladungszusatz des Senats vom
26. Juni 2017 und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige
Beschwerde der Löschungsantragstellerin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Be-
schwerde war zurückzuweisen, da die Voraussetzungen für eine Löschung der
angegriffenen Marke wegen Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung im Sinn
des § 50 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG nicht hinreichend
dargetan und auch ansonsten nicht ersichtlich oder feststellbar sind. Insoweit teilt
der Senat die Auffassung der Markenabteilung.

1. Zunächst ist festzustellen, dass die Voraussetzung für die Durchführung des
Löschungsverfahrens mit inhaltlicher Prüfung nach § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG
erfüllt ist, nachdem die Markeninhaberin dem ihr am 7. Mai 2013 zugestellten Lö-
schungsantrag mit am 4. Juli 2013 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz fristge-
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recht innerhalb der Zwei-Monats-Frist des § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG widerspro-
chen hat.

2. Eine Markeneintragung ist zu löschen, wenn der Anmelder bei der Anmeldung
der Marke bösgläubig war. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung ist auszu-
gehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig und damit
unlauter erfolgte. Hierbei ist allein auf den Zeitpunkt der Anmeldung der angegrif-
fenen Marke abzustellen (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 13 – GLÜCKSPILZ;
GRUR 2016, 378 Rn. 14 Liquidrom; GRUR 2014, 565 Rn. 10 – smartbook; GRUR
2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten; EuGH GRUR 2009, 763, Tz. 35,
53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 50,
Rn. 14), also vorliegend auf den 23. Dezember 2010. Eine bösgläubige Marken-
anmeldung kommt in Betracht, wenn der Anmelder das angemeldete Zeichen
nicht als Marke, d. h. als Herkunftshinweis benutzen möchte, sondern nur die for-
male Rechtstellung als Inhaber eines Monopolrechts lediglich zum Zweck einer
markenrechtlich nicht gerechtfertigten, rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen
Behinderung Dritter einsetzen will (BGH GRUR 2009, 780 – Ivadal; GRUR 2006,
850 Rn. 41 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 581, 582 – The Colour of
Elégance; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 830, 840 m. w. N.). Es
müssen besondere Umstände vorliegen, die das Verhalten des Anmelders als sit-
tenwidrig erscheinen lassen. Solche Umstände können darin liegen, dass der An-
melder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne
zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienst-
leistungen die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem
Ziel, den Besitzstand des Vorbenutzers zu stören, oder in der Absicht, für diesen
den Gebrauch des Zeichens zu sperren, als Kennzeichen hat eintragen lassen,
oder dass er die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende
Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH
GRUR 2012, 429 Rn. 10 – Simca; m. w. N.). Dabei ist die maßgebliche Grenze
zur Bösgläubigkeit dann überschritten, wenn das Verhalten des Markenanmelders
bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung
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der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung
des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (BGH GRUR 2008, 621 Rn. 32
– AKADEMIKS; GRUR 2005, 581 - The Colour of Elégance, GRUR 2008, 917
Rn. 23 – EROS; BPatG GRUR 2010, 431, 434 – Flasche mit Grashalm). Hierbei
muss die Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten nicht der einzi-
ge Beweggrund für die Markenanmeldung sein; es reicht aus, wenn diese Absicht
ein wesentliches Motiv darstellt (BGH GRUR 2000, 1032 – EQUI 2000; GRUR
2008, 621 Rn. 32 – AKADEMIKS; GRUR 2008, 917 Rn. 23 – EROS). Daher ist
die Annahme einer Bösgläubigkeit nicht allein durch den Nachweis eines eigenen
Benutzungswillens des Anmelders ausgeschlossen; vielmehr ist eine Gesamtab-
wägung aller Umstände des Einzelfalls erforderlich (vgl. EuGH, GRUR 2009, 763
Rn. 37 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH GRUR 2009, 780 Rn. 18
– Ivadal).

Die Feststellungslast für das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses zum
Eintragungszeitpunkt nach § 50 Abs. 1 MarkenG trifft den Antragsteller des Lö-
schungsverfahrens (vgl. BGH GRUR 2010, 138, Rn. 48 - Rocher-Kugel;
GRUR 2009, 669, Rn. 31 – Post II).

a. Bei Anwendung dieser Grundsätze kann die Markenanmeldung nicht als bös-
gläubig angesehen werden. Von einer bösgläubigen Markenanmeldung unter dem
Gesichtspunkt der Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes der Löschungs-
antragstellerin kann bereits deswegen nicht ausgegangen werden, weil das Vor-
liegen eines solchen Besitzstandes nicht festgestellt werden kann. Denn ein Ein-
griff in einen schutzwürdigen Besitzstand setzt zunächst voraus, dass ein anderer
dasselbe oder ein verwechselbares Zeichen für dieselben oder ähnliche Waren
oder Dienstleistungen benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz
erworben zu haben. Dabei muss der schutzwürdige Besitzstand durch eine hinrei-
chende Marktpräsenz und daraus folgende (gewisse) Bekanntheit der Kennzeich-
nung im Inland belegt sein (vgl. BGH GRUR 2014, 780 – Liquidrom;
Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 8 Rn. 877; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
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3. Auflage, § 8 Rn. 308). Das erfordert, dass der Vorbenutzer das betreffende Zei-
chen tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in
Rede stehenden Dienstleistungen, also als Marke benutzt und das Zeichen da-
durch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat.

Eine Geschäftstätigkeit der Antragstellerin und eine Vorbenutzung der angegriffe-
nen Marke oder eines damit verwechselbaren Zeichens als Marke hat die Lö-
schungsantragstellerin nicht belegt. Es mag zwar sein, dass sie bzw. ihr Ge-
schäftsführer die Idee hatte, das von der Markeninhaberin geplante Bauprojekt zur
Verlängerung der K…allee in D…, unter dem Namen „Kö-Bogen“ zu füh-
ren, dies allein begründet für die Löschungsantragstellerin aber keinen schutzwür-
digen kennzeichenrechtlichen Besitzstand. Im Übrigen wird noch nicht einmal von
der Antragstellerin selbst behauptet, dass die konkret eingetragene Gestaltung der
angegriffenen Marke oder die Gestaltung des Bestandteils „Kö-Bogen“ in der an-
gegriffenen Marke von ihr stammt.
Darüber hinaus kann im Zusammenhang mit zahlreichen Produkten ohne Ver-
kehrsdurchsetzung an einer (bloßen) Bezeichnung „Kö-Bogen“ überhaupt kein
rechtlich schutzwürdiger Besitzstand entstehen, weil es sich um eine ohne weite-
res verständliche Angabe einer Lage bzw. eines Gebäudekomplexes, der in oder
an der berühmten K…allee in D… gelegen ist, handelt, der für die aller-
meisten denkbaren Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf einen naheliegen-
den beschreibenden Zusammenhang jedenfalls die Unterscheidungskraft nach
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG fehlt (vgl. hierzu die Ausführungen im Ladungszusatz
des Senats vom 26. Juni 2017; ebenso BPatG 25 W (pat) 540/17 – Behren Palais,
die Entscheidung ist öffentlich zugänglich über die Homepage des Bundespatent-
gerichts). Ungeachtet dessen unterscheidet sich die angegriffene Marke
aufgrund der graphischen Gestaltung des Buchstabens „Ö“ und des seitlich ange-
ordneten Buchstabens „K“ deutlich von der nicht schutzfähigen Bezeichnung
„Kö-Bogen“, so dass die Bejahung einer Verwechslungsgefahr schon deshalb
- 14 -
ohne Verkehrsdurchsetzung in Bezug auf den bloßen Wortbestandteil „Kö-Bogen“
nicht in Betracht kommt. Dazu, dass diese Bezeichnung sich infolge ihrer Benut-
zung für die Löschungsantragstellerin oder einen sonstigen Dritten im Sinn des § 8
Abs. 3 MarkenG in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte, trägt die
Löschungsantragstellerin nichts vor. Die Antragstellerin hat keinerlei Unterlagen im
Verfahren vorgelegt, die eine – insoweit auch von der Markeninhaberin bestritte-
ne – Geschäftstätigkeit und eine Vorbenutzung der Bezeichnung „Kö-Bogen“ oder
der für die Antragstellerin zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke
eingetragenen Wort-/Bildmarke (Registernummer 306 56 360) als
Marke belegen. Ein Vortrag dazu, ob, wann und welche Dienstleistungen in wel-
chem Umfang unter der Kennzeichnung Kö-Bogen oder bis zum Anmel-
dezeitpunkt der angegriffenen Marke angeboten worden sind, fehlt.

b. Eine Bösgläubigkeit der Markeninhaberin im Zeitpunkt der Anmeldung ergibt
sich unabhängig von der Frage eines schutzwürdigen Besitzstands der Lö-
schungsantragstellerin oder eines Dritten auch nicht unter dem Gesichtspunkt des
beabsichtigten zweckfremden Einsatzes der Sperrwirkung der Marke als Mittel des
Wettbewerbskampfes.

aa. Soweit die Antragstellerin meint, Rückschlüsse auf eine Bösgläubigkeit bei der
Anmeldung der angegriffenen Marke ergäben sich im Zusammenhang mit dem
Schreiben der Vertreter der Markeninhaberin vom 21. Mai 2007, worin die Antrag-
stellerin aufgefordert wurde, zu erklären, dass ihr aus der Eintragung der mit der
Registernummer 306 56 360 eingetragenen Marke „ “ keine Ansprüche
auf Unterlassung oder Lizenzzahlung gegen die Markeninhaberin zustünden, kann
ihr nicht gefolgt werden. In diesem Schreiben weist die Markeninhaberin auf den
im Hinblick auf den beschreibenden Gehalt des Wortbestandteils „Kö-Bogen“
engen Schutzumfang der für die Antragstellerin eingetragenen Marke hin. Wenn
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die Markeninhaberin dann drei Jahre später eine Marke anmeldet, die eine sehr
spezielle graphische Ausgestaltung aufweist und in der der in beiden Marken vor-
handene (originär schutzunfähige) Bestandteil „Kö-Bogen“ in völlig unterschiedli-
cher Art und Weise dargestellt ist, erweist sich dies nicht als unlauter.

bb. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin kann auch nicht schon deshalb
von einer fehlenden Benutzungsabsicht der Markeninhaberin ausgegangen, weil
es sich bei der Markeninhaberin um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts
handelt. Abgesehen davon, dass allein eine fehlende Benutzungsabsicht die Be-
jahung einer bösgläubigen Markenanmeldung nicht rechtfertigen kann, können
sich Körperschaften des öffentlichen Rechts wirtschaftlich betätigen und Inhaber
von Marken sein, wie dies schon das öffentlich zugängliche Markenregister und
die Realität zeigt (z. B. gibt es zahlreiche eingetragene Marken für die bayerische
Landeshauptstadt München). Anhaltspunkte, die darüber hinaus dafür sprechen,
dass die Markeninhaberin mit Behinderungsabsicht, d. h. ohne ernsthaften eige-
nen Benutzungswillen die angegriffene Marke nur angemeldet hat, um andere an
der Benutzung der Marke zu hindern, fehlen völlig. Da es sich bei der Bezeich-
nung „Kö-Bogen“ im Zusammenhang mit einer Vielzahl von denkbaren Waren und
Dienstleistungen um eine beschreibende Angabe handelt, stehen der Markenin-
haberin Verbietungsrechte hinsichtlich dieser Sachangabe insoweit ohnehin nicht
zu.

Anhaltspunkte dafür, dass die Markeninhaberin die Antragstellerin nach der Mar-
kenanmeldung aus der für sie registrierten Marke oder der Bezeichnung
„Kö-Bogen“ in Anspruch genommen hat oder Versuche unternommen, sie von der
Verwendung der Bezeichnung „Kö-Bogen“ auszuschließen, fehlen.
Dass es der Markeninhaberin zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich oder vorwie-
gend um die rechtsmissbräuchliche Störung eines schutzwürdigen Besitzstandes
der Antragstellerin ging, kann nicht festgestellt werden.

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c. Auch der weitere Vortrag der Beschwerdeführerin und Antragstellerin, wonach
ihre Urheberrechte an der Bezeichnung „Kö-Bogen“ verletzt worden seien, führt zu
keiner anderen Beurteilung der Beschwerde, insbesondere nicht dazu, dass das
Verhalten der Inhaberin der angegriffenen Marke als bösgläubig angesehen wer-
den kann.

Abgesehen davon, dass die originär schutzunfähige Bezeichnung „Kö-Bogen“
keine Schöpfungshöhe aufweist und damit kein Werk im Sinne des Urheberrechts
ist, dient das markenrechtliche Löschungsverfahren nicht dem Schutz von Urhe-
berrechten. In Bezug auf Rechtsverletzungen in diesem Bereich ist der Weg zu
den ordentlichen Gerichten eröffnet gemäß den Vorschriften des Urhebergesetzes
bzw. der ZPO (siehe zu den Urheberrechten im markenrechtlichen Löschungsver-
fahren auch den Senatsbeschluss 25 W (pat) 92/14 vom 23. Februar 2017 unter
Gliederungspunkt II. 2. e., Seiten 11, 12 der Entscheidung, die über die Home-
page des BPatG zugänglich ist).

Die Beschwerde war nach alledem zurückzuweisen.

3. Zur Auferlegung von Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen ge-
mäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

4. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden wer-
den. Eine solche war zunächst hilfsweise von den beiden Beteiligten beantragt
worden. Die unterliegende Beschwerdeführerin und Antragstellerin hat auf die
Ladung nebst ausführlichem Ladungszusatz des Senats vom 26. Juni 2017 den
Antrag auf mündliche Verhandlung am 13. Juli 2017 zurückgenommen. Eine
mündliche Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veran-
lasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.



- 17 -
III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
oder in elektronischer Form einzulegen.


Knoll Kriener Dr. Nielsen

Ko



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