BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




23 W (pat) 2/17
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Patentanmeldung 10 2014 019 354.3

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
5. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Strößner sowie
der Richter Dr. Friedrich, Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

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beschlossen:

1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 23. September 2016
wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zurückverwiesen.
3. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen.


G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 22. Dezember 2014 in englischer
Sprache beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Am 20. März 2015
wurde wirksam Prüfungsantrag gestellt. Mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015,
am Tag darauf beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, wurde ein
deutscher Text als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht, wo-
nach die Erfindung die Bezeichnung „QUIDART: Quanten Interferenz Element bei
Raumtemperatur“ trägt.

In einem ersten Prüfungsbescheid vom 8. Oktober 2015 hat die Prüfungsstelle für
Klasse H01L dem Anmelder mitgeteilt, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht
erkennen lasse, was unter Schutz gestellt werden solle. Im Übrigen hätte aber bei
Betrachtung der Gesamtunterlagen kein Stand der Technik ermittelt werden kön-
nen, der dem Anmeldungsgegenstand entgegenstehe. Es sei deshalb ein Haupt-
anspruch zu formulieren, der aus sich heraus angebe, was genau unter Schutz
gestellt werden solle. Eine Patenterteilung könne mit den vorliegenden Unterlagen
nicht in Aussicht gestellt werden.

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Mit Bescheid vom 13. Januar 2016 hat der Formalprüfer der Prüfungsstelle für
Klasse H01L dem Anmelder mitgeteilt, dass die eingereichte Patentanmeldung
formal nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspreche. Insbesondere wird dabei
ausgeführt, dass die deutsche Übersetzung nach § 35a PatG i. V. m. § 14 Abs. 1
Nr. 1 PatV durch einen Rechtsanwalt oder Patenanwalt zu beglaubigen sei, wenn
die Übersetzung nicht durch einen öffentlich bestellten Übersetzer angefertigt
worden sei. Sei die Übersetzung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer ge-
fertigt worden, so bedürfe dessen Unterschrift einer Beglaubigung durch einen
Notar. Den eingereichten Unterlagen sei nicht zu entnehmen, wer die Übersetzung
angefertigt habe. Gleichzeitig wurde auf die vorgeschriebene Form der einzelnen
Bestandteile der Anmeldung hingewiesen.

In der Folge hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Februar 2016 neue Unterla-
gen eingereicht und eine beglaubigte Übersetzung angekündigt. Mit Schriftsatz
vom 8. März 2016 hat der Anmelder einen Satz Patentansprüche eingereicht, in
dem angegeben ist, wo die Merkmale der Ansprüche ursprünglich offenbart seien.
Mit Schriftsatz vom Tag darauf hat der Anmelder die geänderten Unterlagen für
die Patentanmeldung nochmals in ihrer Gesamtheit eingereicht.

Mit einem weiteren Schriftsatz vom 29. März 2016, am Tag darauf beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingegangen, hat der Anmelder nochmals geän-
derte Unterlagen eingereicht, die sich geringfügig von den vorherigen geänderten
Unterlagen unterscheiden. Angehängt ist ein Bestätigungsvermerk eines staatlich
geprüften Übersetzers, dass die vorstehende deutsche Übersetzung der englisch-
sprachigen Patentanmeldung mit dem Titel „QUIDART: Quantum Interference De-
vice at Room Temperature“ richtig und vollständig sei. Diese Bestätigung trägt
keine Beglaubigung der Unterschrift des Übersetzers.

Mit einem weiteren Bescheid des Formalprüfers der Prüfungsstelle für
Klasse H01L vom 12. April 2016 wurde bemängelt, dass die Figuren 5 und 6 feh-
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lerhaft seien. Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 19. April 2016 neue
Figuren 5 und 6 über Fax eingereicht.

Am 20. April 2016 ist ein weiterer Schriftsatz des Anmelders vom Tag davor beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, der nochmals die gesamten
Unterlagen in wiederum geänderter Form enthält. Anspruch 1 des mit diesem
Schriftsatz eingereichten Anspruchssatzes lautet:

„1) Quanten-Interferenz-Element (Fig. 2), bei dem ein Leiter unter
Bildung einer Öffnung für eine zu messende Strahlung in zwei
Zweige aufgeteilt ist (7,9) und jeder Zweig eine eine Phasendiffe-
renz einführende Schwachstelle aufweist (8),
dadurch gekennzeichnet,
dass der Leiter aus nanogranularem Material besteht, bei wel-
chem metallhaltige Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm
Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind, und so
ein Bose-Einstein Kondensat bei Raumtemperatur bilden.“

Danach hat der Formalprüfer für Klasse H01L in einer Bibliographiemitteilung vom
26. April 2016 dem Anmelder mitgeteilt, dass das Vorverfahren, die formale Pa-
tentprüfung, erfolgreich abgeschlossen sei.

Mit Schriftsatz vom 14. Juli 2016 wurde dem Anmelder nochmals eine Frist von
einem Monat zur Erwiderung auf den Bescheid vom 8. Oktober 2015 gesetzt,
nach deren Ablauf die Prüfungsstelle für Klasse H01L die Anmeldung mit Be-
schluss vom 23. September 2016 aus den Gründen des Bescheids vom
8. Oktober 2015 zurückgewiesen hat.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 11. Oktober 2016 beim Deutschen
Patent- und Markenamt über Fax eingegangene Beschwerde mit der der Anmel-
der bittet, den deutschen Text auf seine Tauglichkeit als Patentschrift zu prüfen.
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Dabei geht der Anmelder wieder auf seine Übersetzung vom 16. Dezember 2015
ein, die er nach eigenen Angaben selbst erstellt hat.

Hinsichtlich der weiteren Unterlagen und Einzelheiten wird auf den Akteninhalt
verwiesen.


II.

Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde des Anmelders ist zulässig und
erweist sich insoweit als begründet, als der Beschluss der Prüfungsstelle für
Klasse H01L vom 23. September 2016 aufzuheben ist, denn die Zurückweisung
der Anmeldung ist auf Grund eines Fehlers im Verfahren vor dem Deutschen Pa-
tent- und Markenamt erfolgt. So waren zum Zeitpunkt der Zurückweisung die in
§ 14 Abs. 1 PatV aufgeführten Anforderungen an eine deutsche Übersetzung der
ursprünglich eingereichten englischsprachigen Anmeldungsunterlagen noch nicht
erfüllt, so dass noch nicht entschieden war, ob gemäß den Folgen des § 35a
Abs. 1 und 2 PatG die Anmeldung nicht als zurückgenommen gilt, womit sich eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit der Anmeldung erübrigt hätte. Zudem ist die
Zurückweisung auf Grund der falschen Unterlagen erfolgt. Die Anmeldung wurde
von der Prüfungsstelle für Klasse H01L auf Grund der Unklarheit des Hauptan-
spruchs zurückgewiesen. Da somit offensichtlich weder eine Recherche zu dem
zu diesem Zeitpunkt beanspruchten Gegenstand stattgefunden hat, noch der vom
Anmelder selbst genannte Stand der Technik berücksichtigt wurde, wird die An-
meldung zur weiteren Bearbeitung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rückverwiesen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG).

1. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob eine deutsche Übersetzung im Sinne
des § 35a Abs. 1 i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV vorliegt. So hat der Anmelder mit
Schriftsatz vom 16. Dezember 2015, am Tag darauf beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangen, einen deutschen Text eingereicht, den er selbst als
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deutsche Übersetzung bezeichnet. Dieser Text ist vor Ablauf eines Jahres nach
dem Anmeldetag, dem 22. Dezember 2014, und damit rechtzeitig eingegangen,
da § 35a Abs. 2 PatG die Frist für das Einreichen einer Übersetzung im Falle einer
englischsprachigen ursprünglichen Anmeldung, wie sie im vorliegenden Fall ge-
geben ist, auf zwölf Monate festlegt. Die Übersetzung wurde, wie der Anmelder in
seinem Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 angibt, von ihm selbst erstellt. Dies ist
zulässig, erfordert aber gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV die Beglaubigung eines
Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts. Eine solche Beglaubigung liegt bisher
nicht vor.

Der Formalprüfer der Prüfungsstelle für Klasse H01L hat dies im Bescheid vom
13. Januar 2016 dem Anmelder als Mangel mitgeteilt. Dabei hat er nicht zur
Kenntnis genommen, dass die Übersetzung nach Angaben des Anmelders von
diesem selbst erstellt wurde, und weiter mitgeteilt, dass bei einer Übersetzung, die
von einem öffentlich bestelltem Übersetzer gefertigt worden sei, dessen Unter-
schrift einer Beglaubigung durch einen Notar bedürfe.

Dieser Mängelbescheid hat den Anmelder veranlasst, mit Schriftsatz vom
29. März 2016 einen weiteren deutschen Text einzureichen, an dessen Ende sich
eine Bestätigung durch einen öffentlich bestellten Übersetzer anschließt, dass die
vorstehende deutsche Übersetzung der englisch-sprachigen Patentanmeldung mit
dem Titel „QUIDART: Quantum Interference Device at Room Temperature“ richtig
und vollständig sei. Diese Bestätigung ist unterschrieben, die Unterschrift ist aber
nicht, wie in § 14 Abs. 1 Satz 1 PatV gefordert, öffentlich beglaubigt. Doch selbst
wenn diese Beglaubigung vorläge, würde sich die Bestätigung des Übersetzers
nicht auf die mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichte Übersetzung
beziehen, sondern auf den der Bestätigung vorausgehenden deutschen Text. Die-
ser ist aber erst am 30. März 2016 und damit nach Ablauf von zwölf Monaten nach
dem Anmeldetag und somit zu spät eingereicht worden, so dass es sich bei ihm
nicht um die nach § 35a Abs. 1 und 2 PatG erforderliche deutsche Übersetzung
der ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen handeln kann. Es lag und liegt
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somit immer noch keine Beglaubigung des mit Schriftsatz vom
16. Dezember 2015 eingereichten deutschen Textes, der als einziger als Überset-
zung gemäß § 35a Abs. 1 und 2 PatG gelten kann, vor.

Das Weiterbestehen dieses Mangels hat indes der Anmelder nicht zu vertreten,
denn die mit Schriftsatz vom 29. März 2016 eingereichte Bestätigung des Über-
setzers wurde von der Formalprüfungsstelle fehlerhafterweise als ausreichend
erachtet, was aus der Mitteilung vom 26. April 2016 ersichtlich ist, in der dem An-
melder mitgeteilt wurde, dass das Vorverfahren nun erfolgreich abgeschlossen
sei. Dieser musste nun annehmen, dass den Anforderungen des § 35a Abs. 1 und
2 PatG i. V. m. § 14 Abs. 1 PatV entsprochen und keine weiteren Handlungen sei-
nerseits mehr erforderlich seien.

Wie bereits ausgeführt, ist der einzige deutschsprachige Text, der als Übersetzung
nach § 35a Abs. 1 und 2 PatG angesehen werden kann, der vom Anmelder an-
gefertigte und mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 eingereichte, als Überset-
zung bezeichnete Text. Soll verhindert werden, dass die Anmeldung als zurück-
genommen gilt, so muss eine Beglaubigung eines Patent- oder Rechtsanwalts
dieses Textes als Übersetzung der ursprünglichen Unterlagen eingereicht werden.
Dies ist immer noch möglich, denn § 14 PatV setzt für diese Beglaubigung keine
Frist (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 10. Auflage, § 35a Rdn. 13). Der Weg,
eine weitere, durch einen öffentlichen Übersetzer erstellte Übersetzung einzu-
reichen, ist wegen des Ablaufs der zwölf Monate nach dem Anmeldetag verwehrt.

Die Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts muss somit darauf
hinwirken, dass eine solche Beglaubigung eingeht. Dazu kann sie dem Anmelder
eine angemessene Frist setzen, nach deren Ablauf sie, sofern die Beglaubigung
nicht eingegangen ist, feststellen kann, dass die Anmeldung gemäß § 35a Abs. 1
PatG als zurückgenommen gilt.

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2. Die Anmeldung betrifft ein Quanten-Interferenz-Bauelement. Im Stand der
Technik sind Josephson-Interferometer (SQUID - Supraleitendes Quanten-Interfe-
renz-Bauelement) bekannt, die mit supraleitendem Material bei tiefen Temperatu-
ren arbeiten. Die Anwendung und Verwendungsmöglichkeiten dieser elektroni-
schen Bauelemente mit zwei Supraleitern und die Verfahren zur Anwendung der
Anordnung als Verstärker, Magnetometer, Multiplikator und Q-Bit Rechner sind
bekannt.

Weiter ist ein Material bekannt, das unter Verwendung der fokussierten elektro-
nenstrahlinduzierten Deposition von organometallischen Präkursoren unter An-
wendung sehr hoher Elektronendosen hergestellt wird. Es handelt sich dabei um
ein nanogranulares Material, eingebettet in eine isolierende Matrix (Pt/C, Au/C
oder anderem nanogranularem Material mit Nanokristallen und isolierender Mat-
rix). Bei Zimmertemperatur entstehen in den Materialien exzitonische elektroni-
sche Zustände der Oberflächenorbitale der Kristalle, die sich mit denen der Nach-
barkristalle überlappen. Diese sich überlappenden Eigenzustände erstrecken sich
durch das ganze Material. Sie bilden die Voraussetzung, ein Bose-Einstein-Kon-
densat zu ermöglichen, in welchem Elektronen und Löcher, die parallelen Spin
besitzen, Bosonen bilden können. Alle diese Bosonen, die Koops-Paare genannt
werden, befinden sich in einem gemeinsamen Energieniveau.

In Experimenten mit Feldemitter-Emissionen aus Drähten aus diesem Material
wurden sehr hohe Stromdichten gemessen (> 50 MA/cm2 in Drähten, und > 1
GA/cm2 in der Spitze eines einzelnen Feldemitters, was dem anomal hohen
Stromfluss von bis zu > 1 mA von einem angespitzten Draht von 50 nm Durch-
messer entsprach.) (vgl. S. 2 der geltenden Beschreibung).

Vor diesem Hintergrund liegt der Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, einen auf der Basis von Quanteninterferenz arbeitenden Detektor für
Magnetfelder und elektromagnetische Strahlung anzugeben, der auch bei Raum-
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temperatur arbeitet (QUIDART = Quantum Intererence Device at Room Tempe-
rature) (vgl. S. 4, 3. Abs. der geltenden Beschreibung).

Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gelöst.

Wesentlich für den beanspruchten Gegenstand ist somit, dass ein Leiter in zwei
Zweige aufgeteilt ist, so dass eine Öffnung entsteht, durch die eine zu messende
Strahlung hindurchtreten kann. Beide Zweige weisen jeweils eine Schwachstelle
auf, die zu einer Phasendifferenz in der Wellenfunktion der für die Stromleitung
verantwortlichen Teilchen führt. Der Leiter besteht dabei aus nanogranularem
Material, bei welchem metallhaltige Kristalle einer Größe von weniger als 6 nm
Durchmesser in eine isolierende Matrix eingebettet sind und so bei Raumtempe-
ratur ein Bose-Einstein-Kondensat bilden.

3. Die Zurückweisung der Anmeldung beruht auf den im Prüfungsbescheid
vom 8. Oktober 2015 angegeben Gründen. In diesem Prüfungsbescheid gibt der
Prüfer an, dass der vorliegende Hauptanspruch nicht erkennen lasse, was unter
Schutz gestellt werden soll. Auch wird die Verwendung eines Warenzeichens,
nämlich „Koops-GranMat®“ bemängelt.

Diese Ausführungen beziehen sich auf die englischsprachigen Originalunterlagen,
denn weitere Anmeldungsunterlagen, insbesondere eine deutsche Übersetzung
der ursprünglichen Unterlagen, lagen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Be-
scheids nicht vor. Zum Zeitpunkt der Zurückweisung am 23. September 2016
hatte jedoch der Anmelder neben dem mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2015
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten und als Übersetzung be-
zeichneten deutschen Text, für den die Ausführungen im Erstbescheid in gleicher
Weise wie für die ursprünglichen englischsprachigen Unterlagen gültig waren,
wiederholt weitere neue Unterlagen eingereicht, um so den im Prüfungsbescheid
angegebenen Mängeln entgegenzuwirken. Dies hatte der Anmelder auch im
Schriftsatz vom 16. Dezember 2015 angekündigt („Die beanstandeten Ansprüche
- 10 -
sind in Arbeit und werden in Kürze Ihnen in Englisch und Deutsch zugesandt“).
Unter diesen neuen Unterlagen befanden sich auch neue Anspruchssätze, so
zuletzt einer, der mit der Eingabe vom 19. April 2016 eingereicht worden war. Da
aber die Zurückweisung auf Grund des Prüfungsbescheids vom 8. Oktober 2015
und damit auf Grundlage der ursprünglichen fremdsprachigen Unterlagen an
Stelle der zum Zurückweisungszeitpunkt geltenden Ansprüche vom 19. April 2016
erfolgt ist, ist sie auf Grund der falschen Unterlagen erfolgt.

4. Der zuletzt eingereichte Anspruch 1 vom 19. April 2016 gibt anders als der
ursprünglich eingereichte Anspruch 1 klar an, was unter Schutz gestellt werden
soll, und er enthält keine Marke mehr. Auch die übrigen Ansprüche 2 bis 8 sind
ausreichend klar. Damit sind und waren bereits zum Zeitpunkt der Zurückweisung
die Mängel auf deren Grundlage die Zurückweisung erfolgt ist, beseitigt.

5. Der nunmehr geltende Anspruchssatz ist in üblicher Weise auf Zulässigkeit
und Patentfähigkeit gegenüber dem Stand der Technik zu prüfen. Diese Prüfung
ist bisher, wie der einzige Bescheid zeigt, noch nicht erfolgt, da der Anspruchssatz
zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorlag. Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit sind
insbesondere die vom Anmelder genannten Druckschriften zu berücksichtigen.
Der übrige relevante Stand der Technik ist zu recherchieren. Dabei sind auch öf-
fentliche Vorträge wie beispielsweise der Vortrag

H.W.P. Koops und H.Fukuda: „Giant current density“ and ‘anomalous electron
transport’ observed at room temperature with nanogranular materials“, Shizuoka
Univ. Hamamatsu, 2.8.2013

zu berücksichtigen.

6. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L
vom 23. September 2016 aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an
das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da das Deutsche Pa-
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tent- und Markenamt auf Grund des Bezugs auf die falschen Unterlagen und auf
einen Zurückweisungsgrund, der bei den zum Zurückweisungszeitpunkt gültigen
Unterlagen nicht mehr gegeben ist, in der Sache selbst noch nicht entschieden hat
(§ 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG) und das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt auf Grund dieses Fehlers auch an einem wesentlichen Mangel leidet (§ 79
Abs. 3 Nr. 2 PatG), (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 79
Rdn. 20, 21, 23).

7. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), da dies auf
Grund der Fehler des Deutschen Patent- und Markenamts der Billigkeit entspricht.
So bestand der im Bescheid vom 8. Oktober 2015 angegebene Zurückweisungs-
grund, auf den sich der Zurückweisungsbeschluss bezieht, zum Zeitpunkt der Zu-
rückweisung bereits nicht mehr (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage,
§ 80 Rdn. 113, 114, § 73 Rdn. 140, Punkt g)). Auch ist fraglich, ob die Entschei-
dung nicht anders ausgefallen wäre, wenn die zum Zeitpunkt der Zurückweisung
geltenden Unterlagen an Stelle der ursprünglichen Unterlagen beurteilt worden
wären (vgl. Schulte/Püschel, Patentgesetz, 10. Auflage, § 73 Rdn. 142).


III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht dem Anmelder das Rechtsmittel der Rechtsbe-
schwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie
nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, näm-
lich

1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt
war,
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2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens aus-
drücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung
ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des
Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses
schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH,
www.bundesgerichtshof.de/erv.html. Das elektronische Dokument ist mit einer
prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit
einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eig-
nungsvoraussetzungen für eine Prüfung und für die Formate des elektronischen
Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichtshofs
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.


Dr. Strößner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann

prö


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