BUNDESPATENTGERICHT
L e i t sa tz
Aktenzeichen: 20 W (pat) 7/16
Entscheidungsdatum: 1. Februar 2017
Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
Normen: § 39 Abs. 1, § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG
Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät
Die Teilungserklärung ist ausschließlich an das BPatG zu richten, solange sich die
Anmeldung in der Beschwerdeinstanz befindet. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Teilung erst nach Erlass der Beschwerdeentscheidung erklärt wird, zu einem Zeit-
punkt also, in dem das BPatG zwar nicht mehr für die sachliche Entscheidung über
die Teilanmeldung zuständig ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 18.11.2004 –
20 W (pat) 46/04 – Entwicklungsvorrichtung, BPatGE 48, 271, 276), nach Auffassung
des erkennenden Senats aber für die vorausgehende Entgegennahme der Teilungs-
erklärung (und damit auch für die Prüfung von deren Wirksamkeit). Denn für die
Frage des richtigen Adressaten ist in erster Linie maßgeblich, dass es sich bei der
Teilungserklärung um eine Verfahrenserklärung handelt, die bei Fehlen anderslau-
tender gesetzlicher Regelungen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsät-
zen dort einzureichen ist, wo das Verfahren – hier die Stammanmeldung – anhängig
ist.
BUNDESPATENTGERICHT
20 W (pat) 7/16
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
1. Februar 2017
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 11 2005 003 871.8
(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 11 2005 001 927.6)
…
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 1. Februar 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Mayer, des Richters Dipl.-Ing. Musiol, der
Richterin Dorn und des Richters Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
- 2 -
beschlossen:
1. Es wird festgestellt, dass die am 1. Juli 2015 gegenüber dem Deutschen
Patent- und Markenamt abgegebene Teilungserklärung unwirksam ist.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
G r ü n d e :
I.
Die Prüfungsstelle für Klasse G 07 C des Deutschen Patent- und Markenamts
(DPMA) hat die Patentanmeldung DE 11 2005 001 927.6 (Stammanmeldung)
betreffend ein Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät mit Beschluss vom 24. Sep-
tember 2010 wegen fehlender Patentfähigkeit zurückgewiesen. Die hiergegen
gerichtete Beschwerde der Anmelderin wurde vom erkennenden Senat des
Bundespatentgerichts (BPatG) mit Beschluss vom 28. Januar 2015 - Az.
20 W (pat) 24/13 - zurückgewiesen. Die Beschwerdeentscheidung wurde der
Anmelderin am 1. Juni 2015 zugestellt.
Am 1. Juli 2015 sind beim DPMA eine Teilungserklärung der Anmelderin be-
treffend die Patentanmeldung DE 11 2005 001 927.6 sowie für die Teilanmeldung
Unterlagen (Patentansprüche, Beschreibung, Zeichnungen, Zusammenfassung,
Erfinderbenennung) eingegangen. Das DPMA hat das BPatG mit Schreiben vom
28. September 2015, abgesandt am 29. September 2015, über den Eingang
dieser Teilungserklärung unterrichtet und im Nachgang hierzu die elektronische
Akte zur Teilanmeldung DE 11 2005 003 871.8 angelegt, die es dem BPatG zur
Fortführung des Verfahrens per Filetransfer übermittelt hat. Das BPatG hat hierzu
eine Verfahrensakte mit dem im Rubrum genannten Aktenzeichen angelegt.
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Die Bevollmächtigten der Anmelderin wurden mit Schreiben des Senats vom
23. August 2016 darauf hingewiesen, dass die von der Anmelderin abgegebene
Teilungserklärung nicht wirksam geworden sein dürfte, da sie nicht rechtzeitig
innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist beim BPatG als richtigem Adressaten für
deren Entgegennahme eingegangen sei. Wegen der Einzelheiten wird auf das
vorgenannte Schreiben des Senats Bezug genommen.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin treten dem entgegen und halten die am
1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA erklärte Teilung für wirksam, da sie rechtzeitig
gegenüber dem richtigen Adressaten erfolgt sei. Die Vorschrift des § 39 PatG
enthalte keine Regelung bezüglich des Adressaten für die Teilungserklärung. Aus
sachlichen Erwägungen sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie sei es - in
Übereinstimmung mit einem Teil der Kommentarliteratur - angebracht, die Tei-
lungserklärung gegenüber derjenigen Stelle abzugeben, die auch für die sachliche
Prüfung der Teilanmeldung zuständig sei. Dies sei jedenfalls im vorliegenden Fall,
in welchem die Teilungserklärung erst während der Rechtsbeschwerdefrist
abgegeben worden sei, d. h. zu einem Zeitpunkt, in dem das BPatG bereits eine
abschließende Entscheidung über die Stammanmeldung getroffen habe, zwei-
fellos das DPMA. Die vom Senat in seinem rechtlichen Hinweis in Bezug
genommene Rechtsprechung liefere keine nachvollziehbare Begründung dafür,
weshalb in diesen Fällen das BPatG der richtige und ausschließliche Adressat für
die Teilungserklärung sein solle, im Übrigen sei es in diesen Entscheidungen auf
die Wirksamkeit der Teilungserklärung letztlich nicht angekommen. Der Beschluss
des BGH vom 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Informationsträger sage über den
Adressaten einer Teilungserklärung ebenfalls nichts aus. Einzig in der Ent-
scheidung des BGH vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter sei
die - im Ergebnis offen gelassene - Frage aufgeworfen worden, ob die Tei-
lungserklärung im Beschwerdeverfahren ausschließlich gegenüber dem BPatG,
oder auch gegenüber dem DPMA abgegeben werden könne. Die Anmelderin ist
der Ansicht, dass das DPMA jedenfalls aus Gründen der Rechtssicherheit nicht
nur während des Anmeldeverfahrens, sondern auch während des gesamten
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Erteilungsbeschwerdeverfahrens ausschließlich für die Entgegennahme von Tei-
lungserklärungen zuständig sein sollte. Sie stellt in der hier vorliegenden Ver-
fahrenssituation des Weiteren die Zuständigkeit des BPatG in Abrede, über die
Wirksamkeit der Teilungserklärung zu entscheiden, dies sei vielmehr ebenfalls
Sache des DPMA.

Die Bevollmächtigten der Anmelderin beantragen,

die Sache zur weiteren Prüfung der Wirksamkeit der
Teilungserklärung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu
verweisen.

Hilfsweise beantragen sie,

die am 01.07.2015 gegenüber dem Deutschen Patent- und
Markenamt abgegebene Teilungserklärung für wirksam zu
erklären und die Sache zur Bearbeitung der Teilanmeldung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zu verweisen.

Weiter hilfsweise wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt zu folgen-
der Rechtsfrage:

Wie sind die Zuständigkeiten zwischen dem Deutschen Patent-
und Markenamt und dem Bundespatentgericht verteilt für die
Entgegennahme einer Teilungserklärung und die Prüfung ihrer
Wirksamkeit sowie - bei Bejahung ihrer Wirksamkeit - für die
Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilan-
meldung, und zwar für die Fälle,

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 dass zum Zeitpunkt der Teilungserklärung die Stamm-
anmeldung in der Beschwerdeinstanz beim Bundes-
patentgericht anhängig ist, aber noch keine Entscheidung
über die Beschwerde ergangen ist;
 dass die Teilung der Anmeldung erst nach vollständiger
Zurückweisung der Beschwerde des Anmelders gegen die
Zurückweisung der Stammanmeldung während der Rechts-
beschwerdefrist erklärt wird?

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.


II.

1. Die von der Anmelderin am 1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA abgegebene
Teilungserklärung ist unwirksam.

a) Gemäß § 39 Abs. 1 S. 1 PatG kann ein Patentanmelder die Anmeldung
jederzeit teilen. Eine Teilung ist daher vom Anmeldetag bis zur rechtskräftigen
Erledigung des Anmeldeverfahrens möglich, also auch nach Verkündung der
Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist, und zwar
unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird oder nicht (BGH GRUR
2000, 688 - Graustufenbild; BPatG Beschluss vom 18. Novem-
ber 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 9, 10; BPatG
Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 10; Benkard, PatG,
11. Aufl., § 39 Rn. 9; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rn. 23).

b) Adressat einer Teilungserklärung ist die Stelle, bei der die Stammanmeldung
anhängig ist.

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aa) Die Teilungserklärung ist also ausschließlich an das BPatG zu richten,
solange sich die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz befindet, d.h. ab Vorlage
der beim DPMA eingelegten Beschwerde an das BPatG bis zur rechtskräftigen
Beendigung des Beschwerdeverfahrens, also für den Fall, dass keine Rechts-
beschwerde eingelegt wird, längstens bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist.
Dies steht im Einklang mit der herrschenden Rechtsprechung des BPatG (BPatG
Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung,
juris Rn. 6; BPatG Beschluss vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03 –, juris
Rn. 10; BPatG Beschluss vom 7. Oktober 2014 – 7 W (pat) 38/14 - Modellerzeu-
gungsverfahren, juris Rn. 10 und 12; BPatG Beschluss vom 6. Februar 1975 –
18 W (pat) 64/7 -, BPatGE 17, 33, 34f.; vgl. auch Schulte, a. a. O., § 39 Rn. 25;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rn. 14; a. A.: Benkard/Schäfers,
PatG, 11. Aufl., § 39 Rn. 18h und 18l). Auch nach der Rechtsprechung des BGH
ist die Teilungserklärung während des Beschwerdeverfahrens gegenüber dem
BPatG abzugeben, wobei der BGH bisher offen gelassen hat, ob eine
ausschließlich an das DPMA gerichtete Teilungserklärung in diesen Fällen auch
wirksam wäre (BGH Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sam-
melhefter, juris Rn. 17).

bb) Für eine ausschließliche Zuständigkeit des BPatG für die Entgegennahme von
Teilungserklärungen in der Beschwerdeinstanz spricht auch, dass es sich bei der
Teilungserklärung um eine Verfahrenshandlung bzw. Verfahrenserklärung handelt
(vgl. BGH Beschluss vom 30. September 2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter, juris
Rn. 16; BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwick-
lungsvorrichtung, juris Rn. 6), die bei Fehlen anderslautender gesetzlicher Rege-
lungen nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen dort einzureichen ist,
wo das Verfahren – hier die Stammanmeldung – anhängig ist. Entsprechendes hat
der BGH für die Rücknahme einer Anmeldung, die ebenfalls eine Verfah-
renserklärung darstellt, in seinem Beschluss vom 19. Juli2011 - X ZB
8/10 - Telefonsystem festgestellt; danach hat die Rücknahme einer Patent-
anmeldung - ebenso wie eine Klagerücknahme - durch Erklärung gegenüber
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derjenigen Instanz zu erfolgen, bei der das Verfahren anhängig ist, während des
Rechtsbeschwerdeverfahrens also gegenüber dem BGH, wobei jedoch die
Übermittlung einer Kopie der Rücknahmeerklärung gegenüber dem Patentgericht
mit einer entsprechenden Begleitmitteilung an den BGH genügen soll (BGH
a. a. O. - Telefonsystem, GRUR 2011, 1052). Der Einwand der Anmelderin,
wonach diese Entscheidung des BGH nicht mit dem vorliegenden Fall ver-
gleichbar sei, da der Rücknahme der Anmeldung ebenso wie der Klagerücknahme
eine verfahrensbeendende Wirkung zukomme, während die Teilungserklärung
keine Auswirkungen auf das Verfahren betreffend die Stammanmeldung habe,
vermag nicht zu überzeugen. Denn für die hier in Rede stehende Frage des
richtigen Adressaten ist in erster Linie maßgeblich, dass es sich bei der
Teilungserklärung, wie oben bereits ausgeführt, um eine Verfahrenserklärung
handelt, die grundsätzlich - sofern nicht ausdrücklich anders gesetzlich ge-
regelt - dort einzureichen ist, wo das Verfahren anhängig ist, und zwar unabhängig
davon, ob diese eine verfahrensbeendende Wirkung hat oder nicht. Dies stellt
entgegen der Ansicht der Anmelderin auch bereits einen hinreichend sachlichen
Grund für die Zuständigkeit des BPatG zur Entgegenahme der Teilungserklärung
in dem hier vorliegenden Verfahrensstadium (Erklärung der Teilung nach Erlass
der Beschwerdeentscheidung) dar.

Die „Teilungserklärung“ nach § 39 Abs. 1 PatG ist im Übrigen von der
„Teilanmeldung“ nach europäischem Recht zu unterscheiden, welche nach
ausdrücklicher Regelung stets beim Europäischen Patentamt eingereicht werden
muss (vgl. Art. 76 Abs. 1 EPÜ). Im deutschen Recht entsteht eine Teilanmeldung
nur, wenn die Teilungserklärung wirksam ist (vgl. Schulte a. a. O., § 39 Rn. 36
m. w. N.), es wird also zwischen den beiden Begriffen rechtlich differenziert.

cc) Dass das BPatG in der Beschwerdeinstanz der richtige und ausschließliche
Adressat für die Teilungserklärung ist, lässt sich entgegen der Ansicht der
Anmelderin auch einer sachgerechten Interpretation der Entscheidung des BGH
vom 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Informationsträger entnehmen. Dort wurde
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festgestellt, dass „das Beschwerdegericht in den Fällen der Ausscheidung ... oder
der Teilung (§ 39 PatG) im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch (Unterstreichung
hinzugefügt) über deren Gegenstände zu entscheiden“ hat (BGH a. a. O. - In-
formationsträger, juris Rn. 14 = Ziff. III. 1. b) der Gründe). Dies macht nur Sinn,
wenn das BPatG in diesen Fällen auch für die Entgegennahme der Teilungs-
erklärung (sowie für die Prüfung von deren Wirksamkeit, s. u. unter c)) zuständig
ist. Die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang aus der vorgenannten
Entscheidung des BGH zitierte Passage unter Ziff. III. 1. d) der Gründe (BGH
a. a. O., juris Rn. 18), wonach für die Behandlung einer im Wege der Teilung des
Patents nach § 60 Abs. 1 PatG entstehenden Teilanmeldung von einer originären
Zuständigkeit des DPMA auszugehen sei, die sich auch auf die vorrangige
Prüfung erstrecke, ob die Teilungserklärung wirksam sei (und damit auch die
Entgegenahme dieser Erklärung umfassen dürfte), bezieht sich offensichtlich nicht
auf den vorliegenden Fall einer Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG in
der Beschwerdeinstanz, in der das BPatG im Rahmen des Erteilungsverfahrens
tätig wird, sondern vielmehr auf eine Teilung des Patents nach der - inzwischen
aufgehobenen - Regelung des § 60 Abs. 1 PatG im Einspruchsbeschwerde-
verfahren, in dem das BPatG über den Bestand eines bereits erteilten Patents
entscheidet und der abgeteilte Gegenstand der weiteren Entscheidungskom-
petenz im Einspruchsverfahren entzogen ist, was bei einer Teilung nach § 39
Abs. 1 PatG im Erteilungsverfahren nicht der Fall ist.

c) Das BPatG ist im vorliegenden Fall, in dem die Teilung nach Erlass der
Beschwerdeentscheidung erklärt wurde, nicht nur für die Entgegennahme, son-
dern auch für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung zuständig (vgl.
BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungs-
vorrichtung, juris Rn. 5-9: Das BPatG hat in dieser Entscheidung, der eine
vergleichbare Verfahrenssituation zugrunde lag, explizit die Wirksamkeit der
Teilungserklärung geprüft und festgestellt; vgl. auch BPatG Beschluss vom
17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 11). Gründe, von dieser
Rechtsprechung abzuweichen, sind für den Senat nicht ersichtlich, zumal eine
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Zuständigkeit des BPatG für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung in
den Fällen, in denen es - wie hier - der richtige und ausschließliche Adressat für
diese Erklärung ist, auch sachlich gerechtfertigt ist. Im Übrigen hat auch das
DPMA durch die Weiterleitung der Teilungserklärung an das BPatG zum Ausdruck
gebracht, dass es sich für die Prüfung der Wirksamkeit der Teilungserklärung nicht
zuständig erachtet.

Die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang zitierte Passage in den
Gründen der Entscheidung des BPatG vom 07.12.2010 – 21 W (pat) 10/09 – unter
Ziff. II. 3 bezieht sich nicht auf die Zuständigkeit für die Prüfung der Wirksamkeit
von Teilungserklärungen, sondern auf die Zuständigkeit zur Prüfung von im
Beschwerdeverfahren durch (wirksame) Teilungserklärung entstandener Teilan-
meldungen (BPatG a. a. O. - Vorrichtung zur Detektion von Wasser in
Brennstofftanks von Flugzeugen, juris Rn. 30). Sie steht daher insoweit nicht im
Widerspruch zur oben dargestellen Auffassung des erkennenden Senats. Im
Übrigen lag der vorgenannten Entscheidung eine andere Verfahrenssituation
zugrunde, da die Teilung zeitlich noch (weit) vor der Nichtabhilfeentscheidung und
Vorlage der Akten an das BPatG gegenüber dem DPMA erklärt wurde, zu einem
Zeitpunkt also, als die Stammanmeldung zweifellos noch beim DPMA anhängig
bzw. der Devolutiveffekt noch nicht eingetreten war, so dass das DPMA auch der
richtige und ausschließliche Adressat für diese Erklärung war.

d) Von der Frage, welche Stelle für die Entgegennahme einer Teilungserklärung
und für die Prüfung von deren Wirksamkeit zuständig ist, ist die weitere Frage zu
unterscheiden, welche Stelle für die Entscheidung über die aus der (wirksamen)
Teilung hervorgehende Teilanmeldung zuständig ist. Für den Fall, dass die
Teilung der Anmeldung erst erklärt wurde, nachdem das BPatG die Beschwerde
des Anmelders gegen die Zurückweisung der Stammanmeldung vollumfänglich
zurückgewiesen hat, fehlt es nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats
an einer Zuständigkeit des Beschwerdegerichts für die Entscheidung über den
Gegenstand der Teilanmeldung; vielmehr ist in diesem Fall eine Bearbeitung der
- 10 -
Teilanmeldung durch die Prüfungsstelle des DPMA durchzuführen (BPatG,
Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung,
juris Rn. 16; vgl. auch Schulte a. a. O., § 39 Rn. 35; Busse/Keukenschrijver
a. a. O., § 39 Rn. 27). Aber auch nach dieser Entscheidung kann die
Teilungserklärung erst mit rechtzeitigem Eingang beim BPatG, bei dem die
Beschwerde auch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung anhängig
geblieben ist, wirksam werden (BPatG Beschluss vom 18. Novem-
ber 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwicklungsvorrichtung, juris Rn. 6; vgl. auch
BPatG Beschluss vom 7. Oktober 2014 7 W (pat) 38/14 – Modellerzeugungs-
verfahren, juris Rn. 13; BPatG Beschluss vom 17. Novem-
ber 2005 - 10 W (pat) 1/03, juris Rn. 12; BPatG Beschluss vom 6. Fe-
bruar 1975 - 18 W (pat) 64/74 -, BPatGE 17, 33, 34 f.).

e) Auch die weiteren Einwände der Anmelderin vermögen keine andere
Beurteilung zu rechtfertigen.

aa) Soweit die Anmelderin vorgetragen hat, die Zuständigkeit für die Entge-
gennahme von Teilungserklärungen sei in § 39 PatG nicht geregelt, wurde diese
Regelungslücke durch die Rechtsprechung in einer Vielzahl von Entscheidungen,
wie oben dargestellt, ausgefüllt. Dabei kommt es entgegen der Ansicht der
Anmelderin nicht darauf an, ob diese Entscheidungen sich jeweils mit allen in
diesem Zusammenhang in Betracht kommenden Argumenten auseinandersetzen,
zumal für eine nachvollziehbar und konkret begründete Bejahung der Zu-
ständigkeit des BPatG für die Entgegennahme von Teilungserklärungen während
der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz eine Berufung
auf den bereits oben erwähnten allgemeinen Grundsatz genügt, dass Ver-
fahrenserklärungen - wie die Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 PatG - vor
der Stelle abzugeben sind, wo die Sache (Stammanmeldung) anhängig ist, wie
dies in mehreren Entscheidungen des BPatG entsprechend begründet wurde
(vgl. BPatG Beschluss vom 18. November 2004 - 20 W (pat) 46/04 - Entwick-
lungsvorrichtung, juris Rn. 6; BPatG Beschluss vom 7. Okto-
- 11 -
ber 2014 - 7 W (pat) 38/14 - Modellerzeugungsverfahren, juris Rn. 10 - 13).
Abgesehen davon wurden auch in anderen vom Senat zitierten Entscheidungen
nachvollziehbare Gründe für die Zuständigkeit des BPatG zur Entgegennahme
von Teilungserklärungen in der Beschwerdeinstanz genannt. So ist in der älteren
Entscheidung des BPatG vom 6. Februar 1975 - 18 W (pat) 64/74 - hierzu
(allerdings noch zur früheren Rechtslage) ausgeführt, es sei ein anerkannter
Grundsatz der Rechtsprechung, dass durch die Beschwerde das weitere
Patenterteilungsverfahren vollständig auf das BPatG übergehe, so dass alle
Erklärungen, die den prozessualen Stand des Patenterteilungsverfahrens
berührten, wie beispielsweise eine Teilung der Anmeldung, an das BPatG zu
richten seien (BPatG a. a. O., BPatGE 17, 33, 34). Nach der jüngeren
Entscheidung des BPatG vom 17. November 2005 - 10 W (pat) 1/03 - soll sich
dessen Zuständigkeit für die Entgegennahme einer Teilungserklärung unter
Hinweis auf BGH – Informationsträger daraus ergeben, dass die Anmeldung im
Laufe des Erteilungsverfahrens gemäß § 39 Abs. 1 PatG jederzeit mit der Folge
geteilt werden könne, dass die abgetrennte Teilanmeldung in der Verfahrenslage
weiterzubetreiben sei, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden
habe, weshalb das Beschwerdegericht nach einer Teilung im Erteilungs-
beschwerdeverfahren auch zur Entscheidung über den Gegenstand der Teilan-
meldung berufen sei (BPatG a. a. O., juris Rn. 10); hieraus wird nachvollziehbar
gefolgert, dass, solange die Anmeldung sich in der Beschwerdeinstanz befinde,
der Adressat einer Teilungserklärung das BPatG sei, woran auch die neuere
Entscheidung des BGH - Sammelhefter nichts ändere (vgl. BPatG a. a. O., juris
Rn. 11).

bb) Das von der Anmelderin vorgebrachte Argument der Rechtsunsicherheit
vermag ebenfalls nicht zu überzeugen. Es ist schon nicht ersichtlich, woraus eine
solche hergeleitet werden soll, da die bisherige Rechtsprechung übereinstimmend
festgestellt hat, dass die Teilungserklärung dort einzureichen ist, wo die
Stammanmeldung anhängig ist, also während der Anhängigkeit in der
Beschwerdeinstanz beim BPatG (s. o. unter b)). Die Entscheidung des
- 12 -
BGH - Sammelhefter steht hierzu nicht im Widerspruch, vielmehr wurde dort klar
festgestellt, dass die Teilungserklärung in der Beschwerdeinstanz jedenfalls
wirksam gegenüber dem BPatG erklärt werden kann (BGH
a. a. O. - Sammelhefter, juris Rn. 17). Der Umstand, dass der BGH in dieser
Entscheidung offen gelassen hat, ob die Teilungserklärung in dieser Verfah-
renssituation auch wirksam wäre, wenn sie ausschließlich an das DPMA gerichtet
worden wäre, führt noch zu keiner Rechtsunsicherheit für den Anmelder, da
jedenfalls das BPatG als richtiger Adressat vom BGH eindeutig bestätigt wurde.

Auch die von der Anmelderin in diesem Zusammenhang wiederum angeführte
Entscheidung des BPatG vom 7. Dezember 2010 - 21 W (pat) 10/09 - führt zu
keiner anderen Beurteilung. Wie oben (unter c)) bereits ausgeführt, hat der
Anmelder in dem dort zugrundeliegenden Fall gegen den Zurückweisungs-
beschluss des DPMA Beschwerde eingelegt und zeitnah hierzu die Teilung der
Anmeldung erklärt. In einer derartigen Verfahrenssituation weiß der Anmelder
zwar u.U. noch nicht, ob das DPMA schon eine Nichtabhilfeentscheidung getroffen
und die Akten dem BPatG vorgelegt hat, aber jedenfalls gereicht eine etwaige
hieraus resultierende Rechtsunsicherheit nicht zu seinem Nachteil. Denn wenn er
die Teilung gegenüber dem DPMA zu einem Zeitpunkt erklärt, bevor die Akten
dem BPatG vorgelegt worden sind, ist das DPMA ohnehin der richtige Adressat
(s. o.). Sollten die Akten bei Erklärung der Teilung gegenüber dem DPMA bereits
dem BPatG vorgelegt und der Anmelder hierüber noch nicht per Ein-
gangsbestätigung informiert worden sein, wird das DPMA die Erklärung an das
BPatG weiterleiten, wo sie in aller Regel rechtzeitig eingehen wird, da das
Beschwerdeverfahren zu diesem Zeitpunkt ja erst beginnt und die Teilung bis zu
dessen rechtskräftigem Abschluss möglich ist. Ein Rechtsnachteil ist also bei einer
Teilung in diesem frühen Verfahrensstadium grundsätzlich nicht zu befürchten.

Vereinzelte abweichende Literaturmeinungen zur Frage der Zuständigkeit für die
Entgegennahme einer Teilungserklärung während der Anhängigkeit der
Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz (wie z. B. Benkard a. a. O.; Anders,
- 13 -
Aufsatz „Die Teilung der Patentanmeldung im Beschwerdeverfahren: Zustän-
digkeiten für die Trennanmeldung“, GRUR 2009, 200, 204) vermögen vor dem
oben dargestellten Hintergrund, insbesondere der übereinstimmenden Recht-
sprechung zu diesem Punkt, eine Rechtsunsicherheit nicht zu begründen.

Im Übrigen hätte eine etwaige Rechtsunsicherheit die Anmelderin im vorliegenden
Fall dazu veranlassen müssen, die Teilung nicht nur gegenüber dem DPMA,
sondern sicherheitshalber auch gegenüber dem BPatG zu erklären oder diesem
zumindest eine Kopie der an das DPMA gerichteten Teilungserklärung innerhalb
der Rechtsbeschwerdefrist zukommen zu lassen, was ausreichend gewesen wäre
(vgl. BGH GRUR 2011, 1052 - Telefonsystem).

cc) Die von der Anmelderin angeführten verfahrensökonomischen Aspekte sind
ebenfalls nicht geeignet, eine Zuständigkeit des DPMA für die Entgegennahme
von Teilungserklärungen während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der
Beschwerdeinstanz zu begründen. Das DPMA nimmt zwar bei in der
Beschwerdeinstanz erklärten Teilungen verschiedene administrative Tätigkeiten
vor, z. B. im Zusammenhang mit der Zahlung der Gebühren, dem Anlegen von
Akten mit Aktenzeichen für die Trennanmeldung und den nötigen Einträgen in das
Patentregister. Dies geschieht jedoch entweder auf Grund einer besonderen
gesetzlichen Ermächtigung oder - bei Fehlen einer solchen - im Wege der
Amtshilfe für das an sich auch für diese Verwaltungsaufgaben zuständig
gewordene Beschwerdegericht (vgl. Schulte a. a. O., § 39 Rn. 63; BPatG
Beschluss vom 6. Februar 1975 - 18 W (pat) 64/74 -, BPatGE 17, 33, 34). Diese
Tätigkeiten stellen daher nach Ansicht des Senats keinen hinreichenden Grund
dar, das DPMA als korrekten Adressaten für in der Beschwerdeinstanz erfolgte
Teilungserklärungen anzusehen. Dies gilt auch für das hier in Rede stehende
Verfahrensstadium, in dem die Teilung erst nach Erlass der Beschwerde-
entscheidung erklärt wurde, zu einem Zeitpunkt also, in dem das BPatG zwar nicht
mehr für die sachliche Entscheidung über die Teilanmeldung zuständig ist (s. o.
unter d)), wohl aber für die vorausgehende Entgegennahme und Prüfung der
- 14 -
Wirksamkeit der Teilungserklärung. Hierfür spricht auch, dass in diesem
Verfahrensstadium das BPatG die Überwachung der Rechtsbeschwerdefrist,
innerhalb der die Teilung noch wirksam erklärt werden kann, vornimmt. Sollte es
im Übrigen zu einem Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem BGH kommen, das mit
einer Aufhebung des Beschlusses des BPatG und einer Zurückverweisung an
dieses endet, wäre die Teilanmeldung ebenso wie die Stammanmeldung in den
Verfahrensstand einer Beschwerde vor einer Entscheidung hierüber zurück-
versetzt.

f) Da im vorliegenden Fall die Stammanmeldung in der Beschwerdeinstanz beim
BPatG anhängig war, konnte die Anmelderin die Teilung der Anmeldung somit nur
gegenüber dem BPatG und nur vor Ablauf der Frist zur Einlegung der
Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Senats über die Zurückweisung
der Stammanmeldung vom 28. Januar 2015 wirksam erklären. Da diese Ent-
scheidung der Anmelderin am 01.06.2015 zugestellt worden war, endete die Frist
am Mittwoch, den 1. Juli 2015 (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 ZPO, § 188
Abs. 2 BGB). Bis zu diesem Zeitpunkt ist eine Teilungserklärung beim BPatG
jedoch nicht eingegangen. Die am 1.Juli 2015 beim DPMA eingegangene
Teilungserklärung konnte keine Wirkung entfalten, weil sie nicht an den richtigen
Adressaten gerichtet war. Eine rechtzeitige Weiterleitung an das BPatG noch am
selben Tag mit der Folge des Wirksamwerdens der Teilungserklärung war wegen
der durch die Bearbeitung bedingten üblichen Zeitverzögerung nicht mehr
möglich. Die Anmelderin konnte unter diesen Umständen - Einreichung der
fälschlicherweise an das DPMA adressierten Teilungserklärung am letzten Tag
der Rechtsbeschwerdefrist - auch nicht auf eine rechtzeitige Weiterleitung an das
BPatG noch am selben Tag vertrauen. Die Frage einer etwaigen Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand wegen verzögerter Weiterleitung stellt sich hier
daher nicht.

Durch die Mitteilung der Teilungserklärung mit Schreiben des DPMA vom
28. September 2015 an das BPatG konnte die Wirksamkeit der Teilungserklärung
- 15 -
nicht mehr herbeigeführt werden, weil der Zurückweisungsbeschluss des Senats
vom 28.01.2015 zu diesem Zeitpunkt bereits rechtskräftig war.

Es war daher festzustellen, dass die am 1. Juli 2015 gegenüber dem DPMA
abgegebene Teilungserklärung unwirksam ist. Für die hilfsweise beantragte Ver-
weisung der Sache zur Bearbeitung der Teilanmeldung an das DPMA war
mangels Wirksamkeit der Teilungserklärung kein Raum.

2. Die Rechtsbeschwerde war wegen einer entscheidungserheblichen
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zuzulassen (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

Wie oben bereits ausgeführt, hat der BGH in seiner Entscheidung vom
30.09.2002 - X ZB 18/01 - Sammelhefter festgestellt, dass eine Teilungserklärung
in der Beschwerdeinstanz jedenfalls gegenüber dem BPatG wirksam abge-
gebenen werden kann, hat dabei aber ausdrücklich die im vorliegenden Fall zu
beantwortende Rechtsfrage offen gelassen, ob es der Wirksamkeit dieser
Erklärung entgegenstünde, wenn sie ausschließlich an das DPMA gerichtet
worden wäre (BGH a. a. O. - Sammelhefter, juris Rn. 17). Hierzu liegt bislang eine
höchstrichterliche Entscheidung nicht vor. Entsprechendes gilt für die in diesem
Zusammenhang relevante Frage, welche Stelle in diesen Fällen für die Prüfung
der Wirksamkeit der Teilungserklärung zuständig ist. Eine sachgerechte Beant-
wortung dieser Rechtsfrage kann dabei nach Ansicht des Senats nicht auf das hier
konkrete Verfahrensstadium, in welchem die Teilung erst nach Zurückweisung der
Beschwerde erklärt wurde, beschränkt werden, sondern sollte sich auch auf
Teilungserklärungen, die in der Beschwerdeinstanz vor Erlass der Beschwer-
deentscheidung erfolgen, erstrecken. Denn die Gründe, weshalb die eine oder
andere Stelle (DPMA oder BPatG) für den einen Zeitraum zuständig ist, können
unter Umständen auch für den anderen Zeitraum relevant sein oder aber gerade
wegen ihrer Unterschiedlichkeit eine differenzierte Betrachtung begründen. In
diesem Zusammenhang steht ferner regelmäßig die Frage, welche Stelle bei
wirksamer Erklärung der Teilung in den o. g. jeweiligen Verfahrensstadien für die
- 16 -
sachliche Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung
zuständig ist. Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 22. April 1998 - X ZB
19/97 - Informationsträger zwar festgestellt, dass in den Fällen, in denen die
Teilungserklärung während der Anhängigkeit der Stammanmeldung in der
Beschwerdeinstanz noch vor Erlass der Beschwerdeentscheidung erfolgt, das
BPatG im Erteilungsbeschwerdeverfahren auch sachlich über die Teilanmeldung
zu entscheiden hat (BGH a. a. O. - Informationsträger, juris Rn. 14). Es fehlt
jedoch bislang eine höchstrichterliche Feststellung dazu, welche Stelle über die
Teilanmeldung sachlich zu entscheiden hat, wenn die Teilung - wie im
vorliegenden Fall (allerdings verfristet) - erst nach Zurückweisung der Beschwerde
über die Stammanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist wirksam erklärt
wird. Dieser offene Punkt wird wiederum nicht losgelöst von der Beurteilung der
Rechtslage im Verfahrensstadium vor Erlass der Beschwerdeentscheidung zu
beantworten sein und sollte daher nach Ansicht des Senats im Gesamt-
zusammenhang (neu) geklärt werden.

Im Übrigen besteht ein Interesse der Allgemeinheit für die Zukunft an einer
umfassenden Beantwortung dieser Rechtsfrage, da sie für eine größere Zahl
gleich gelagerter Fälle entscheidungserheblich sein dürfte und vom BGH noch
nicht abschließend entschieden ist.

Die Rechtsbeschwerde war daher - wie von der Anmelderin angeregt - zu
folgender Rechtsfrage zuzulassen:

Wie sind die Zuständigkeiten zwischen dem Deutschen Patent- und
Markenamt und dem Bundespatentgericht verteilt für die Entgegennahme
einer Teilungserklärung und die Prüfung ihrer Wirksamkeit sowie - bei
Bejahung ihrer Wirksamkeit - für die Entscheidung über die aus der
Teilung hervorgehende Teilanmeldung, und zwar für die Fälle,

- 17 -
 dass zum Zeitpunkt der Teilungserklärung die Stammanmeldung in
der Beschwerdeinstanz beim Bundespatentgericht anhängig ist,
aber noch keine Entscheidung über die Beschwerde ergangen ist;
 dass die Teilung der Anmeldung erst nach einer Entscheidung über
die Beschwerde des Anmelders gegen die Zurückweisung der
Stammanmeldung während der Rechtsbeschwerdefrist erklärt wird?



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des
Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift
lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des
Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I
S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen
Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen.
Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der
Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3
des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

- 18 -
1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder
Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf
das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des
Patentgesetzes).


Dr. Mayer Musiol Dorn Wollny



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