ECLI:DE:BPatG:2017:041217B20Wpat6.15.0


BUNDESPATENTGERICHT



20 W (pat) 6/15
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
4. Dezember 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



- 2 -
…


betreffend das Patent 10 2012 107 717

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 4. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden
Richter Dipl.-Ing. Musiol, die Richterin Dorn, den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer
und den Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 55 vom 9. Oktober 2014 wird
aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Auf die am 22. August 2012 eingereichte Patentanmeldung wurde vom Deutschen
Patent- und Markenamt das Patent 10 2012 107 717 mit der Bezeichnung
„Berührungslos arbeitender Sicherheitsschalter“ erteilt. Die Patenterteilung wurde
am 12. September 2013 im Patentblatt veröffentlicht. Das Patent umfasst insge-
samt 14 Patentansprüche.

Gegen das Patent hat die Einsprechende am 11. Dezember 2013 Einspruch erho-
ben, mit dem der vollständige Widerruf des Patents begehrt wurde. Der Einspruch
stützt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1
PatG). Zur Begründung hat sich die Einsprechende auf folgende Druckschriften
bezogen:
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D0 DE 198 40 620 C1
D1 DE 10 2004 020 997 A1
D2 DE 101 09 864 A1
D3 EUCHNER Produktprogramm Sicherheitstechnik (vom 09.04.2008)
D4 EUCHNER Rechnung (vom 20.02.2009)
D5 EUCHNER Bericht FMEA eines Sicherheitsschalters (vertraulich)
D6 DE 197 11 588 A1.

Davon waren im Prüfungsverfahren die Druckschriften D0 bis D2 bereits in Be-
tracht gezogen worden. Ferner hat die Einsprechende das „Gutachten zum
Sicherheitsschalter CES der Firma E…“ des Herrn Prof. Dr.-Ing. G…
vom 15. September 2014 vorgelegt.

Mit am Ende der Anhörung vom 9. Oktober 2014 verkündetem Beschluss hat die
Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent wider-
rufen. Sie hielt den Einspruch für zulässig und in der Sache auch für begründet,
insbesondere, weil der Patentgegenstand durch die offenkundige Vorbenutzung
des Sicherheitsschalters E… CES-AR (vgl. die Druckschriften D3 bis D5)
nicht neu gegenüber diesem Stand der Technik sei. Der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 nach Hilfsantrag sei gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig
erweitert. Der schriftlich begründete Beschluss wurde der Patentinhaberin am
17. Dezember 2014 zugestellt.

Hiergegen wendet sich die Patentinhaberin mit ihrer am 14. Januar 2015 eingeleg-
ten Beschwerde.

Die Pateninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 55 vom 9. Oktober 2014
aufzuheben und das Patent 10 2012 107 717 in vollem Umfang
aufrechtzuerhalten.
- 4 -
Hilfsweise beantragt sie,

das Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen im Umfang eines der
Hilfsanträge 1 bis 6 in der nachstehenden Reihenfolge aufrechtzuerhalten:

Hilfsantrag 1:

Patentansprüche 1 bis 14 vom 14. Juni 2016, beim BPatG als (korrigierter)
1. Hilfsantrag per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 2:

Patentansprüche 1 bis 13 vom 4. August 2015, beim BPatG als 2. Hilfsan-
trag per Fax eingegangen am selben Tag

Hilfsantrag 3:

Patentansprüche 1 bis 13 vom 24. November 2017, beim BPatG als
3. Hilfsantrag per Fax eingegangen am 27. November 2017

Hilfsantrag 4:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 24. November 2017, beim BPatG als
4. Hilfsantrag per Fax eingegangen am 27. November 2017

Hilfsantrag 5:

Patentansprüche 1 bis 12 vom 24. November 2017, beim BPatG als
5. Hilfsantrag per Fax eingegangen am 27. November 2017
- 5 -
Hilfsantrag 6:

Patentansprüche 1 bis 13 vom 24. November 2017, beim BPatG als
6. Hilfsantrag per Fax eingegangen am 27. November 2017

Beschreibung und Zeichnungen jeweils wie Patentschrift.

Sie ist der Auffassung, der jeweilige Gegenstand des Patentanspruches 1 sowohl
in der erteilten als auch in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 6 sei neu und
beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sowohl in der
Fassung des erteilten Patents als auch in der jeweiligen Fassung der Hilfsanträge
1 bis 6 nicht patentfähig sei. Sie stützt ihr Vorbringen zusätzlich auf die mit
Schriftsatz vom 19. Januar 2016 eingereichten Druckschriften:

D7 Typschlüssel CES Produktgruppe
D8 Lieferschein vom 20.02.2009 über die Auslieferung von
Sicherheitsschalter CES an die Firma CDP Bharat Forge
D9 Auszug aus EDV-Lexikon Martin Vogel (2006),
http://lexikon.martinvogel.de/dekompilieren.html.

- 6 -
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügter Merkmalsgliederung):

M1 Berührungslos arbeitender Sicherheitsschalter (1, 100, 200),

M2 der zum berührungslosen Zusammenwirken mit einem Betätiger (9, 110,
210) eingerichtet ist,

M3 wobei der Sicherheitsschalter (1, 100, 200) dazu eingerichtet ist, an einem
Schaltausgang (4, 5, 140, 240) des Sicherheitsschalters (1, 100, 200) ein
Abschaltsignal zu erzeugen, wenn der Abstand (D) zwischen dem Sicher-
heitsschalter (1, 100, 200) und dem Betätiger (9, 110, 210) einen vorbe-
stimmten Grenzwert über- oder unterschreitet,

M4 wobei der Sicherheitsschalter (1, 100, 200) eine redundant aufgebaute
softwaregesteuerte Steuerschaltung (11, 21, 102, 202) aufweist,

M5 die wenigstens zwei Rechner (11, 21, 102, 202) aufweist,

M6 die dazu eingerichtet sind, beim Betrieb des Sicherheitsschalters (1, 100,
200) untereinander Daten auszutauschen,

M7 wobei nur ein erster der Rechner (11, 21, 102, 202) mit einer Kommunika-
tionseinheit (30, 107, 207) des Sicherheitsschalters (1, 100, 200) verbun-
den ist,

M8 die zur drahtlosen Datenkommunikation mit dem Betätiger (9, 110, 210)
eingerichtet ist,

M9 wobei der erste Rechner (21, 107, 207) dazu eingerichtet ist, über die
Kommunikationseinheit Daten mit dem Betätiger (9, 110, 210) auszutau-
schen,
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M10 wobei der erste Rechner (21, 107, 207) dazu eingerichtet ist, wenigstens
einen Teil der von dem Betätiger (9, 110, 210) empfangenen Daten an
den zweiten Rechner (11) weiterzuleiten

M11 und der zweite Rechner (11) dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüber-
prüfung der von dem Betätiger (9, 110, 210) empfangenen und an den
zweiten Rechner (11) weitergeleiteten Daten unabhängig vom ersten
Rechner (21, 107, 207) auszuführen.

Bezüglich des Wortlauts der erteilten abhängigen Unteransprüche 2 bis 14 wird
auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere des Wortlauts der Patentansprüche
nach den Hilfsanträgen, wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist begründet. Der angefochtene
Beschluss, mit welchem das Patent widerrufen wurde, ist daher aufzuheben mit
der Folge, dass das erteilte Patent in vollem Umfang aufrecht erhalten bleibt.

1. Bezüglich der auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren zu prüfenden Zuläs-
sigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Der Einspruch ist frist- und
formgerecht erhoben worden. Der geltend gemachte Widerrufsgrund der mangeln-
den Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) wurde im Einspruchsschriftsatz
jedenfalls hinsichtlich der fehlenden erfinderischen Tätigkeit gegenüber den
Druckschriften D1 und D6 ausreichend substantiiert vorgetragen. Der Einwand der
Patentinhaberin, der Einspruch sei bezüglich der geltend gemachten offenkundi-
gen Vorbenutzung nicht substantiiert und daher insoweit als unzulässig zu ver-
werfen, greift nicht durch, da das Patentrecht einen gesonderten Widerrufsgrund
- 8 -
der „offenkundigen Vorbenutzung“ nicht vorsieht, diese vielmehr ebenfalls unter
den – hier innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten – Einspruchsgrund der
mangelnden Patentfähigkeit fällt. Damit liegt ein zulässiger Einspruch vor.

2. Das Streitpatent betrifft einen berührungslos arbeitenden Sicherheitsschalter.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen gegenüber dem
Stand der Technik verbesserten Sicherheitsschalter anzugeben, der mit verringer-
tem Schaltungs- und Softwareaufwand die einschlägigen Sicherheitsvorschriften
erfüllt (vgl. Streitpatent, Abs. [0005]).

3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat – in Übereinstimmung mit der
Patentabteilung im Einspruchsbeschluss – einen Diplomingenieur der Elektrotech-
nik mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Hardware- und Software-
Entwicklung und des Betreibens von Sicherheitsschaltern. Dieser Fachmann ist in
einem Unternehmen auch mit der Analyse von Produkten des Wettbewerbs be-
traut.

4. Zum Verständnis des Patentanspruchs

Als Sicherheitsschalter wird der Teil einer Schaltvorrichtung bezeichnet, der eine
Abschaltfunktion realisiert. Der Sicherheitsschalter arbeitet mit einem Betätiger
zusammen, d. h. er detektiert diesen und fungiert somit als Sensor. Die Haupt-
funktionalität des Sicherheitsschalters besteht darin, eine Maschine abzuschalten,
wenn der Betätiger nicht mehr detektiert wird bzw. eine Signalempfangsstärke an
dem Sicherheitsschalter unterschritten wird (vgl. Streitpatent, Abs. [0002] und
[0018]; Merkmale M1, M2, M3).

Unter einem Rechner versteht das Streitpatent beispielhaft einen Mikroprozessor,
Mikrocontroller, ASIC oder FPGA (vgl. Streitpatent, Abs. [0007]).
- 9 -
Der Sicherheitsschalter weist eine redundant aufgebaute softwaregesteuerte
Steuerschaltung auf, die zwei Rechner umfasst, welche dazu eingerichtet sind,
untereinander Daten auszutauschen (Merkmale M4, M5, M6).

Nur der erste Rechner ist mit einer Kommunikationseinheit des Sicherheits-
schalters verbunden, die ihrerseits die Kommunikation mit dem Betätiger aufbaut
und durchführt (Merkmale M7, M8, M9). Als Kommunikationseinheit kann dabei
jede Schnittstelle angesehen werden, über die Daten berührungslos gesendet und
empfangen werden können (vgl. Streitpatent, Abs. [0040] und [0042]). Dies be-
deutet, dass nur der erste Rechner über die Kommunikationsschnittstelle Daten
unmittelbar vom Betätiger erhält.

Der erste Rechner leitet zumindest einen Teil der von dem Betätiger empfangenen
Daten an den zweiten Rechner weiter (Merkmal M10). Der zweite Rechner ist
dazu eingerichtet, anschließend eine Sicherheitsüberprüfung dieser Daten unab-
hängig von dem ersten Rechner durchzuführen (vgl. Streitpatent, Abs. [0024];
Merkmal M11). Der zweite Rechner erhält die zu überprüfenden sicherheitskriti-
schen Daten mithin vom ersten Rechner. Als Beispiel für diese Daten nennt das
Streitpatent einen von dem Betätiger übermittelten Sicherheitscode, der mit einem
in dem Sicherheitsschalter gespeicherten Referenzcode (im Streitpatent Soll-Si-
cherheitscode genannt) verglichen wird, um sicherzustellen, dass die Kommunika-
tion mit dem „richtigen“ Betätiger durchgeführt wird (vgl. Streitpatent, Abs. [0025]).

Durch diese Vorgehensweise wird eine sogenannte serielle Redundanz in dem
Sicherheitsschalter realisiert, die den Vorteil hat, dass mit geringem Schaltungs-
und Softwareaufwand die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für solche Sicher-
heitsschalter erfüllt werden können (vgl. Streitpatent, Abs. [0025]).

5. Der gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1
ist patentfähig (§ 1 Abs. 1 i. V. m. § 3 und § 4 PatG).
- 10 -
5.1 Der mit Patentanspruch 1 beanspruchte Sicherheitsschalter ist durch die im
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren behauptete Vorbenutzung nicht neuheits-
schädlich vorweggenommen.

Die Einsprechende stützt ihre Argumentation bezüglich der offenkundigen Vorbe-
nutzung u. a. auf die Druckschriften D3, D4, D5 und D8, die einen Verkauf eines
aus dem Produktprogramm Sicherheitstechnik der Fa. E… bekannten Sicher-
heitsschalters ohne Geheimhaltungspflicht belegen sollen. Einem einschlägigen
Fachmann würden durch eine Dekompilierung der Software bzw. Zerlegen des
Sicherheitsschalters und durch Messungen an demselben alle Merkmale des
Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung offenbart.

Der Senat hat aufgrund einer Zusammenschau der Rechnung D4, des zugehöri-
gen Lieferscheins D8 und des Produktprogramms D3 keinen Zweifel daran, dass
ein aus dem Produktprogramm Sicherheitstechnik der Firma E… bekannter
Sicherheitsschalter am 18./20.02.2009 an die Firma C… GmbH in
E… verkauft und auch geliefert wurde.

Die Veräußerung eines Gegenstands ohne Begründung einer Geheimhaltungs-
pflicht, der die Lehre des Streitpatents vorwegnimmt, führt für sich genommen
allerdings noch nicht zur Offenkundigkeit. Es muss vielmehr darüber hinaus die
nicht zu entfernte Möglichkeit eröffnet sein, dass beliebige Dritte und damit auch
Fachkundige, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet sind, zuverlässige und aus-
reichende Kenntnis von der Erfindung erhalten haben (BGH, Urteil vom
25.11.1965 – Ia ZR 117/64, GRUR 1966, 484, 486 – Pfennigabsatz; BGH, Be-
schluss vom 05.03.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 752 – Lichtbogen-
Plasma-Beschichtung; BGH, Urteil vom 15.01.2013 – X ZR 81/11, GRUR 2013,
367 Rn. 20 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; BGH, Urteil vom
08.11.2016 – X ZR 116/14 – Wärmespeicher). Darauf, ob ein Dritter tatsächlich
von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt hat, kommt es daher nicht an (Benkard,
- 11 -
PatG, 11. Aufl., § 3 Rn. 285), sofern jedenfalls die nicht nur theoretische Möglich-
keit hierzu bestanden hat.

Eine solche Möglichkeit der Kenntnisnahme kann zur Überzeugung des Senats
vorliegend jedoch nicht festgestellt werden.

a) Dokument D5 („FMEA des CES-AR zur Analyse von Fehlern“)

Aus dem Dokument D5 lässt sich eine öffentliche Zugänglichkeit des Gegenstands
des Streiptatents nicht herleiten.

Wie schon die Prüfungsstelle im Widerrufsbeschluss zutreffend ausgeführt hat, bil-
det das Dokument D5 aufgrund seiner Kennzeichnung als „vertraulich“ keinen
Stand der Technik. Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung die
mangelnde öffentliche Zugänglichkeit des Dokumentes D5 bestätigt.

Das Dokument D5 ist entgegen der Ansicht der Einsprechenden aber auch nicht
geeignet zu belegen, was dem Fachmann bei Analyse des behauptet vorbenutz-
ten Schalters offenbar geworden wäre. Das Dokument D5 ist eine „Failure Mode
and Effects Analysis“, also eine „Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse“ oder
kurz „Auswirkungsanalyse“. Sie zielt darauf ab, Produktfehler hinsichtlich ihrer
Bedeutung, ihrer Auftrittswahrscheinlichkeit und ihrer Entdeckungswahrscheinlich-
keit zu bewerten. Eine solche Analyse wird üblicherweise im Rahmen des Quali-
täts- bzw. Sicherheitsmanagements zur Fehlervermeidung und Erhöhung der
technischen Zuverlässigkeit vorbeugend eingesetzt; sie wird insbesondere in der
Design- bzw. Entwicklungsphase neuer Produkte oder Prozesse angewandt.
Damit beruht diese Anlayse auf einem tiefen Verständnis der Design- und Ent-
wicklungsideen und Entwicklungsrealisierungen. Sie setzt Kenntnisse voraus, die
weit über das hinausgehen, was eine einfache Analyse des fertigen Gegenstan-
des einem – ansonsten mit dessen Design oder Entwicklung nicht befassten –
Fachmann offenbaren würde.
- 12 -
Damit ist das Dokument D5 für die Beurteilung dessen, was dem Fachmann bei
Analyse des behauptet vorbenutzten Schalters offenbar geworden wäre, nicht
geeignet.

b) Möglichkeit der Dekompilierung der Software des CES-AR

Inwieweit eine Dekompilierung der Software des behauptet vorbenutzten Sicher-
heitsschalters CES-AR für den Fachmann technisch überhaupt möglich gewesen
wäre, wurde aus Sicht des Senates nicht substantiiert vorgetragen. Die Einspre-
chende hat ihre diesbezügliche Argumentation in der mündlichen Verhandlung
auch nicht weiterverfolgt.

Diese Frage kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, da eine Dekompilierung
der Software des behauptet vorbenutzten Sicherheitsschalters, wenn sie denn
technisch möglich gewesen wäre, im vorliegenden Fall jedenfalls urheberrechtlich
nicht zulässig ist und sogar strafbar sein dürfte:

Eine Rückübersetzung des sog. Objektcodes in den Quellcode, wie sie bei einer
Dekompilierung erfolgt, ist nach § 69e i. V. m. § 69c Nr. 1 und 2 UrhG ohne
Zustimmung des Rechtsinhabers nur in besonderen Fällen zulässig, nämlich,
wenn sie unerlässlich ist, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der
Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit ande-
ren Programmen zu erhalten (§ 69e Abs. 1 Satz 1 UrhG) und zusätzlich die in
§ 69e Abs. 1 Nr. 1 bis 3 UrhG genannten Bedingungen erfüllt sind. Schon die
erste Voraussetzung ist bei einer Dekompilierung zum Zwecke einer reinen Analy-
se des fraglichen Gegenstands zweifellos nicht gegeben, eine solche daher urhe-
berrechtlich untersagt. Gleichzeitig kommt in solchen Fällen eine Strafbarkeit nach
§ 106 UrhG wegen unerlauber Verwertung (Vervielfältigung) urheberrechtlich
geschützter Werke (Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 5. Aufl., § 106 Rn. 8)
sowie nach § 202a StGB wegen Ausspähens von Daten (Münchener Online-Kom-
mentar zum StGB, 3. Aufl., § 202a Rn. 34 m. w. N.) in Betracht.
- 13 -
Damit scheidet schon aus den o. g. rechtlichen Gründen eine etwaige technische
Möglichkeit der Dekompilierung als Erkenntnisquelle einer offenkundigen Vorbe-
nutzung aus.

c) Untersuchungen und Messungen an dem behauptet vorbenutzten Sicher-
heitsschalter

Soweit sich die Einsprechende schließlich darauf beruft, dass dem Fachmann
sämtliche Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 durch bloße Untersuchun-
gen und Messungen an dem behauptet vorbenutzten Sicherheitsschalter hätten
offenbar werden können, ist das mit Schriftsatz vom 25. September 2014 in die-
sem Zusammenhang eingereichte „Gutachten zum Sicherheitsschalter CES der
Firma E…“ des Herrn Prof. Dr.-Ing. G… vom 15. September 2014 nicht
geeignet, den diesbezüglichen Vortrag hinreichend zu belegen. Denn dieses
Privatgutachten wirft eine Reihe von Fragen auf, die nicht den Schluss zulassen,
dass dem Fachmann die Merkmale des streitpatentlichen Anspruchs offenbar
geworden wären, z. B. ist daraus nicht erkennbar,

- wie sich Art der Codierung und Inhalt des Datentelegramms unschwer
ermitteln lassen soll (vgl. Gutachten S. 3, Abs. 2),
- wie Signalwege durch Messungen verfolgbar sein sollen, wenn die
sechslagige Leiterplatte eine zerstörungsfreie Inspektion der Signalwege
verbietet (vgl. Gutachten S. 3, Abs. 5),
- wie festgestellt werden kann, dass die Platine in der Umgebung
bestimmter Lötpunkte „offensichtlich“ die analoge Signalaufbereitung für
das Senden und Empfangen aufweist (vgl. Gutachten S. 4, erster Ab-
satz),
- wie sich Merkmal M4, das nicht direkt beobachtet werden könne,
zweifelsfrei aus dem Fehlen anderweitig höher integrierter digitaler Bau-
steine (z. B. FPGAs) erschließen läßt (vgl. Gutachten S. 5, Abs. 3).

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Die Erkennbarkeit von Merkmal M11 wird nicht einmal behauptet (vgl. Gutachten,
S. 5, Abs. 5).

Als Beweis für ihren diesbezüglichen Vortrag zur offenkundigen Vorbenutzung hat
die Einsprechende zuletzt nur noch den Zeugen H… angeboten (vgl. Protokoll der
mündlichen Verhandlung vom 04.12.2017, S. 2). Auf den Hinweis des Senats,
dass das schriftsätzlich vorgebrachte Beweisangebot nicht hinreichend sub-
stantiiert sein dürfte, hat die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung hierzu
folgendes Beweisangebot vorgelegt (vgl. Anlage zum Protokoll vom 04.12.2017):

„Folgende Aussagen kann Herr H… durch Messungen an definierten
Messstellen am Sicherheitsschalter CES belegen:

1. Der Sicherheitsschalter CES arbeitet berührungslos mit einem Betätiger
2. Der Sicherheitsschalter generiert ein Abschaltsignal wenn der Betätiger
weiter weg als ein Grenzwert ist
3. Der Sicherheitsschalter weist zwei Rechner auf
4. Die Rechner tauschen untereinander Daten aus
5. Nur ein (erster) Rechner tauscht mit einer Kommunikationseinheit Daten
aus
6. Der erste Rechner erhält ein serielles Datensignal vom Betätiger über
die Kommunikationseinheit
7. Der erste Rechner leitet ein Teil der Daten des Betätigers an den
zweiten Rechner weiter
8. Die Übereinstimmung der Signalfolge des Betätigers, die meßtechnisch
erfasst wird, und der Signalfolge der vom ersten an den zweiten Rech-
ner, die auch messtechnische erfasst wird, ist feststellbar
9. Wenn keine Betätigersignale erkannt werden schaltet der Sicherheits-
schalter ab“

- 15 -
aa) Selbst wenn sämtliche in das Wissen des Zeugen H… gestellten Behaup-
tungen in dem o. g. Beweisangebot als nachgewiesen unterstellt werden, bezie-
hen sich diese nicht auf alle, sondern nur auf einen Teil der Merkmale des erteilten
Patentanspruchs 1.

So geht aus dem o. g. Beweisangebot nicht hervor, dass mittels Messungen
nachgewiesen werden könne, dass der Sicherheitsschalter eine redundant aufge-
baute softwaregesteuerte Steuerschaltung aufweise (Merkmal M4), sondern ledig-
lich, dass der Sicherheitsschalter zwei Rechner aufweisen soll (vgl. Punkt 3. des
Beweisangebots). Unter Punkt 5. wird zwar die Behauptung unter Beweis gestellt,
dass nur ein (erster) Rechner mit einer Kommunikationseinheit Daten austauscht,
nicht aber, dass nur ein erster der Rechner mit einer Kommunikationseinheit des
Sicherheitsschalters verbunden ist (Merkmal M7). Ein Beweis dafür, dass der
zweite Rechner dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung der von dem
Betätiger empfangenen und an den zweiten Rechner weitergeleiteten Daten
unabhängig vom ersten Rechner auszuführen (Merkmal M11), ist ebenfalls nicht
angeboten.

bb) Der Senat war auch nicht gehalten, den Zeugen H… über das Beweis-
angebot der Einsprechenden hinaus dazu zu vernehmen, dass durch Messungen
an dem behauptet vorbenutzten Schalter auch die weiteren, nicht im Beweisantrag
aufgeführten Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 für den Fachmann fest-
stellbar seien.

Zwar ist das Patentgericht gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 PatG gehalten, den Sach-
verhalt von Amts wegen zu erforschen, und ist dabei an das Vorbringen und die
Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden. Die Pflicht zur Erforschung des
Sachverhalts ist indessen nicht unbegrenzt. Die Ermittlungspflicht besteht vielmehr
im Allgemeinen nur insoweit, als der Vortrag der Beteiligten oder der Sachverhalt
als solcher bei sorgfältiger Überlegung zu Feststellungen Anlass gibt (BGH MDR
55, 347; Benkard, a. a. O., § 87 Rn. 9). So sind Ermittlungen "ins Blaue" hinein
- 16 -
nicht geboten; es bedarf vielmehr bestimmter Anhaltspunkte, die Nachforschun-
gen in eine bestimmte Richtung lenken und sinnvoll erscheinen lassen können.
Das Bundespatentgericht muss auch nicht beliebige Anhaltspunkte für die Auf-
fassung eines Beteiligten ermitteln, dieser muss vielmehr mit hinreichender Deut-
lichkeit die Zielrichtung seiner Angriffe artikulieren (BGH, Beschluss vom
28.04.1999 – X ZB 12/98, juris Rn. 21 – Flächenschleifmaschine). Dies betrifft ins-
besondere auch eine geltend gemachte Vorbenutzung (Benkard, a. a. O., § 3
Rn. 284 und 285 m. w. N.).

Weder aus dem Vortrag der Einsprechenden noch sonst sind konkrete Anhalts-
punkte dafür ersichtlich, dass insbesondere die Merkmale M4 und M11 mittels
Messungen überhaupt nachgewiesen werden könnten, da es sich hier um Wir-
kungen von auf Rechnern ablaufenden Softwareprogrammen handelt (zum Verbot
der Dekompilierung siehe oben unter Punkt b)). Somit bestand für den Senat vor
dem Hintergrund der oben aufgezeigten Grenzen seiner Ermittlungspflicht keine
hinreichende Veranlassung, Nachforschungen in diese Richtung zu lenken und
den Zeugen H… dazu zu vernehmen.

Eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 kann
somit nicht nachgewiesen werden. Die Feststellungslast für diesen einspruchsbe-
gründenden Umstand trifft die Einsprechende.

5.2 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu gegenüber der
Druckschrift DE 197 11 588 A1 (D6).

Die Druckschrift D6 betrifft, wie das Streitpatent, einen berührungslos arbeitenden
Sicherheitsschalter (vgl. Titel, Zusammenfassung). Aus dieser Druckschrift geht in
Bezug auf den Streitgegenstand hervor:

M1 Berührungslos arbeitender Sicherheitsschalter
(vgl. Zusammenfassung, Fig. 2, Sicherheitsschalter 13),
- 17 -
M2 der zum berührungslosen Zusammenwirken mit einem Betätiger einge-
richtet ist
(vgl. Fig. 2, Betätiger 7, Sicherheitsschalter 13),
M3 wobei der Sicherheitsschalter dazu eingerichtet ist, an einem Schaltaus-
gang des Sicherheitsschalters ein Abschaltsignal zu erzeugen, wenn der
Abstand zwischen dem Sicherheitsschalter und dem Betätiger einen vor-
bestimmten Grenzwert über- oder unterschreitet
(vgl. Sp. 3, Z. 68 bis Sp. 4, Z. 20; Sp. 4, Z. 39 - 45),
M4 wobei der Sicherheitsschalter eine redundant aufgebaute softwarege-
steuerte Steuerschaltung aufweist
(vgl. Fig. 2, CPU 23, 25; Bezz. 45),
M5 die wenigstens zwei Rechner aufweist
(vgl. Fig. 2, CPU 23, 25),
M6 die dazu eingerichtet sind, beim Betrieb des Sicherheitsschalters unterei-
nander Daten auszutauschen
(vgl. Fig. 2, 2 Verbindungslinien, der Fachmann liest hier einen Datenaus-
tausch zwischen den beiden Rechnern mit),
M7 wobei nur ein erster der beide Rechner mit einer Kommunikationseinheit
des Sicherheitsschalters verbunden ist sind
(vgl. Fig. 2, Verbindung beider Rechner mit dem Eingangsteil 11 (=Kom-
munikationseinheit) über den Baustein 33; hierüber werden die Empfangs-
daten gleichzeitig an beide Rechner geleitet),
M8 die zur drahtlosen Datenkommunikation mit dem Betätiger eingerichtet ist
(vgl. , Sp. 3, Z. 68 bis Sp. 4, Z. 20),
M9 wobei der erste Rechner dazu eingerichtet ist, über die Kommunikations-
einheit Daten mit dem Betätiger auszutauschen
(vgl. Sp. 3, Z. 68 bis Sp. 4, Z. 20),
M10 wobei der erste Rechner dazu eingerichtet ist, wenigstens einen Teil der
von dem Betätiger empfangenen Daten an den zweiten Rechner (11)
weiterzuleiten

- 18 -
(diesbezüglich ist der D6 nichts zu entnehmen, vielmehr werden die vom
Betätiger kommenden Signale parallel, d. h. gleichzeitig an beide Rechner
geliefert; vgl. Fig. 2, Bezz. 11, 33; Sp. 4, Z. 18 – 20, „Über den Empfangs-
verstärker 33 wird dieses modulierte Signal den Mikroprozessoren 23 und
25 zugeführt“),
M11 und der zweite Rechner dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung
der von dem Betätiger empfangenen und an den zweiten Rechner (11)
weitergeleiteten Daten unabhängig vom ersten Rechner auszuführen
(vgl. Fig. 2, Sicherheitsschalter 13; Sp. 4, Z. 21 -31; die Daten für die
Sicherheitsüberprüfung kommen für beide Rechner, also auch den zwei-
ten Rechner, jedoch direkt von der Empfangseinheit 11; Sp. 4, Z. 18 – 20,
„Über den Empfangsverstärker 33 wird dieses modulierte Signal den
Mikroprozessoren 23 und 25 zugeführt“).

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 unterscheidet sich vom Stand
der Technik aus der Druckschrift D6 somit in den Merkmalen M7, M10 und M11,
wonach

- nur ein erster der Rechner mit einer Kommunikationseinheit des Sicher-
heitsschalters verbunden ist (Merkmal M7),
- der erste Rechner dazu eingerichtet ist, wenigstens einen Teil der von dem
Betätiger empfangenen Daten an den zweiten Rechner weiterzuleiten
(Merkmal M10) und
- der zweite Rechner dazu eingerichtet ist, eine Sicherheitsüberprüfung der
von dem Betätiger empfangenen und an den zweiten Rechner weitergelei-
teten Daten unabhängig vom ersten Rechner auszuführen (Merkmal M11).

5.3 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer
erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

- 19 -
a) Ausgehend von der Druckschrift D6 als nächstkommendem Stand der Tech-
nik stellt sich zwar die im Streitpatent genannte Aufgabe, nämlich einen Sicher-
heitsschalter bereitzustellen, der mit verringertem Schaltungs- und Softwareauf-
wand die einschlägigen Sicherheitsvorschriften erfüllt, dem Fachmann von selbst,
allerdings ist der Druckschrift D6 aus Sicht des Senats keine Anregung zu ent-
nehmen, auf eine Leitung für das Liefern der Betätigersignale unmittelbar von der
Kommunikationseinheit an den zweiten Rechner zu verzichten (Merkmal M7).

Soweit die Einsprechende in Bezug auf die Druckschrift D6 darauf verweist, dass
lediglich die erste CPU 23 (und nicht die zweite CPU 25) die Kommunikationsein-
heit 11 über die Schalter 19, 21 ansteuere und der Fachmann auf Grund dieser
Asymmetrie eine Anregung erhalte, auch das Antwortsignal lediglich an den ersten
Rechner zu liefern, um so eine Leitung einzusparen, so vermag der Senat dem
nicht zu folgen. Wie die Patentinhaberin zu Recht argumentiert, handelt es sich bei
den Ansteuersignalen für den Betätiger – im Gegensatz zu den vom Betätiger
empfangenen Signalen – nicht um einen sicherheitskritischen Pfad, der gemäß
den dem Fachmann bekannten, einschlägigen Sicherheitsvorschriften redundant
auszulegen wäre. Nachdem der Fachmann zur Verringerung des Schaltungsauf-
wands diesen Ansteuerpfad daher immer nichtredundant realisieren würde, käme
er dennoch nicht auf den Gedanken, auf eine Leitung zum zweiten Rechner zu
verzichten, um den Verdrahtungsaufwand zu reduzieren. Denn dadurch wäre die
erforderliche Redundanz im Empfangszweig des Sicherheitsschalters nicht mehr
gewährleistet. Sollte er diesen Gedanken dennoch aufgreifen, so müsste er den
Aufbau des bekannten Sicherheitsschalters prinzipiell ändern, und zwar dahinge-
hend, dass sicherheitskritische Daten vom ersten an den zweiten Rechner weiter-
geleitet werden, womit sowohl eine Realisierung einer entsprechenden Schnitt-
stelle zwischen den Rechnern als auch eine Anpassung der Software im ersten
und auch im zweiten Rechner verbunden wäre. Diesbezüglich liefert die Druck-
schrift D6 jedoch keine Anregung. Diese Maßnahmen vorzusehen, liegt zur Über-
zeugung des Senats auch nicht auf Basis des Wissens des Durchschnittsfach-
manns nahe.
- 20 -
b) Der Senat hat sich davon überzeugt, dass auch der weitere im Verfahren
befindliche Stand der Technik dem Anmeldungsgegenstand nicht näher kommt
und damit dessen Patentfähigkeit ebenfalls nicht im Wege steht. Dies gilt insbe-
sondere auch für die von der Einsprechenden herangezogene Druckschrift
DE 10 2004 020 997 A1 (D1), welche jedenfalls die Merkmale M7, M10 und M11
weder zeigt noch dem Fachmann nahelegt, vielmehr – vergleichbar der Druck-
schrift D6 – eine vollständige Redundanz lehrt. Damit ist die zweifellos gewerblich
anwendbare Vorrichtung nach Patentanspruch 1 nicht nur neu, sondern gilt auch
als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend.

c) Die Unteransprüche 2 bis 14 gestalten den Gegenstand des Patentan-
spruchs zweckmäßig, in nicht nur trivialer Weise weiter aus und sind mit diesem
patentierbar.

6. Im Ergebnis war der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 55 aufzu-
heben mit der Folge, dass das Patent in der erteilten Fassung aufrechterhalten
wird.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
- 21 -
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist

(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patent-
gesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift
lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des
Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I
S. 2130)), die zuletzt durch Artikel 11 Absatz 16 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745)
geändert worden ist. In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des
elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2
Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen.
Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechts-
beschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3 des
Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:

1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder
Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das
Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben

(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

- 22 -
Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patent-
gesetzes).


Musiol
zugleich für Dr. Wollny,
der wegen Krankheit an
der Unterschrift verhin-
dert ist
Musiol
Dorn Albertshofer Dr. Wollny

Ko



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