BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




20 W (pat) 12/17
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 063 048.3
(Teilanmeldung zur Stammanmeldung 10 2006 017 290.6)


…



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
31. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die
Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Geophys. Dr. Wollny und
Dipl.-Phys. Bieringer

- 2 -
beschlossen:

Die durch Teilung der Stammanmeldung
10 2006 017 290.6 im Beschwerdeverfahren entstandene Teilan-
meldung 10 2006 063 048.3 wird zur Fortführung des Prüfungs-
verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück-
verwiesen.


G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren 20 W (pat) 37/14 betreffend die
Stammanmeldung 10 2006 017 290.6 in der mündlichen Verhandlung am
22. Februar 2017 die Teilung der Stammanmeldung erklärt. Mit Eingabe vom
23. März 2017 hat die Anmelderin für die Teilanmeldung neue Ansprüche 1 bis 16,
Beschreibungsseiten 1 bis 21, eine Zusammenfassung und Figuren 1 bis 9
vorgelegt. Die für die Teilanmeldung erforderlichen Gebühren wurden am
30. März 2017 bezahlt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat auf Anforderung des Bundes-
patentgerichts die elektronische Akte zur Teilanmeldung mit dem im Rubrum
genannten Aktenzeichen angelegt.

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Der geltende Patentanspruch 1 lautet:


- 4 -

Die nebengeordneten weiteren Vorrichtungsansprüche 7 bis 9 lauten:



- 5 -
Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 12 lautet:



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen.


II.

1. Die von der Anmelderin am 22. Februar 2017 gegenüber dem Bundes-
patentgericht gemäß § 39 Abs. 1 PatG erklärte Teilung ist wirksam. Sie wurde vor
rechtskräftiger Erledigung des Anmeldeverfahrens betreffend die Stammanmel-
dung sowie gegenüber dem richtigen Adressaten in der Beschwerdeinstanz erklärt
(vgl. BPatG Beschluss vom 1. Februar 2017 - 20 W (pat) 7/16 m. w. N). Die
Anmelderin hat auch innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Teilungs-
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erklärung die erforderlichen Anmeldeunterlagen eingereicht sowie die erforder-
lichen Gebühren hierfür entrichtet (§ 39 Abs. 3 PatG).

Zwar liegt in den Akten ein förmlicher Erteilungsantrag für die Teilanmeldung nach
§ 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG, für den grundsätzlich ein schriftliches bzw. elektronisches
Formblatt zu verwenden (§ 4 Abs. 1 PatV) und der ebenfalls innerhalb der Frist
des § 39 Abs. 3 PatG einzureichen ist (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 39 Rn. 29),
nicht vor. Aus den vorliegenden Gesamtumständen (Teilungserklärung zu Pro-
tokoll, Vorlage neuer Ansprüche, Beschreibungsseiten, Zusammenfassung und
Figuren sowie Zahlung der erforderlichen Gebühren) ist jedoch hinreichend
erkennbar, dass durch die Anmelderin, deren Daten (Name, Anschrift) sich
zweifelsfrei aus der Akte zur Stammanmeldung ergeben, Schutz durch ein Patent
gewünscht wird (vgl. Schulte a. a. O., § 34 Rn. 70 und § 35 Rn. 18). In einem
solchen Fall können die weiteren Erfordernisse des § 4 PatV ohne Rechtsverlust
nachgeholt werden (Schulte a. a. O., § 34 Rn. 70).

Aus der wirksamen Teilung der Stammanmeldung ist die vorliegende Teilan-
meldung entstanden und im Beschwerdeverfahren anhängig geworden (vgl. BGH
BIPMZ 1998, 199, 201 - Textdatentwiedergabe; BIPMZ 1998, 515, 516 - Infor-
mationsträger, sowie insbesondere die Senatsentscheidungen BPatG
20 W (pat) 41/07, 20 W (pat) 2/09, und 20 W (pat) 7/16).

2. Die vorliegende Teilanmeldung ist an das Deutsche Patent- und Markenamt
auf Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, der noch nicht abschließend
geprüft ist, zurückzuverweisen (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG).

Der geltende Patentanspruch 1 beschreibt ein Fokus/Detektor-System einer
Röntgenapparatur zur Erzeugung projektiver oder tomographischer Phasenkon-
trastaufnahmen eines Untersuchungsobjektes und kann wie folgt gegliedert
werden (Abweichungen zum Anspruch 1 gemäß Ursprungsunterlagen fett
hervorgehoben):
- 7 -
M1.0 Fokus/Detektor-System (2, 3) einer Röntgenapparatur zur Erzeugung
projektiver oder tomographischer Phasenkontrastaufnahmen eines
Untersuchungsobjektes (7), mindestens bestehend aus:
M1.1 einer Strahlenquelle mit einem Fokus (F1) und einem fokusseitigen
Quellengitter (G0),
M1.1a welches im Strahlengang zwischen Fokus (F1) und
Untersuchungsobjekt (7) angeordnet ist,
M1.1b eine Gitterperiode (p0) aufweist,
M1.1c und ein Feld von strahlweise kohärenten Röntgenstrahlen (Si)
erzeugt,
M1.2 1.2. einer Gitter/Detektor-Anordnung
M1.2a mit einem in Strahlrichtung nach dem Untersuchungsobjekt (7)
angeordneten Phasengitter (G1) mit parallel zum Quellengitter (G0)
angeordneten Gitterlinien zur Erzeugung eines lnterferenzmusters
M1.2b und einem Detektor (D1) mit einer Vielzahl von flächig angeordneten
Detektorelementen (Ei) zur Messung der Strahlungsintensität hinter
dem Phasengitter (G1),
M1.2c wobei zwischen Phasengitter (G1) und Detektor (D1) kein
Analysengitter angeordnet ist,
M1.3 1.3. wobei die einzelnen Detektorelemente (Ei) jeweils aus einer
Vielzahl von länglichen Detektionsstreifen (DSx) gebildet werden, die
parallel zu den Gitterlinien des Phasengitters (G1) ausgerichtet sind.
M1.4 zwischen dem Quellengitter (G0) und dem Phasengitter (G1) ein
Abstand (l) und zwischen Phasengitter (G1) und dem Detektor
(D1) ein Abstand d vorliegt, und
M1.5 das Verhältnis der Periode (p0) des Quellgitters (G0) zur Periode
(p2) der Detektionsstreifen (DSx) gleich dem Verhältnis des
Abstandes (l) zwischen Quellgitter (G0) und Phasengitter (G1)
zum Abstand (d) zwischen Phasengitter (G1) und Detektor (D1)
ist,

- 8 -
M1.6 wobei die Aufteilung der Detektorelemente in Detekti-
onsstreifen (DSx) derart gestaltet ist, dass innerhalb einer
Periode (p2) mindestens zwei (k) Detektionsstreifen vorliegen,
sich diese Aufteilung vielfach aneinander reiht und die
Detektionsstreifen (DSx) zur gruppenweisen Auslesung in
Elektronikpfaden derart verbunden sind, dass pro Periode (p2)
jede der Gruppen einmal repräsentiert ist.

3. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung zuständigen Fachmann sieht
der Senat einen Diplom-Physiker mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem
Gebiet der Entwicklung von Phasenkontrast-Röntgengeräten an.

4. Der Inhalt des geltenden Anspruchssatzes geht in zulässiger Weise auf die
am 12. April 2006 ursprünglich beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichten Anmeldeunterlagen zurück.

Das nun beanspruchte Fokus/Detektor-System einer Röntgenapparatur zur Erzeu-
gung projektiver oder tomographischer Phasenkontrastaufnahmen eines Untersu-
chungsobjektes wird durch Merkmale beschrieben, die entweder bereits im
ursprünglichen Anspruch 1 (Merkmale M1.1, M1.1c, M1.2, M1.2b) oder im
Rahmen der ursprünglichen Figuren 1 und 2 (Merkmale M1.0, M1.1a, M1.1b,
M1.2a, M1.4), der ursprünglichen Beschreibung S. 3, Z. 37 - S. 4, Z. 6 i. V. m.
S. 4, Z. 18 - 24, S. 4, Z. 33 - S. 5, Z. 5 und S. 15, Z. 4 - 10 (Merkmal M1.2c), der
ursprünglichen Figuren 4 und 8 (Merkmal M1.3) sowie der ursprünglichen
Beschreibung S. 12, Z. 6 - 9 i. V. m. S. 15, Z. 4 - 6 (Merkmal M1.5) und der
ursprünglichen Figuren 6 bis 8 (Merkmal M1.6) offenbart sind.

5. Der Anmeldegegenstand ist ausführbar offenbart (§ 34 Abs. 4 PatG), da die in
den Anmeldeunterlagen enthaltenden Angaben (vgl. insbesondere die Figuren 1
und 2 mit zugehöriger Beschreibung) dem fachmännischen Leser so viel an
technischen Informationen vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen in der Lage
- 9 -
ist, die anspruchsgemäßen Vorrichtungen bzw. das entsprechende Verfahren zu
erstellen und erfolgreich auszuführen.

6. Im geltenden Anspruch 1 ist jetzt insbesondere geändert, dass zwischen
Phasengitter und Detektor kein Analysegitter angeordnet ist (M1.2c) sowie dass
die Abstände zwischen Quellengitter, Phasengitter und Detektor einen festge-
legten Einfluss auf die Bauweise des Quellengitters und des Detektors haben
(M1.4, M1.5, M1.6).

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu gegenüber dem Stand der
Technik (insbesondere auch gegenüber der Druckschrift US 5 812 629 A), wie er
im Verfahren zur Stammanmeldung 10 2006 017 290.6 bekannt geworden ist.

Abweichend zum Anspruchsgegenstand sind bei dem bekannten Fokus/Detektor-
System gemäß der Druckschrift US 5 812 629 A insbesondere weder der Verzicht
auf die Verwendung eines Analysegitters unmittelbar vor dem Detektor bekannt
(Merkmal M1.2c) noch die konkret beanspruchten geometrischen Verhältnisse
zwischen der Periode des Quellgitters und der Anordnung von Detektionsstreifen
sowie deren Verschaltung im Rahmen eines Röntgen-Detektors (Merkmale M1.5,
M1.6).

7. Für eine Zurückverweisung der Teilanmeldung an das das Deutsche Patent-
und Markenamt zur weiteren Prüfung spricht schon der Umstand, dass im
Vergleich zu der Anspruchsfassung der Stammanmeldung 10 2006 017 290.6, auf
die vom Deutschen Patent- und Markenamt ein Patent (in eingeschränkter
Fassung gemäß Hilfsantrag) erteilt worden ist, die Anmelderin mit der vorlie-
genden Teilanmeldung einen in der Sache wesentlich geänderten Patentan-
spruch 1 vorgelegt hat, der noch nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war,
also im Hinblick auf Neuheit und erfinderischer Tätigkeit noch keiner Prüfung
unterzogen worden ist.

- 10 -
Soweit für diese Feststellung auch eine weitere Sachaufklärung im Rahmen einer
vollständigen Recherche des druckschriftlichen Standes der Technik erforderlich
ist, sind hierzu die Prüfungsstellen des Deutschen Patent- und Markenamts
aufgrund ihres Prüfstoffs und den ihnen zur Verfügung stehenden Recherche-
möglichkeiten in Datenbanken berufen.


Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).
Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist
(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).
Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des
Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift
lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.
Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des
Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I
S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen
Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2
BGH/BPatGERVV).
- 11 -
Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen.
Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der
Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3
des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:
1. die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder
Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das
Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben
(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des
Patentgesetzes).


Dr. Mayer Dorn Dr. Wollny Bieringer



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