BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



19 W (pat) 3/17
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
20. Februar 2017
…




B E S C H L U S S


In der Beschwerdesache

…






betreffend die Patentanmeldung 100 38 866.3

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der
Richter Dipl.-Ing. Matter und Dipl.-Phys. Dr. Haupt
- 2 -

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.


G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse E 05 F – hat die
am 4. August 2000 eingereichte Anmeldung mit Beschluss vom 2. Februar 2012
zurückgewiesen. In der schriftlichen Begründung ist ausgeführt, der Gegenstand
gemäß Patentanspruch 1 beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 1
Abs. 1 i. V. m. § 4 PatG).

Die Bezeichnung der Erfindung lautet:

„Automatische Schiebetüranlage mit Notöffnungsvorrichtung“.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 2. März 2012 richtet sich gegen den
Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung.

In der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2017 beantragt die Anmelderin,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse E 05 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2012 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu
erteilen:

- 3 -

Patentansprüche 1 bis 18 vom 23. April 2014,
Beschreibung,
Seiten 1 bis 4 vom 23. April 2014,
Seiten 5 bis 9 und Bezugszeichenliste, Seite 10, vom Anmeldetag
4. August 2000,
5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, vom Anmeldetag
4. August 2000,

hilfsweise,

Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2017,
übrige Unterlagen wie Hauptantrag,

sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektrischen
Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über Laufwagen
in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt
ist,
mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben dem
Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebene angeord-
net ist,
wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel aus-
gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den
Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,

- 4 -

wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der
Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5)
aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des
Festfeldflügels zusammenwirkt, und wobei die Auslösevorrich-
tung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet
ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22)
verlaufendes Auslöseelement aufweist, und
dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist
und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektrischen
Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über Laufwagen
in einer Schiene und/oder an einem Träger verschiebbar geführt
ist,
mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben dem
Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebene ange-
ordnet ist,
wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel aus-
gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den
Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,
wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil der
Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrichtung (5)
aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entriegeln des
Festfeldflügels zusammenwirkt, und wobei die Auslösevorrich-
tung (5) als manuell betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet
ist, die ein über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels (22)
verlaufendes Auslöseelement aufweist,
- 5 -

dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist
und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet ist,
und
dass der Festfeldflügel (22) eine über einen Großteil der Breite
des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme des Aus-
löseelements aufweist.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden folgen-
de Druckschriften entgegengehalten:

D1 DE 32 02 879 C2
D2 DE 196 31 064 A1
D3 DE 42 01 070 A1
D4 DE 196 52 600 A1
D5 DE 298 01 134 U1.

Zum Wortlaut der sonstigen Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf
den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Anmeldung bezieht sich auf eine automatische Schiebetüranlage, die
aus einem sogenannten Festfeldflügel und einem gegenüber dem Festfeldflügel
mit einem elektrischen Antriebsmotor verschiebbaren Schiebeflügel besteht. Der
Schiebeflügel ist über Laufwagen in einer Schiene und/oder an einem Träger ver-
schiebbar geführt und der Festfeldflügel ist zum Schiebeflügel und zu dessen
Schiebeebene parallel versetzt angeordnet. Der Festfeldflügel ist drehbar ausge-
- 6 -

bildet (vgl. Beschreibung vom 23. April 2014, Seite 1, Zeilen 5 und 6 i. V. m. dem
Oberbegriff des jeweiligen Anspruchs 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag).

Aus dem Stand der Technik seien solche automatischen Schiebetüranlagen mit
Notöffnungsvorrichtungen bekannt, jedoch seien bei diesen die relativ aufwändige
Konstruktion, die hohe erforderliche Kraft zum Verschwenken der Flügel und die
große Bautiefe nachteilig (Seite 1, Zeile 19 bis Seite 2, Zeile 12).

Ausgehend von diesem Stand der Technik bestehe die Aufgabe der Erfindung
darin, eine automatische Schiebetüranlage zu entwickeln, die konstruktiv einfach
aufgebaut und im Notfall auf einfache Art und Weise zu öffnen sei (Seite 2, Zei-
len 14 bis 16).

2. Vor diesem Hintergrund legt der Senat seiner Entscheidung als Fachmann
einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Konstruktion von Türantrieben, insbesondere auch hin-
sichtlich deren Sicherheitsaspekte, zu Grunde.

3. Die gestellte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1
gemäß Hauptantrag gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

M1 Automatische Schiebetüranlage mit einem über einen elektri-
schen Antriebsmotor angetriebenen Schiebeflügel, der über
Laufwagen in einer Schiene und/oder an einem Träger ver-
schiebbar geführt ist,
M2 mit einem Festfeldflügel, der in der Türebene seitlich neben
dem Schiebeflügel parallel versetzt zu dessen Schiebeebene
angeordnet ist,
M3 wobei der Festfeldflügel als drehbar gelagerter Festfeldflügel
ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
- 7 -

M4 dass der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den
Festfeldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,
M5 wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil
der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrich-
tung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entrie-
geln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und
M6 wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslö-
sevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der
Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement
aufweist, und
M7 dass der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden
ist und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebil-
det ist.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist im Vergleich zum Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag lediglich das Merkmal M8 ergänzt, wonach der Festfeldflügel eine
über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Auf-
nahme des Auslöseelements aufweist:

M8 und dass der Festfeldflügel (22) eine über einen Großteil der
Breite des Festfeldflügels verlaufende Vertiefung zur Aufnahme
des Auslöseelements aufweist.

4. Die Änderungen gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen, die
zum Gegenstand der geltenden Ansprüche gemäß Haupt- und Hilfsantrag führen,
sind zulässig (§ 38 Satz 1 PatG).

Die Ansprüche 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag gehen auf folgende Stellen der
Anmeldeunterlagen zurück:

- 8 -

Merkmale M1, M2, M4 und M5: ursprünglicher Anspruch 3;
Merkmal M3: ursprünglicher Anspruch 6;
Merkmal M6: ursprünglicher Anspruch 4;
Merkmal M7: ursprünglicher Anspruch 5;
Merkmal M8: ursprünglicher Anspruch 13.

Die abhängigen Ansprüche gemäß Hauptantrag sind ebenfalls zulässig: Der gel-
tende Unteranspruch 2 enthält das fakultative Merkmal des ursprünglichen An-
spruchs 4, während die Unteransprüche 3 bis 18 den ursprünglichen abhängigen
Ansprüchen 7 bis 22 entsprechen.

Auch die abhängigen Ansprüche gemäß Hilfsantrag sind zulässig: Der geltende
Unteranspruch 2 enthält das fakultative Merkmal des ursprünglichen Anspruchs 4,
während die Unteransprüche 3 bis 17 den ursprünglichen abhängigen Ansprü-
chen 7 bis 12 und 14 bis 22 entsprechen.

5. Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprüche 1 sowohl nach Hauptan-
trag als auch nach Hilfsantrag sich nicht patentfähig. Sie mögen zwar als neu gel-
ten (siehe hierzu unter 5.2), beruhen jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit
(siehe hierzu unter 5.3 und 5.4).

5.1 Nach Überzeugung des Senats gibt die Druckschrift DE 32 02 879 C2
(= D1) den nächstliegenden Stand der Technik wieder.

Aus der Druckschrift D1 ist in Worten der Patentanmeldung Folgendes bekannt:

M1: Eine automatische Schiebetüranlage (vgl. Spalte 6, Zeilen 20
bis 23: „Die in Fig. 1 dargestellte Schiebetür … besitzt zwei …
Schiebeflügel 3 … sowie zwei Festfeldflügel 4“, vgl. dazu auch
die Figur 6) mit einem über einen elektrischen Antriebsmotor
(vgl. Spalte 4, Zeilen 9 bis 14: „… wenn beispielsweise auf-
- 9 -

grund eines Stromausfalles der motorische Schiebeantrieb still-
gesetzt …“) angetriebenen Schiebeflügel („Schiebeflügel 3“),
der über Laufwagen in einer Schiene (vgl. Spalte 6, Zeilen 45,
46: „in einer Führungsschiene 11 verschiebbaren Rollenschlit-
ten 12“) und an einem Träger (vgl. Spalte 6, Zeile 47: „gehäu-
seartigen Träger 13“) verschiebbar geführt ist,
M2: mit einem Festfeldflügel („Festfeldflügel 4“), der zum Schiebe-
flügel (3) und zu dessen Schiebeebene parallel versetzt ange-
ordnet ist (vgl. Spalte 4, Zeilen 19 bis 22: „Schiebeflügel parallel
neben die jeweils anschließenden Festfeldflügel …“, vgl. dazu
insbesondere auch die Figur 6 und darin die Bezugszeichen 3
und 4 in nicht geschwenktem Zustand),
M3: wobei der Festfeldflügel (4) als drehbar gelagerter Festfeldflü-
gel ausgebildet ist (vgl. Spalte 6, Zeilen 28 bis 33: „… lassen
sich der Festfeldflügel 4 um eine feststehende Schwenkachse 5
… aufschwenken“).

Soweit stimmt der Gegenstand des Oberbegriffs der Patentansprüche 1 sowohl
nach Hauptantrag als auch nach Hilfsantrag mit der aus der Druckschrift D1 ent-
nehmbaren Schiebetüranlage überein.

5.2 Als Unterschiede gegenüber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag verbleiben
die kennzeichnenden Merkmale, wonach:

M4 der Festfeldflügel eine Riegelvorrichtung aufweist, die den Fest-
feldflügel in seiner Schließstellung verriegelt,
M5 wobei der Festfeldflügel (22a) eine sich über einen großen Teil
der Breite des Festfeldflügels erstreckende Auslösevorrich-
tung (5) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung (4) zum Entrie-
geln des Festfeldflügels zusammenwirkt, und
- 10 -

M6 wobei die Auslösevorrichtung (5) als manuell betätigbare Auslö-
sevorrichtung ausgebildet ist, die ein über einen Großteil der
Breite des Festfeldflügels (22) verlaufendes Auslöseelement
aufweist, und
M7 der Festfeldflügel (22) mit einem Notantrieb (6) verbunden ist
und der Notantrieb zum Öffnen des Festfeldflügels ausgebildet
ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gilt somit gegenüber dem
Stand der Technik nach Druckschrift D1 als neu (§ 3 PatG).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist auch gegenüber den
anderen im Verfahren genannten Entgegenhaltungen neu, die weiter ab liegen.

5.3 Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag beruht jedoch nicht
auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Der zuständige Fachmann weiß unabhängig von der konkreten Aufgabe, dass
neben den zu berücksichtigenden Randbedingungen, wie beispielsweise Bauvor-
schriften, der korrekten Funktionsweise, der Auswahl von geeigneten Materialien
und den üblichen bei der Entwicklung von Schiebetüranlagen angestrebten Zielen,
wie konstruktiv einfacher und kostengünstiger Aufbau, vor allem auch Sicherheits-
aspekten eine große Bedeutung zukommt. Er kennt nicht nur entsprechende
Richtlinien und die einschlägigen Industrienormen, sondern er muss, insbeson-
dere wenn – wie im hier vorliegenden Fall – der Einsatz in öffentlichen Bereichen
wie in Bahnhöfen beabsichtigt wird, in denen auch mit einer Nutzung durch orts-
unkundige Personen und/oder der Entstehung einer Paniksituation zu rechnen ist,
den erhöhten Anforderungen der dafür speziellen Normen Rechnung tragen.

Der Fachmann sucht daher nach einer Möglichkeit, den aus der Druckschrift D1
bekannten drehbar gelagerten Festfeldflügel, der, wie der Begriff bereits andeutet,
- 11 -

im Normalfall feststehen soll, so zu fixieren, dass gleichzeitig gemäß der zu lösen-
den Aufgabe sichergestellt ist, dass er im Notfall auf einfache Art und Weise zu
öffnen ist.

Der Fachmann entnimmt der Lehre der Druckschrift D1, dass der Festfeldflügel
zwar bei beliebiger Öffnungsstellung des Schiebeflügels ausgeschwenkt werden
kann, jedoch in der Endstellung des Schiebeflügels, d. h. bei vollständig ver-
schlossener Türöffnung, in nachteiliger Weise unschwenkbar festgehalten wird
(vgl. D1, Spalte 9, Zeilen 12 bis 27 i. V. m. den Figuren 1 und 4). Darüber hinaus
wird die Tatsache, dass in dieser Stellung zunächst der Schiebeflügel in Flucht-
richtung verschwenkt werden muss, um den Festfeldflügel aufschwenken zu kön-
nen, den Fachmann veranlassen, zur Erfüllung der hohen Sicherheitsanforderun-
gen sich nach anderen, intuitiveren Lösungen umzusehen. Dabei war der Fach-
mann gehalten, zunächst die für dieses Problem bereits bekannten Lösungen zu
ermitteln und auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen.

Hierbei gelangt der Fachmann zur Druckschrift DE 196 31 064 A1 (= D2), die sich
ebenfalls mit der Frage befasst, wie man drehbar gelagerte Türflügel im Normalfall
geschlossen hält, jedoch im Notfall einfach öffnen kann (vgl. D2, Spalte 1, Zei-
len 14 bis 18 „… an Notausgangstüren, so zu sichern, daß die Türen im Normalfall
geschlossen sind. Sie sollen im Notfall von innen ohne weiteres geöffnet werden
können“).

In der Druckschrift D2 kann bereits dem dort gewürdigten Stand der Technik nach
Figur 1 und der zugehörigen Beschreibung (vgl. D2, Spalte 2, Zeilen 9 bis 44) eine
Fluchttür mit folgenden Merkmalen entnommen werden:

M4 Ein Türflügel („Fluchttür 1“), der eine Riegelvorrichtung („Verrie-
gelungseinrichtung 2“) aufweist, die ihn in seiner Schließstel-
lung verriegelt („Am oberen Rand der Tür ist eine Verriege-
- 12 -

lungseinrichtung 2 angebracht, die die Tür im Normalfall in
Schließlage hält.“),
M5 wobei der Türflügel (1) eine sich über einen großen Teil seiner
Breite erstreckende Auslösevorrichtung („eine auf dem Türblatt
angeordnete Sensorgriffleiste 4“, vgl. auch die Figur 1 und darin
das Bezugszeichen 4) aufweist, die mit der Riegelvorrichtung
(2) zum Entriegeln des Türflügels (1) zusammenwirkt („Im Not-
fall kann die Verriegelungseinrichtung … über eine auf dem
Türblatt angeordnete Sensorgriffleiste 4 entriegelt werden“),
und
M6 wobei die Auslösevorrichtung (4) als manuell („Sensorgriffleiste
4“) betätigbare Auslösevorrichtung ausgebildet ist, die ein über
einen Großteil der Breite des Türflügels (1) verlaufendes Auslö-
seelement aufweist („eine auf dem Türblatt angeordnete Sen-
sorgriffleiste 4“, vgl. auch dazu die Figur 1 und darin das Be-
zugszeichen 4), und
M7 der Türflügel (1) mit einem Notantrieb (10) verbunden ist und
der Notantrieb (10) zum Öffnen des Türflügels (1) ausgebildet
ist („ein elektrischer Antrieb 10 zum Öffnen der Tür im Notfall“).

Es lag im Rahmen des fachmännischen Handelns, diese technische Lösung auf-
zugreifen und die aus der Druckschrift D1 bekannte Vorrichtung entsprechend zu
ergänzen.

Der Vertreter der Anmelderin trug in der mündlichen Verhandlung den Einwand
vor, dass der Fachmann ausgehend von der technischen Lehre der Druck-
schrift D1 keine Veranlassung hatte, nach einer alternativen Lösung zu suchen.
Dem Sicherheitsaspekt sei dort bereits dadurch Genüge getan, dass der Festfeld-
flügel sich durch festes Drücken gegen den Schiebeflügel entriegeln lasse. Der
Fachmann werde damit vom Gegenstand der Anmeldung weggeführt.

- 13 -

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen. Denn der Fachmann
wird bei seiner Suche nach einer Schiebetüranlage, die im Notfall in jeder Stellung
der Schiebe- und Festfeldflügel zueinander einfach zu öffnen ist, nicht bei der Lö-
sung der D1 haltmachen. Insbesondere erkennt er, dass das Öffnen des Festfeld-
flügels durch eine unmittelbar davor befindliche Person mittels Verschwenken des
Schiebeflügels, der sich seitlich neben dem Festfeldflügel befindet, als kontraintui-
tiv und damit als Sicherheitsrisiko zu bewerten ist. Daher wird er einfachere Me-
thoden im Stand der Technik suchen und in der Druckschrift D2 auch finden.

Nach alledem ergibt sich der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag in
naheliegender Weise aus der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2.

5.4 Die Merkmale M1 bis M7 des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsan-
trag sind mit denen des Hauptantrags identisch und wie oben dargelegt aus einer
naheliegenden Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 bekannt. Das im
Anspruch 1 nach Hilfsantrag zusätzlich vorhandene Merkmal M8, wonach der
Festfeldflügel eine über einen Großteil der Breite des Festfeldflügels verlaufende
Vertiefung zur Aufnahme des Auslöseelements aufweist, ist zwar weder den
Druckschriften D1 oder D2, noch einer der weiteren im Verfahren befindlichen
Druckschiften entnehmbar, jedoch kann es das Vorliegen einer erfinderischen Tä-
tigkeit nicht begründen, da es sich dabei um eine rein fachübliche bzw. handwerk-
liche Ausgestaltung handelt.

Der Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sieht, eine Schiebetüranlage zu
entwickeln, bei der Schiebeflügel parallel zu Festfeldflügeln angeordnet und an
diesen vorbei bewegbar sind, wird dafür Sorge tragen, dass der Abstand zwischen
den beiden möglichst gering ist, um eine geringe Bautiefe erreichen zu können.
Zudem will er sicherstellen, dass Komponenten der Türenanlage, die auf den Flä-
chen der Flügel angebracht sind, die den jeweils anderen, gegenüberliegenden
Flügeln zugewandt sind, diese nicht beschädigen oder blockieren können. Eine
wie auch immer geartete Vertiefung zur Aufnahme solcher Komponenten im Rah-
- 14 -

men der Randbedingungen, die durch die Materialien und den speziellen Aufbau
der Türflügel gegeben sind, stellt dafür die einfachste Möglichkeit dar, die der
Fachmann routinemäßig ergreift, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Somit ergibt sich auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag in nahe-
liegender Weise aus der Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 unter Be-
rücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns.

5.5 Die auf die unabhängigen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag
direkt oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche teilen deren Schicksal, zumal
sie keine Besonderheiten nennen, die aus Sicht des Senats zur Grundlage einer
gewährbaren Anspruchsfassung hätten werden können. Auch die Beschwerdefüh-
rerin hat Derartiges nicht geltend gemacht.

Nachdem sich nach Überzeugung des Senats weder die Gegenstände der Patent-
ansprüche nach Hauptantrag, noch die Gegenstände nach Hilfsantrag als patent-
fähig erwiesen haben, war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

6. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG
anzuordnen.

Ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird, steht im pflichtgemäßen Ermessen
des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund besonderer Umstände unbillig
wäre, die Gebühr einzubehalten. Solche besonderen Umstände können u. a. auch
in einem fehlerhaften Verfahren der Prüfungsstelle liegen, soweit der Verfahrens-
verstoß ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war, wenn also ohne den Verfah-
rensverstoß die Einlegung der Beschwerde nicht notwendig gewesen wäre (vgl.
Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 131 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 11. Aufl., § 80
Rdn. 22 und 25 m. Nw.; BPatG, Beschluss vom 18. Mai 2006 - 10 W (pat) 1/05,
BlPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal; Teilbeschluss vom 16. Okto-
ber 2003 - 17 W (pat) 1/01, BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; Teilbeschluss
- 15 -

vom 16. Oktober 2003 - 17 W (pat) 1/01, BPatGE 49, 154, 161 ff. - Tragbares
Gerät; Beschluss vom 16. Juni 2010 - 10 W (pat) 43/07, BlPMZ 2010, 41,
43 - Mobilfunknetzwerk). Darauf, ob die Beschwerde im Ergebnis Erfolg hat,
kommt es nicht an. Die Rückzahlung kann auch bei einer erfolglosen Beschwerde
angeordnet werden (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 133). Dies trifft hier zu.

Vorliegend hat die Prüfungsstelle ihre Hinweis- und Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO
entspr.) missachtet. Auf den zweiten Prüfungsbescheid vom 7. Oktober 2011 hat
die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 27. Januar 2012 auf angefügte neue Patent-
ansprüche 1 bis 18 Bezug genommen, welche die bisher geltenden Patentansprü-
che 1 bis 19 (vom 30. April 2009) ersetzen und der weiteren Prüfung zugrunde
gelegt werden sollten. Weiter ist ausgeführt, dass das Kennzeichen des neuen
Patentanspruchs 1 durch die Merkmale des bisher geltenden Patentanspruchs 3
weiter konkretisiert worden sei. Angefügt waren der Eingabe jedoch nicht 18, son-
dern 19 Patentansprüche, und zwar die identischen, welche die Anmelderin be-
reits mit ihrer Eingabe vom 30. April 2009 eingereicht und deren Gegenstand die
Prüfungsstelle in dem zweiten Prüfungsbescheid vom 7. Oktober 2011 als nicht
patentfähig beanstandet hatte. Ganz offensichtlich hat die Anmelderin versehent-
lich den alten, schon bisher geltenden und nicht den in der Eingabe genannten
neuen Anspruchssatz mit einem geänderten Patentanspruch 1 beigefügt. Unge-
achtet des Widerspruchs zwischen dem Inhalt des Schriftsatzes und den ange-
fügten Ansprüchen hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom
2. Februar 2012 auf der Grundlage der angefügten 19 Patentansprüche mit dem
unveränderten Anspruch 1 zurückgewiesen. Ob die Prüfungsstelle die Diskrepanz
zwischen den Ausführungen in dem Schriftsatz der Anmelderin vom
27. Januar 2012 und den angefügten Ansprüchen bemerkt hat, lässt sich nicht mit
Sicherheit feststellen. Bei sorgfältiger Würdigung des ihr vorgelegenen Sachver-
halts hätte sie dies jedoch ohne weiteres erkennen müssen. In einer solchen Situ-
ation hätte es daher die - in entsprechender Anwendung des § 139 ZPO - der
Prüfungsstelle obliegende Aufklärungs- und Hinweispflicht geboten, die Anmelde-
rin auf ihr offensichtliches Versehen hinzuweisen und sie zur Einreichung der von
- 16 -

ihr beabsichtigten geänderten neuen Anspruchsfassung aufzufordern. Dies umso
mehr, als die Anmelderin in ihrer Eingabe vom 27. Januar 2012 hilfsweise eine
Anhörung beantragt hat, die schon aus diesem Grund gemäß der zum damaligen
Zeitpunkt geltenden Fassung des § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG (vom 16. Dezem-
ber 1980) sachdienlich gewesen wäre.

Das fehlerhafte Verfahren war schließlich auch ursächlich für die Beschwerdeein-
legung. Denn hätte die Prüfungsstelle ihrer Aufklärungs- und Hinweispflicht ge-
nügt, wäre ein Zurückweisungsbeschluss dieses Inhalts auf der Grundlage der
Patentansprüche 1 bis 19 nicht ergangen und die Beschwerdeeinlegung hierge-
gen hätte sich erübrigt.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der
nachfolgenden Verfahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3
PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat.
- 17 -

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch
Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden
(§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1)
Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof
und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die
auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html
bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/
BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekannt-
gegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden
(§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).


Kleinschmidt Kirschneck Matter Dr. Haupt

Ko



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