BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



19 W (pat) 25/17
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
10. April 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 018 062.1

…



hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 10. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Ing. J. Müller und Dr.-Ing. Kapels

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.
- 2 -
G r ü n d e

I.

Die Patentanmeldung 10 2009 018 062.1 ist am 20. April 2009 von der S…
Aktiengesellschaft in M…, beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-
gereicht worden.

Die Erfindung trägt die Bezeichnung „Verfahren zur Steuerung der Bildaufnahme
und/oder Bildauswertung an einer Bildaufnahmeeinrichtung und Bildaufnahmeein-
richtung“.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 01 R - hat die
Anmeldung mit Beschluss vom 8. Februar 2012 mit der Begründung zurückge-
wiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf einer erfinderi-
schen Tätigkeit (§ 4 PatG).

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
16. Februar 2012. Am 2. Mai 2016 ist die Anmeldung auf die S…
GmbH umgeschrieben worden, die unter Zustimmung der ursprünglichen Anmel-
derin die Stellung als Beschwerdeführerin übernommen hat.

Sie beantragt in der mündlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 R des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 8. Februar 2012 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu
erteilen:

- 3 -
Patentansprüche 1 bis 12 vom 23. März 2010,

Beschreibung, Seiten 1 bis 12, und
2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3,
jeweils vom Anmeldetag 20. April 2009.

Die einander nebengeordneten Patentansprüche 1 und 12 vom 23. März 2010
haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Steuerung der Bildaufnahme und/oder Bildauswer-
tung an einer Bildaufnahmeeinrichtung, wobei ein über ein Mess-
programmmittel realisiertes Messprogramm mit wenigstens einem
Schritt, umfassend wenigstens einen Protokollschritt zur Messda-
tenaufnahme gemäß eines Messprotokolls, verwendet wird,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass wenigstens ein dem Mess-
programm oder wenigstens einem Schritt zugeordnetes Aktions-
element vorgesehen ist, bei dem automatisch bei Eintreten eines
Triggerereignisses im Messprogramm oder im zugeordneten Schritt
ein externes Zusatzprogrammmittel ausgeführt wird, wobei als Zu-
satzprogrammmittel ein die Bildaufnahmeeinrichtung und/oder
weitere verwendete Einrichtungen ansteuerndes und/oder ausle-
sendes und/oder ein Aufnahmeparameter ermittelndes und/oder
überprüfendes und/oder ein den weiteren Ablauf des Messpro-
gramms beeinflussendes oder veränderndes Programmmittel ver-
wendet wird.

12. Bildaufnahmeeinrichtung, insbesondere Magnetresonanzanlage (1),
ausgebildet zur Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 11.

- 4 -
Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde die fol-
gende Druckschrift entgegengehalten:

D1 DE 10 2006 046 310 A1.

Mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 6. März 2017 hat der Senat die
Anmelderin darauf hingewiesen, dass er bei seiner Entscheidung voraussichtlich
auch die folgende Druckschrift berücksichtigen würde:

D2 US 2005/0154292 A1.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.


II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat im Ergebnis keinen
Erfolg.

2. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Bildaufnahme
und/oder Bildauswertung an einer Bildaufnahmeeinrichtung, insbesondere einer
Magnetresonanzanlage, wobei ein über ein Messprogrammmittel realisiertes
Messprogramm mit wenigstens einem Schritt, umfassend wenigstens einen Proto-
kollschritt zur Messdatenaufnahme gemäß eines Messprotokolls, verwendet wird
(vgl. Beschreibungsseite 1, Zeilen 7 bis 13).

Solche Steuerungsverfahren, die ein Messprogramm verwenden, seien insbeson-
dere im Bereich der Magnetresonanz bekannt und dienten dazu, eine Untersu-
chung eines Patienten mit einer Bildaufnahmeeinrichtung möglichst optimal abzu-
wickeln. Kernpunkt seien die sogenannten Protokollschritte, die Messaufträge
- 5 -
beschreiben und von der Bildaufnahmeeinrichtung sukzessive ausgeführt würden
(vgl. Beschreibungsseite 1, Zeilen 15 bis 27).

Dabei fände eine sequentielle halbautomatische Abarbeitung des Messprogramms
statt, wobei sich Messungen und Planungsaktivitäten, beispielsweise die Anpas-
sung des Field of View, aneinanderreihen würden. Für die Planungsschritte seien
Bedienaktionen vorzunehmen, die sich pro Bedienschritt durchaus mehrfach wie-
derholen könnten. Es existierten Tendenzen, diese weitgehend manuellen Vorge-
hensweisen durch Automatismen verschiedenster Art zu ersetzen, um beispiels-
weise eine automatische Anpassung des Field of View zu erreichen. Allerdings
müsste hierzu das gesamte das Messprogramm realisierende Messprogramm-
mittel überarbeitet werden, um dann in einer neuen Version den Kunden zur
Verfügung gestellt zu werden, obwohl diese die spezielle neu implementierte
Funktion vielleicht gar nicht benötigen würden (vgl. Beschreibungsseite 1, Zeile 33
bis Seite 2, Zeile 15).

Ausgehend davon liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Steuerverfahren
anzugeben, das eine möglichst standardisierte, insbesondere benutzerdefinier-
bare Verwendung zusätzlicher Automatismen im Messprogramm erlaube (vgl.
Beschreibungsseite 2, Zeilen 17 bis 20).

3. Als Fachmann sieht der Senat einen Diplominformatiker mit mehrjähriger
Berufserfahrung in der Entwicklung von Steuerungsverfahren für medizinische
Bildaufnahmeeinrichtungen an.

4. Die genannte Aufgabe soll durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1
gelöst werden, der sich wie folgt gliedern lässt:

M1 Verfahren zur Steuerung der Bildaufnahme und/oder Bildaus-
wertung an einer Bildaufnahmeeinrichtung,
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M1.1 wobei ein über ein Messprogrammmittel realisiertes Messpro-
gramm mit wenigstens einem Schritt,
M1.1.1 umfassend wenigstens einen Protokollschritt zur Messdaten-
aufnahme gemäß eines Messprotokolls, verwendet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
M1.2 wenigstens ein dem Messprogramm oder wenigstens einem
Schritt zugeordnetes Aktionselement vorgesehen ist,
M1.2.1 bei dem automatisch bei Eintreten eines Triggerereignisses im
Messprogramm oder im zugeordneten Schritt ein externes
Zusatzprogrammmittel ausgeführt wird,
M1.3 wobei als Zusatzprogrammmittel ein die Bildaufnahmeeinrich-
tung und/oder weitere verwendete Einrichtungen ansteuern-
des und/oder auslesendes und/oder ein Aufnahmeparameter
ermittelndes und/oder überprüfendes und/oder ein den weite-
ren Ablauf des Messprogramms beeinflussendes oder verän-
derndes Programmmittel verwendet wird.

5. Einige Merkmale bedürfen der Erläuterung:

Bei einem Aktionselement (Merkmal M1.2) handelt es sich im Sinne der Anmel-
dung um ein Element, welches eine bestimmte, insbesondere zu automatisierende
Funktionalität realisiert (vgl. Beschreibungsseite 2, Zeile 38 bis Seite 3, Zeile 3).
Das Aktionselement kann dabei dem Messprogramm oder wenigstens einem
Schritt des Messprogramms zugeordnet werden (Merkmal M1.2).

Das Aktionselement wartet ein Triggerereignis ab (vgl. Beschreibungsseite 3,
Zeile 3), d. h. es wird erst bei Eintreten eines Triggerereignisses aktiv und dient
dazu, ein externes Zusatzprogrammmittel auszuführen (Merkmal M1.2.1). Trigger-
ereignisse sind im Sinne der Anmeldung beispielsweise das Öffnen eines Mess-
protokollschrittes, das Öffnen eines Messprotokolls, der Beginn einer Messung,
das Aktivieren von Komponenten, der Beginn und das Ende einer Bildrekonstruk-
- 7 -
tion und dergleichen (vgl. Beschreibungsseite 9, Zeilen 10 bis 14, Seite 11, Zei-
len 1 bis 2). Unter extern wird in der Patentanmeldung ein nicht in das Messpro-
grammmittel integriertes bzw. enthaltenes, sondern beispielsweise in der Steue-
rungseinrichtung abgelegtes Zusatzprogrammmittel verstanden. Ein Zusatzpro-
grammmittel entspricht z. B. einem Plugin, das beispielsweise in Form einer DLL
(„Dynamic Link Library“) auf das System aufgespielt wird (vgl. Beschreibungs-
seite 2, Zeilen 36 bis 38, Seite 3, Zeilen 3 bis 9).

Als externes Zusatzprogrammmittel wird beispielsweise ein Aufnahmeparameter
ermittelndes und/oder den weiteren Ablauf des Messprogramms beeinflussendes
Programmittel verwendet (Merkmal M1.3). Somit realisiert das externe Zusatzpro-
grammmittel die Funktionalität. Darunter wird beispielsweise die automatische Be-
stimmung bzw. Anpassung eines sogenannten Field of View (Beobachtungsfel-
des) verstanden. Nach der Ermittlung dieses Field of View werden entsprechende
Aufnahmeparameter an das Messprogramm zurückgegeben (vgl. Beschreibungs-
seite 10, Zeile 34 bis Seite 11, Zeile 13).

6. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 basiert auf den ur-
sprünglich eingereichten Ansprüchen 1 und 10 und geht somit in zulässiger Weise
auf die ursprünglichen Unterlagen zurück. Die weiteren Ansprüche sind identisch
mit den entsprechenden ursprünglichen Ansprüchen.

7. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit (§ 1 i. V. m. § 4 PatG).

7.1 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei der Prüfung
einer Erfindung auf erfinderische Tätigkeit nur diejenigen Anweisungen zu
berücksichtigen, die die Lösung eines technischen Problems mit technischen
Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 26. Okto-
ber 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informatio-
- 8 -
nen; BGH, Urteil vom 23. April 2013 - X ZR 27/12, GRUR 2013, 909 - Fahrzeug-
navigationssystem).

Welches technische Problem durch eine Erfindung gelöst wird, ist objektiv danach
zu bestimmen, was die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis
tatsächlich leistet (BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2004 - X ZB 33/03, GRUR
2005, 141 - Anbieten interaktiver Hilfe; BGH, Urteil vom 13. Januar 2015 -
X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 - Quetiapin). Dies ist durch Auslegung des Patent-
anspruchs zu entwickeln (BGH, Urteil vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR
2010, 602, Rn. 27 - Gelenkanordnung).

Die tatsächliche Leistung einer Erfindung ist dabei im Vergleich mit dem (nächst-
kommenden) Stand der Technik zu ermitteln, d. h. Ausgangspunkt sind diejenigen
Merkmale, die über den nächstkommenden Stand der Technik hinausgehen; ob
die anderen Merkmale zu einer technischen Problemlösung beitragen oder nicht,
ist ohne Bedeutung, wenn sie bereits aus dem Stand der Technik bekannt sind
(BPatG, Beschluss vom 19. April 2016 - 17 W (pat) 9/14, juris, Rn. 120).

7.2 Als nächstkommender Stand der Technik ist das Verfahren gemäß Druck-
schrift US 2005/0154292 A1 (D2) anzusehen. Aus dieser ist, ausgedrückt in Wor-
ten des Patentanspruchs 1, Folgendes bekannt: Ein

M1 Verfahren zur Steuerung der Bildaufnahme und Bildauswer-
tung an einer Bildaufnahmeeinrichtung (Figuren 1, 2 i. V. m.
Absatz 0002: „… method to operate a magnetic resonance
tomography apparatus …“),
M1.1 wobei ein über ein Messprogrammmittel (Absatz 0037: „soft-
ware“) realisiertes Messprogramm (Absatz 0054: „proce-
dure“) mit wenigstens einem Schritt (Figur 2: steps I-XII),
M1.1.1 umfassend wenigstens einen Protokollschritt (Figur 2 i. V. m.
Absatz 0059: „step III“) zur Messdatenaufnahme (Ab-
- 9 -
satz 0059: „localizer scans“) gemäß eines Messprotokolls
(Absatz 0061: „localizer protocol“), verwendet wird, wobei
M1.2 wenigstens ein wenigstens einem Schritt (Absatz 0063
i. V. m. Figur 2: „step IV“) zugeordnetes Aktionselement
(Figur 2: „… extraction of target structures in the localizer
scans …“) vorgesehen ist,
M1.2.1teil bei dem automatisch bei Eintreten eines Triggerereignisses
(Figur 2: Öffnen des Messprotokollschrittes IV) im zugeord-
neten Schritt (IV) ein Zusatzprogrammmittel ausgeführt wird
(Figur 1 i. V. m. Absatz 0063: „… a target structure
determination unit 9 likewise realized in the form of soft-
ware …“),
M1.3 wobei als Zusatzprogrammmittel ein die Bildaufnahmeein-
richtung (Figur 1 i. V. m. Absatz 0055: „magnetic resonance
tomography apparatus 1“) auslesendes (Absatz 0062: „over-
view image data UD“) und ein den weiteren Ablauf des
Messprogramms beeinflussendes Programmmittel (Ab-
satz 0063: „target structure determination unit 9“) verwendet
wird.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 unterscheidet sich von der Lehre gemäß
Druckschrift D2 darin, dass es sich bei dem bekannten Zusatzprogrammmittel
(„target structure determination unit 9 likewise realized in the form of software“)
nicht um ein externes handelt (Merkmal M1.2.1rest).

Demgegenüber ist gemäß Merkmal M1.2.1rest das Zusatzprogrammittel nicht in
dem Messprogrammittel integriert bzw. enthalten, sondern außerhalb davon ab-
gelegt. Durch diese Entkopplung des Messprogrammmittels und des Zusatzpro-
grammmittels ist es möglich, nach Auslieferung des Messprogrammmittels an ei-
nen Kunden die Zusatzprogrammmittel nachzuliefern (vgl. Beschreibungsseite 4,
Zeilen 7-15).
- 10 -
Demnach löst das Unterschiedsmerkmal die objektive Aufgabe, eine effiziente
Software-Architektur für das Zusammenspiel der Software-Komponenten, beste-
hend aus Messprogrammmittel und Zusatzprogrammmitteln, vorzuschlagen, die
ein Hinzufügen von zusätzlichen Funktionen ohne eine Systemänderung ermög-
licht.

Das Vorsehen einer effizienten Software-Architektur stellt keine technische Auf-
gabe dar und die Lösung erfolgt auch nicht notwendigerweise mit technischen
Mitteln. Um - wie im vorliegenden Fall - Programme so zu strukturieren, dass die
Einbindung der externen Zusatzprogrammmittel ohne aufwändige Programmände-
rungen möglich wird, werden lediglich Kenntnisse über gängige Programmiertech-
niken und Konzepte zum Aufruf und zur Einbindung („plug-in“) von Unterpro-
grammen oder Programmbibliotheken benötigt. Diese Kenntnisse sind allein dem
Bereich der Informatik und Computer-Programmierung zuzurechnen. Es ist nicht
erkennbar, dass dem Unterschiedsmerkmal irgendwelche „auf technischen Über-
legungen beruhenden Erkenntnisse“ (vgl. BGH, Beschluss vom 13. Dezem-
ber 1999 - X ZB 11/98, BGHZ 143, 255 - Logikverifikation) zugrunde liegen. Viel-
mehr ist die Modellierung eine reine Software-Maßnahme. Technisches Fachwis-
sen ist hierfür nicht erforderlich, weil technische Merkmale der verwendeten
Magnetresonanzanlage in die Überlegungen nicht einfließen. Bei dem Problem
der Vermeidung eines Messprogrammitteleingriffs beim Einbinden hinzukommen-
der Zusatzprogrammittel handelt es sich nicht um eine technische Aufgabe (vgl.
BPatG, Urteil vom 14. November 2013 - 2 Ni 4/12 (EP), juris).

Daher ist das Unterschiedsmerkmal (M1.2.1rest) bei der Prüfung auf erfinderische
Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht somit nicht auf einer
erfinderischen Tätigkeit und ist mithin nicht patentfähig.

- 11 -
7.3 Der Vertreter der Anmelderin hat vorgetragen, dass durch das Aktionsele-
ment und das Triggerereignis eine hohe Flexibilisierung erreicht werden könne.
Wie ausgeführt, ist dies aber kein technisches, sondern ein Software-Problem,
welches mit Maßnahmen der Datenverarbeitung gelöst wird.

Soweit der Vertreter der Anmelderin geltend macht, in der Druckschrift D2 sei nur
ein sequentielles Verfahren offenbart, dagegen würde in dem neuen Steuerungs-
konzept der Anmelderin das Aktionselement nicht an einer festen Position im
sequentiellen Programmablauf ausgeführt, sondern erst bei Eintritt eines Trigger-
ereignisses aktiv werden, ist festzustellen, dass gemäß Merkmal M1.2 des gelten-
den Patentanspruchs 1 das Aktionselement, durch die Zuordnung zu einem Proto-
kollschritt, ebenfalls an einer festen Position im Programmablauf angeordnet sein
kann. In der Beschreibung (Seite 10, Zeile 34 bis Seite 11, Zeile 2) ist des Weite-
ren ausgeführt, dass bereits das Öffnen eines Protokollschrittes das Triggerereig-
nis repräsentiert und zur Ausführung eines zugeordneten Aktionselementes führt.
Daher fällt unter das beanspruchte Verfahren auch die Ausführung des Aktions-
elementes an einer festen Position in einem sequentiellen Programmablauf.

Im Übrigen ist im Regelfall bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tätigkeit ge-
geben ist, allein das zu berücksichtigen, was in dem betreffenden Patentanspruch
Ausdruck gefunden hat, nicht aber eine demgegenüber engere Auslegung anhand
der Beschreibung oder gegenüber dem Stand der Technik vorhandene Vorteile.
Der Vertreter der Anmelderin hat nicht geltend gemacht, dass im vorliegenden Fall
von dieser üblichen Praxis abgewichen werden müsse und auch für den Senat ist
hierfür keine Anlass ersichtlich.

Somit war die Beschwerde der Anmelderin zurückzuweisen.

- 12 -
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfol-
genden Verfahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Über-
tragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a
Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf
der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeich-
neten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort
- 13 -
sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden
(§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).


Kleinschmidt Kirschneck J. Müller Dr. Kapels

Ko



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