BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



19 W (pat) 25/15
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
31. Juli 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…



betreffend die Patentanmeldung 10 2015 203 689.8

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 31. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Ing. J. Müller und Dipl.-Ing. Matter

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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü-
fungsstelle für Klasse B 60 L des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 17. August 2015 aufgehoben und gemäß Hilfsantrag das
Patent mit der Nummer 10 2015 203 689 erteilt.

Bezeichnung: Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug, mit
Bremswiderstand

Anmeldetag: 2. März 2015

Der Patenterteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

Beschreibung zu dem Hilfsantrag, Seiten 1 bis 12, überreicht in
der mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, vom Anmeldetag
2. März 2015.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

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G r ü n d e

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse B 60 L – hat die
am 2. März 2015 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom 17. August 2015
mit der Begründung zurückgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei
nicht neu (§ 1 Abs. 1 PatG i. V. m. § 3 PatG).

Die Erfindung trägt die Bezeichnung „Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug
mit Bremswiderstand“.

Die Beschwerde der Anmelderin vom 17. September 2015 richtet sich gegen den
Beschluss über die Zurückweisung der Anmeldung. Sie beantragt:

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 60 L des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 17. August 2015 aufzuheben und die
Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen
sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen,

hilfsweise das nachgesuchte Patent aufgrund folgender Unterlagen zu
erteilen,

Patentansprüche 1 bis 9 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der münd-
lichen Verhandlung am 31. Juli 2017,
Beschreibung zu dem Hilfsantrag, Seiten 1 bis 12, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 31. Juli 2017,
4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, vom Anmeldetag 2. März 2015.

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Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Juli 2017 lautet:

Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug (10), mit einem während
eines Bremsvorgangs in einen Generatorbetrieb schaltbaren Antrieb,
dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen mit
dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Bremswiderstand
(20) geleitet wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Bremswiderstand (20) im Bereich der Fahrzeugaußenhaut (11)
schwenkbar gelagert ist und von einer eingeschwenkten Stellung in
eine ausgeschwenkte Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken
bringbar ist,

- der Bremswiderstand (20) um ein – in Fahrzeuglängsrichtung gese-
hen – im Bereich der Mitte des Bremswiderstands (20) angeordnetes
Schwenklager (200), insbesondere Wippenlager, schwenkbar ist, wo-
durch wahlweise der – in Fahrzeuglängsrichtung gesehen – vordere
Abschnitt des Bremswiderstands (20) oder der hintere Abschnitt des
Bremswiderstands (20) ausgeschwenkt und der jeweils andere Ab-
schnitt eingeschwenkt wird, und

- das Fahrzeug eine Steuereinrichtung (40) aufweist, die bei einem
Bremsbetrieb und bei Vorwärtsfahrt ein Ausschwenken des vorderen
Abschnitts des Bremswiderstands (20) sowie bei einem Brems-
betrieb und bei Rückwärtsfahrt ein Ausschwenken des hinteren Ab-
schnitts des Bremswiderstands (20) hervorruft.

Gemäß Beschreibungseinleitung liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Fahrzeug, insbesondere Schienenfahrzeug, anzugeben, das eine konstruktiv be-
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sonders einfache und platzsparende Entwärmungsmöglichkeit für den Brems-
widerstand aufweist (Seite 1, Zeilen 17 bis 20).

Wegen weiterer Einzelheiten, auch zum jeweiligen Wortlaut der verbliebenen ab-
hängigen Patentansprüche, wird auf den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der
Sache insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und
zur Erteilung eines Patents gemäß Hilfsantrag führt. Im Hauptantrag, mit dem die
Anmelderin unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Zurückverwei-
sung der Sache an das Patentamt sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
begehrt, konnte die Beschwerde hingegen keinen Erfolg haben.

1. Das Patentgericht kann die angefochtene Entscheidung nur in den Fällen,
die in § 79 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 PatG abschließend aufgezählt sind, aufheben und an
das Patentamt zurückverweisen, ohne in der Sache selbst zu entscheiden.

Die Anmelderin macht diesbezüglich geltend, das Verfahren vor dem Patentamt
leide an einem wesentlichen Mangel (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle
habe die Grundsätze der Verfahrensökonomie verletzt, indem sie nach der Erwi-
derung der Anmelderin vom 29. Juli 2015 auf den einzigen Prüfungsbescheid vom
4. Mai 2015 die Patentanmeldung mit Beschluss vom 17. August 2015 zurückge-
wiesen habe, ohne der Anmelderin beispielsweise in einem weiteren Prüfungsbe-
scheid Gelegenheit zu geben, auf den Vorschlag der Prüfungsstelle für eine ge-
währbare Fassung der Patentansprüche zurückzukommen. Dem vermag der Se-
nat nicht zu folgen. Ein wesentlicher Verfahrensmangel ist nicht festzustellen.

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Die Prüfungsstelle hat in dem Prüfungsbescheid die jeweiligen Gegenstände des
Vorrichtungsanspruchs 1 und des nebengeordneten Verfahrensanspruchs 13 als
nicht neu gegenüber der Druckschrift DE 10 2010 026 337 A1 (D1) beanstandet,
ebenso die Gegenstände der untergeordneten Patentansprüche 2 bis 4. Demge-
genüber hat sie die Merkmale der Patentansprüche 5 und 6 als nicht durch den
ermittelten Stand der Technik nahegelegt angesehen und der Anmelderin an-
heimgegeben, entsprechend konkretisierte Patentansprüche einzureichen und die
Beschreibung anzupassen.
In ihrer Erwiderung auf den Prüfungsbescheid hat die Anmelderin dann zwar zu
der gerügten mangelnden Patentfähigkeit der unabhängigen Patentansprüche
Stellung genommen, jedoch keine geänderten Patentansprüche eingereicht, und
darauf auch keinen Hilfsantrag gerichtet, sondern nur mitgeteilt, sie werde gege-
benenfalls auf die von der Prüfungsstelle vorgeschlagene gewährbare An-
spruchsfassung zurückkommen.

Die Zurückweisung der Anmeldung ohne einen weiteren Prüfungsbescheid bei
unveränderter Anspruchslage verletzt die Anmelderin aber weder in ihrem An-
spruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG, § 48 Satz 2
i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG), noch ist darin eine unökonomische Verfahrens-
weise der Prüfungsstelle zu sehen. Vielmehr hätte der Anmelderin bewusst sein
müssen, dass ohne eine zumindest hilfsweise Umstellung der beantragten Pa-
tentansprüche eine sofortige Zurückweisung ihrer Anmeldung erfolgen kann. Sie
hätte sich daher im Rahmen der ihr obliegenden allgemeinen Pflicht zur Verfah-
rensförderung (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, Einleitung Rdn. 35) nicht darauf
beschränken dürfen, nur ihre gegenteilige Rechtsauffassung in Bezug auf die Pa-
tentfähigkeit des Gegenstandes nach Hauptanspruch zu äußern, sondern sie hätte
auch – ggf. hilfsweise – eine Weiterverfolgung der Anmeldung mit geänderten
Patentansprüchen beantragen müssen, um eine sofortige Zurückweisung der An-
meldung auszuschließen. Darauf, dass die Prüfungsstelle vor dem die Anmeldung
zurückweisenden Beschluss – nochmals – ihre gegenteilige Rechtsauffassung in
Bezug auf den Gegenstand des Hauptanspruchs mitteilen würde, konnte die An-
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melderin nicht vertrauen. Hierzu bestand seitens der Prüfungsstelle auch keine
Verpflichtung, da der Anmelderin die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen
Gesichtspunkte, auf die die Entscheidung gestützt worden ist, bereits in dem Prü-
fungsbescheid dargelegt worden waren und sie daher auch damit rechnen
musste, dass die Prüfungsstelle bei ihrer Rechtsauffassung bleiben würde (vgl.
Schulte, a. a. O., Einleitung Rdn. 299 m. N.).

Die Anmelderin bemängelt weiterhin, die Prüfungsstelle habe nach dem Inhalt der
Anmeldung nicht umfassend recherchiert. So sei in dem Prüfungsbescheid nur
eine einzige Entgegenhaltung genannt und zu den untergeordneten, auf den
Hauptanspruch rückbezogenen Patentansprüchen 7 bis 12 nicht Stellung genom-
men und kein Stand der Technik genannt worden.

Aus diesem Vorbringen ergibt sich ebenfalls kein wesentlicher Verfahrensmangel.
Der Anmelderin ist zwar insoweit zuzustimmen, dass sich die Recherche nach den
Prüfungsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2004,
Abschnitt 3.3.3.2.6, auf die Gegenstände sämtlicher Patentansprüche zu erstre-
cken hat, was aber lediglich impliziert, dass in dem ersten Prüfungsbescheid zu
allen Unteransprüchen Stellung zu nehmen ist, wenn keine Patenterteilung in
Aussicht steht.

Nachdem die Prüfungsstelle jedoch für ein Patentbegehren, bei dem die Merkmale
der Unteransprüche 5 oder 6 in den Hauptanspruch aufgenommen werden, eine
Patenterteilung in Aussicht gestellt hatte, hat sie konsequenterweise die Frage, ob
in den weiteren Unteransprüchen 7 bis 12 etwas eigenständig Erfinderisches ge-
nannt sein könnte, als nicht relevant dahinstehen lassen.
Da Bescheide im Prüfungsverfahren gemäß den Prüfungsrichtlinien, a. a. O., Ab-
schnitt 3.4, primär der Vorbereitung der Erteilung des Patents nach § 49 PatG
oder der Zurückweisung der Anmeldung nach § 48 PatG dienen, hat die Prü-
fungsstelle somit hinsichtlich des Inhalts des ersten Prüfungsbescheids das von
ihr zu erwartenden Mindestmaß erfüllt, indem sie nicht nur die ihrer Einschätzung
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nach einer Patenterteilung entgegenstehenden Gesichtspunkte dargelegt sondern
auch positive Anregungen zur Überarbeitung der Patentansprüche gegeben hat.

Im Übrigen war es der Anmelderin unbenommen, von den Anregungen der Prü-
fungsstelle abweichend, die Unteransprüche 7 bis 12 einbeziehende Hilfsanträge
zu formulieren oder anderweitig den Anmeldegegenstand vollständig auszu-
schöpfen. Dies hätte ohne weiteres einen weiteren Prüfungsbescheid nach sich
gezogen, der sich dann zur Wahrung des rechtlichen Gehörs zu den Gegenstän-
den dieser Hilfsanträge hätte äußern müssen.

Die Verfahrensweise der Prüfungsstelle ist allenfalls hinsichtlich des Umfangs der
Recherche zu beanstanden, nicht aber bei der Erstellung des ersten Prüfungsbe-
scheids. Es liegt daher kein wesentlicher Mangel vor, der zu einer Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses aus diesem Grund und zur Zurückverweisung der
Sache an das Patentamt Anlass gäbe.

2. Weiterhin besteht kein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr
aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 3 PatG. Diese kann angeordnet werden,
wenn das Verfahren vor der Prüfungsstelle an einem erheblichen Verfahrensfehler
leidet und dieser ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war (vgl. Benkard, PatG,
11. Aufl. § 80 Rdn. 22 m. N.). Wie oben dargelegt, ist bereits ein wesentlicher
Verfahrensmangel zu verneinen. Soweit die Prüfungsstelle womöglich nach den
Gegenständen der Unteransprüche 7 bis 12 nicht recherchiert hat, ist dieser Man-
gel jedenfalls nicht ursächlich für die Einlegung der Beschwerde. Da die Anmelde-
rin trotz der in dem Prüfungsbescheid erfolgten Beanstandung der fehlenden Neu-
heit des Patentanspruchs 1 und des Hinweises auf patentfähige Merkmale in den
Unteransprüchen 5 und 6 an den ursprünglichen Patentansprüchen festgehalten
hat, ist nicht anzunehmen, dass sie ihr Patentbegehren umgestellt hätte, wenn in
dem Prüfungsbescheid auch zu den Unteransprüchen 7 bis 12 explizit Stellung
genommen worden wäre. Es wäre also auch in diesem Fall der Zurückweisungs-
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beschluss wie geschehen ergangen und die Einlegung der Beschwerde hätte sich
nicht erübrigt.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag gilt gegenüber
dem im Verfahren berücksichtigten Stand der Technik als neu und auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruhend und daher als patentfähig (§ 1 Abs. 1 PatG
i. V. m. §§ 3 und 4 PatG):

3.1 Der Senat legt seiner Entscheidung als Fachmann einen Diplomingenieur
(FH) bzw. Master der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der Komponenten
elektrisch angetriebener Schienenfahrzeuge entwickelt.

3.2 Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag vom 31. Juli 2017 lässt sich wie
folgt gliedern:

a Fahrzeug,
a1 insbesondere Schienenfahrzeug (10),
b mit einem während eines Bremsvorgangs in einen Generator-
betrieb schaltbaren Antrieb,
c dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen
mit dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Brems-
widerstand (20) geleitet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
d der Bremswiderstand (20) im Bereich der Fahrzeugaußen-
haut (11) schwenkbar gelagert ist
e und von einer eingeschwenkten Stellung in eine ausgeschwenkte
Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken bringbar ist,

f - der Bremswiderstand (20) um ein – in Fahrzeuglängsrichtung
gesehen – im Bereich der Mitte des Bremswiderstands (20)
- 10 -
angeordnetes Schwenklager (200), insbesondere Wippenlager,
schwenkbar ist,
g wodurch wahlweise der – in Fahrzeuglängsrichtung gesehen –
g1 vordere Abschnitt des Bremswiderstands (20)
g2 oder der hintere Abschnitt des Bremswiderstands (20)
ausgeschwenkt und der jeweils andere Abschnitt einge-
schwenkt wird, und

h - das Fahrzeug eine Steuereinrichtung (40) aufweist,
h1 die bei einem Bremsbetrieb und bei Vorwärtsfahrt ein Aus-
schwenken des vorderen Abschnitts des Bremswider-
stands (20)
h2 sowie bei einem Bremsbetrieb und bei Rückwärtsfahrt ein
Ausschwenken des hinteren Abschnitts des Bremswider-
stands (20) hervorruft.

3.3 Aus der Druckschrift DE 198 28 754 A1 (D2) ist hinsichtlich der Erfindung
folgendes bekannt: Ein

a Fahrzeug 1,
a1 insbesondere Schienenfahrzeug (Lokomotive),
b mit einem während eines Bremsvorgangs in einen Generatorbe-
trieb schaltbaren Antrieb (Spalte 1, Zeile 8: Elektrisches Bremsen),
c dessen bei Generatorbetrieb erzeugter Generatorstrom in einen
mit dem Antrieb in Verbindung stehenden elektrischen Brems-
widerstand 2, 3 geleitet wird (Spalte 1, Zeile 6 bis 10; Spalte 3,
Zeilen 3 bis 5),
wobei
d der Bremswiderstand 2, 3 im Bereich der Fahrzeugaußenhaut 1D
(Spalte 2, Zeilen 28 bis 29; Patentanspruch 7) schwenkbar gela-
gert ist
- 11 -
e und von einer eingeschwenkten Stellung in eine ausgeschwenkte
Stellung – und umgekehrt – durch Schwenken bringbar ist (Fi-
gur 1; i. V. m. Spalte 2, Zeilen 49 bis 58).

Weiter mag es bei den am Anmeldetag gängigen Schienenfahrzeugen, bei denen
de facto nicht zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt unterschieden wird, nahe-
gelegen haben, das Fahrzeug so auszugestalten, dass der Bremswiderstand so-
wohl im Sinne des Merkmals g1 an seinem vorderen Ende als auch im Sinne des
Merkmals g2 an seinem hinteren Ende ausgeschwenkt wird.

Anders als in Merkmal f angegeben ist jedoch gemäß Druckschrift D2 kein in der
Mitte des Bremswiderstandes angeordnetes Schwenklager vorgesehen, vielmehr
ist der Bremswiderstand 2 einseitig, mittels einer Achse 5, am Dach 1D des Fahr-
zeugs 1 angelenkt (vgl. Figur 1).

Weiter mögen die temperaturgesteuerten Bauelemente 6 gemäß Druckschrift D2
eine Steuereinrichtung darstellen, durch die der Bremswiderstand 5 aus- und wie-
der eingeschwenkt wird, in der Druckschrift D2 ist aber nicht angegeben, dass
dies entsprechend den Angaben in den Merkmalen h1 sowie h2 in Abhängigkeit
von der Fahrtrichtung erfolgen würde.

Auch der von der Prüfungsstelle entgegengehaltenen Druckschrift
DE 10 2010 026 337 A1 (D1) ist nichts zu entnehmen, was eine Ausgestaltung ge-
mäß den Merkmalen f, g oder h vorwegnehmen oder nahelegen würde.

Nachdem die Anmelderin auch die Beschreibung entsprechend den Änderungen
an den Patentansprüchen überarbeitet hat, so dass sie den an sie zu stellenden
Anforderungen genügt, war dem Hilfsantrag der Beschwerdeführerin stattzugeben
und antragsgemäß ein Patent zu erteilen.

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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechts-
mittel der Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der
nachfolgenden Verfahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3
PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102
Abs. 1 PatG).

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Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifi-
zierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung
in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3
Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf
der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeich-
neten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort
sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).


Kleinschmidt Kirschneck J. Müller Matter

Ko



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