BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




19 W (pat) 13/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Patentanmeldung 10 2005 063 651.9

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing.
Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Ing. J. Müller und
Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi
- 2 -
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird die Sache zur Entschei-
dung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 25. November 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Anmeldung (= Stammanmeldung), für die das Aktenzeichen 10 2005 056 338.4
vergeben wurde, ist durch am 13. Oktober 2011 verkündeten Beschluss der Prü-
fungsstelle für Klasse H 02 M des Deutschen Patent- und Markenamtes zurück-
gewiesen worden.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat der Senat mit Beschluss vom
20. Januar 2016, der Anmelderin zugestellt am 12. Februar 2016, den Beschluss
der Prüfungsstelle vom 13. Oktober 2011 aufgehoben und ein Patent mit der Num-
mer 10 2005 056 338 erteilt.

Mit Eingang 11. März 2016 hat die Anmelderin die Teilung der Anmeldung gegen-
über dem Bundespatentgericht erklärt und Unterlagen für die Teilanmeldung ein-
gereicht. Für die Teilanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt in
Amtshilfe eine Trennakte angelegt, das Aktenzeichen 10 2005 063 651.9 verge-
ben und die fristgerechte Gebührenzahlung überwacht.

Durch Beschluss vom 3. August 2016 hat der Senat das Beschwerdeverfahren
betreffend die Teilanmeldung 10 2005 063 651.9 aus dem Verfahren
19 W (pat) 19/12 zur Stammanmeldung abgetrennt und unter dem Aktenzeichen
19 W (pat) 13/16 weitergeführt.
- 3 -
Die Anmelderin beantragt auf die Teilanmeldung

ein Patent aufgrund folgender Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 15,

Beschreibung, Seiten 1 bis 41,

5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1A bis 1C, 2A bis 2E und 3, jeweils
vom 11. März 2016.

Der geltende Anspruch 1 lautet (mit einer eingefügten Gliederung):

1 Schaltungsanordnung (1) für einen Spannungskonverter
a für eine Anzeige- oder Beleuchtungseinrichtung,
umfassend
b - einen Eingang (2) zum Koppeln mit einer Versorgungs-
quelle (5),
c - einen Steuertransistor (10) mit einem ersten Anschluss (11),
der mit dem Eingang (2) gekoppelt ist, und mit einem zweiten
Anschluss (12), der mit einem Bezugspotentialanschluss (8)
gekoppelt ist,
d - einen ersten Längstransistor (40), der zwischen dem Ein-
gang (2) und einem ersten Ausgang (45) angeordnet ist,
e - eine erste elektrische Last (46), die mindestens eine Leucht-
diode (51, 52) und eine erste Stromquelle (47) umfasst, die
seriell zwischen den ersten Ausgang (45) und den Bezugs-
potentialanschluss (8) geschaltet sind,
f - einen ersten Steuereingang (50), dem eine erste Eingangs-
spannung (Uin1) zuführbar ist,
- 4 -
f1 die an einem Abgriff (49) zwischen der mindestens einen
Leuchtdiode (51, 52) und der ersten Stromquelle (47) der
ersten elektrischen Last (46) abgreifbar ist,
g - mindestens einen zweiten Längstransistor (60, 80), der zwi-
schen dem Eingang (2) und mindestens einem zweiten Aus-
gang (65, 85) angeordnet ist,
h - mindestens eine zweite elektrische Last (66, 86), die mindes-
tens eine Leuchtdiode (71, 72, 91, 92, 93) und eine zweite
Stromquelle (67, 87) umfasst, die seriell zwischen den min-
destens einen zweiten Ausgang (65, 85) und den Bezugspo-
tentialanschluss (8) geschaltet sind,
i - mindestens einen zweiten Steuereingang (70, 90), dem min-
destens eine zweite Eingangsspannung (Uin2, Uin3) zuführbar
ist,
i1 die an einem Abgriff (69, 89) zwischen der mindestens einen
Leuchtdiode (71, 72, 91, 92, 93) und der zweiten Stromquelle
(67, 87) der mindestens einen zweiten elektrischen Last (66,
86) abgreifbar ist,
j - eine Steuerungsanordnung (14), gekoppelt mit dem ersten
Steuereingang (50) und dem mindestens einen zweiten Steu-
ereingang (70, 90)
j1 sowie eingerichtet zur Abgabe eines Signals (S0) an einen
Steueranschluss (13) des Steuertransistors (10), eines ersten
Signals (S1) an einen Steueranschluss (43) des ersten Längs-
transistors (40) und mindestens eines zweiten Signals (S2,
S3) an einen Steueranschluss (63, 83) des mindestens einen
zweiten Längstransistors (60, 80), und
k - einen Widerstand (15), der den zweiten Anschluss (12) des
Steuertransistors (10) mit dem Bezugspotentialanschluss (8)
verbindet,
- 5 -
j2 wobei die Steuerungsanordnung (14) mit einem Knoten zwi-
schen dem Widerstand (15) und dem zweiten Anschluss (12)
des Steuertransistors (10) derart verbunden ist, dass eine
Messung eines durch den Steuertransistor (10) fließenden
Stroms durchführbar ist.

Als eine der Aufgaben der Erfindung ist sinngemäß angegeben, eine Schaltungs-
anordnung für einen Spannungskonverter bereitzustellen, der eine hohe Flexibilität
und Effizienz bezüglich der Versorgung einer elektrischen Last aufweist (Be-
schreibung vom 11. März 2016, Seite 2, zweiter Absatz).

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen dem Wortlaut der neben-
geordneten Ansprüche, wird auf die Akten verwiesen.


II.

1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als
sie – auf der Grundlage der mit der Teilungserklärung vom 11. März 2016 einge-
reichten Patentansprüche 1 bis 16 – zur Zurückverweisung an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt zur Entscheidung in der Sache gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1
Nr. 1 und 3 PatG führt.

Der Senat sieht dabei seine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Be-
schwerde hinsichtlich der Trennanmeldung 10 2005 063 651.9 gegeben, welche
durch die innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde wirksam er-
klärte Teilung entstandenen ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 18. November 2004,
20 W (pat) 46/04, GRUR 2005, 496 – Entwicklungsvorrichtung; Schulte, PatG,
9. Aufl., § 39 Rdn. 25). Die Stammanmeldung ist beim Bundespatentgericht infolge
der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss des Patentamts insgesamt
angefallen, d. h. einschließlich des in der Beschwerdeinstanz innerhalb Rechtsbe-
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schwerdefrist abgetrennten Teils der Anmeldung (vgl. BGH, Beschluss vom
23. September 1997, X ZB 14/96, GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe). Dem
steht nicht entgegen, dass die Teilung erst nach der Beschlussfassung des Senats
über die Erteilung eines Patents aufgrund der für die Stammanmeldung im Be-
schwerdeverfahren zuletzt beanspruchten Unterlagen erklärt worden ist. Damit ist
dem Senat zwar verwehrt, über diesen Teil der Stammanmeldung nochmals zu
entscheiden. Insofern handelt es sich um einen – mittlerweile in Rechtskraft er-
wachsenen – Teilbeschluss über die Stammanmeldung (analog § 301 Satz 1 ZPO
i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG). Über den aus der Stammanmeldung abgetrennten An-
meldungsteil, der nicht Gegenstand des gerichtlichen Erteilungsbeschlusses war,
verbleibt es hingegen bei der Entscheidungskompetenz des Senats (entgegen
BPatG, a. a. O. – Entwicklungsvorrichtung).

2. Als Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Fachrich-
tung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Spannungswandlern klei-
ner Leistung und LED-Stromversorgungen.

3. Die Gegenstände der mit der Teilungserklärung vom 11. März 2016 einge-
reichten Ansprüche gehen in zulässiger Weise auf die am 25. November 2005 ein-
gereichten Anmeldeunterlagen der Stammanmeldung zurück.

Die Merkmale des geltenden Anspruchs 1 sind wie folgt ursprungsoffenbart:

1: ursprünglicher Anspruch 1;
a: ursprünglicher Anspruch 22;
b, c: ursprünglicher Anspruch 1;
d: ursprünglicher Anspruch 1 oder ursprüngliche Beschrei-
bung, Seite 30, dritter Absatz, erster Satz;
e: ursprünglicher Anspruch 18;
f: ursprünglicher Anspruch 1;
f1: ursprünglicher Ansprüche 1 und 18;
- 7 -
g: ursprünglicher Anspruch 4;
(Dass der mindestens eine zweite Längstransistor (60,
80) zwischen dem Eingang (2) und mindestens einem
zweiten Ausgang (65, 85) angeordnet ist, entnimmt der
Fachmann der Anweisung im Anspruch 4, wonach ein
erster Anschluss (61, 81) des zweiten Längstransistors
(60, 80) mit dem Eingang (2) gekoppelt ist und ein
zweiter Anschluss (62, 82) des zweiten Längstran-
sistors (60, 80) mit mindestens einen zweiten Ausgang
(65, 85) gekoppelt ist.)
h: ursprüngliche Ansprüche 4 und 20;
i: ursprünglicher Anspruch 5;
i1: ursprünglicher Anspruch 20;
j: ursprünglicher Anspruch 1 und ursprüngliche Beschrei-
bung, Seite 18, erster Absatz;
j1: Ansprüche 1 und 4;
k: Anspruch 16;
j2: ursprünglicher Anspruch 16 sowie ursprüngliche Be-
schreibung, Seiten 26, 27, seitenübergreifender Absatz
und Seite 25, erster Satz.

Die Merkmale der geltenden Ansprüche 2 bis 15 sind wie folgt ursprungsoffenbart:

Anspruch 2: ursprünglicher Anspruch 2;
Anspruch 3: ursprünglicher Anspruch 3;
Anspruch 4: ursprünglicher Anspruch 6;
Anspruch 5: ursprünglicher Anspruch 7;
Anspruch 6: ursprünglicher Anspruch 8;
Anspruch 7: ursprüngliche Beschreibung, Seite 25, erster und zwei-
ter Absatz;
Anspruch 8: ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, dritter Absatz;
- 8 -
Anspruch 9: ursprüngliche Beschreibung, Seiten 22, 23, seitenüber-
greifender Absatz;
Anspruch 10: ursprünglicher Anspruch 17;
Anspruch 11: ursprüngliche Ansprüche 19 und 21;
Anspruch 12: ursprünglicher Anspruch 22;
Anspruch 13: ursprünglicher Anspruch 23;
Anspruch 14: ursprüngliche Ansprüche 24, 25, 18, 20, 1 und 4 sowie
ursprüngliche Beschreibung, Seite 7, dritter Absatz;
Anspruch 15: ursprünglicher Anspruch 29.

4. Das Verfahren ist noch nicht zur Entscheidung reif und die Teilanmeldung
ist mit den Ansprüchen 1 bis 15 vom 11. März 2016 an das Deutsche Patent- und
Markenamt zur Prüfung und Entscheidung in der Sache zurückzuverweisen. Eine
Aufhebung des die Anmeldung zurückweisenden Beschlusses der Prüfungsstelle
bedarf es insoweit nicht mehr, da dieser bereits mit Beschluss des Senats in Sa-
chen der Stammanmeldung in Gänze aufgehoben worden ist.

Die Regelung des § 79 Absatz 3 Satz 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht
die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu ent-
scheiden. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt
kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Gründe, die der angefochtenen
Entscheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen, aber eine neue Sachprüfung
erforderlich ist, weil die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Gegen-
stand der Prüfung war (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG, vgl. Busse PatG,
8. Aufl., § 79 Rdn. 79, 88, 89; Schulte PatG, 9. Auflage, § 79 Rdn. 21, 22).

Dies ist vorliegend der Fall, da der geltende Anspruch 1 vom 11. März 2016 eine
konkrete Schaltungsanordnung für einen Spannungskonverter mit einer bestimm-
ten Kombination einer Vielzahl von Merkmalen aus den am Anmeldetag der
Stammanmeldung eingereichten Ansprüchen 1, 4, 5, 16, 18, 20 und 22 sowie aus
- 9 -
Teilen der Beschreibung betrifft, die im Verfahren zur Stammanmeldung noch
nicht ausreichend Gegenstand der Prüfung waren.

Die Prüfungsstelle begründete ihren Zurückweisungsbeschluss im Wesentlichen
damit, dass die Gegenstände der seinerzeit geltenden Patentansprüche 1 gemäß
Haupt- und Hilfsantrag nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Aus
ihrer Sicht konsequent hat sie festgestellt, dass die geltenden Patentansprüche 2
bis 17 des Hauptantrags bereits deshalb nicht gewährbar seien, weil ein Patent
nur antragsgemäß erteilt werden könne und nur ein Antrag auf Erteilung eines
Patents in Verbindung mit Patentanspruch 1 gemäß des jeweiligen Antrags vor-
läge. Die Nichtgewährbarkeit ergebe sich daher bereits aus der Nichtgewährbar-
keit des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag.

Soweit die Prüfungsstelle weiter ausführt, dass im Bescheid vom 21. August 2006
und in der Anhörung vom 13. Oktober 2011 dargelegt worden sei, dass und
warum diese Ansprüche keine patentfähigen Beiträge enthielten, erschöpft sich
dies allerdings in einer lediglich pauschalen Stellungnahme, die für den erkennen-
den Senat nicht hinreichend deutlich macht, in welchem Umfang gerade nach der
nun geltenden Merkmalskombination recherchiert wurde und deren Patentfähigkeit
geprüft wurde. Dies gilt umso mehr als im Prüfungsbescheid vom 21. August 2006
darauf hingewiesen wurde, dass aufgrund der vorliegenden Anzahl von Ansprü-
chen unterschiedlicher Kategorien eine Ermittlung des Schwerpunktes der Anmel-
dung nicht ohne weiteres möglich sei.

Diese Behandlung der neben- und untergeordneten Ansprüche durch die Prü-
fungsstelle ist zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, denn die zuletzt im Prü-
fungsverfahren nach Hauptantrag geltenden Ansprüche 1 bis 17 der Stamman-
meldung betrafen durch die Vielzahl von unmittelbaren und mittelbaren Rückbe-
zügen auf Ansprüche unterschiedlicher Patentkategorie eine hohe Anzahl von
Gegenständen. Diese Vorgehensweise hat aber die Merkmalskombination nach
- 10 -
dem nun geltenden Anspruch 1 nicht im Blick gehabt und folglich zur Patentfähig-
keit keine tragfähige Entscheidung getroffen.

Nachdem sich die Anmelderin nunmehr mit dem geltenden Anspruch 1 der Teil-
anmeldung vom 11. März 2016 auf eine konkrete Ausgestaltung einer Schal-
tungsanordnung aus der Vielzahl von ursprünglich beanspruchten Gegenständen
beschränkt hat und nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer
Patenterteilung entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachge-
rechte Entscheidung nur aufgrund einer vollständigen Recherche des relevanten
Standes der Technik ergehen kann, wofür in erster Linie die Prüfungsstellen des
Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren
Prüfung und Entscheidung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückzuverweisen.

Der Prüfungsstelle obliegt bei der erneuten Prüfung ebenso die Entscheidung
darüber, ob die Teilanmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes
erfüllt, insbesondere ob das in einigen Ansprüchen genannte Signal (S0), erste
Signal (S1) bzw. zweite Signal (S2) (vgl. Anspruch 1, Merkmal j1) als Einstellsignal
(S0), erstes Steuersignal (S1) bzw. zweites Steuersignal (S2) zu kennzeichnen ist,
und ob für die Gegenstände aller nebengeordneten Ansprüche ein
Rechtsschutzinteresse besteht.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden
Verfahrensmängel durch substanziierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
- 11 -
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder
fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische
Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen
Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die
elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1
Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen
bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).


Kleinschmidt Kirschneck J. Müller Arnoldi

Ko



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