BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




17 W (pat) 49/14
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2008 003 486.9
(hier: Teilung der Stammanmeldung)

…







hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 19. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin
Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Phys. Dr. Forkel
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beschlossen:

Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und
Markenamt zuständig.


G r ü n d e

I.

Die vorliegende Patentanmeldung (Stammanmeldung) geht hervor aus der inter-
nationalen Anmeldung PCT/JP2008/073375, die am 24. Dezember 2008
eingereicht wurde und die Priorität einer japanischen Patentanmeldung vom
25. Dezember 2007 beansprucht. Die Prüfungsstelle für Klasse G 06 T hat die
Anmeldung zurückgewiesen.

Der hiergegen gerichteten Beschwerde der Anmelderin hat der 17. Senat des
Bundespatentgerichts am 17. Januar 2017 hinsichtlich des Hilfsantrags stattgege-
ben; hinsichtlich des Hauptantrags wurde die Beschwerde zurückgewiesen. Die-
sen Beschluss hat die Anmelderin am 10. März 2017 erhalten.

Am 17. Februar 2017 hat die Anmelderin beim Bundespatentgericht und laut ihrem
Schriftsatz parallel auch beim Deutschen Patent- und Markenamt per Telefax die
Teilung der Anmeldung erklärt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

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II.

Die Teilungserklärung ist vor der zuständigen Stelle und rechtzeitig abgegeben
worden. Da sie jedoch nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung im Verfah-
ren der Stammanmeldung eingegangen ist, ist die Zuständigkeit des Deutschen
Patent- und Markenamts für die Teilanmeldung begründet.


1. Die Teilungsanmeldung wurde bei der zuständigen Stelle erklärt.

Adressat der Teilungserklärung ist während des Erteilungsbeschwerdeverfahrens
das Bundespatentgericht (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdnr. 25). Sie wird mit
ihrem Eingang wirksam.

Die vorliegende Teilungserklärung ging am 17. Februar 2017 per Telefax beim
Bundespatentgericht ein. Da zu diesem Zeitpunkt das Verfahren der Stamman-
meldung beim Bundespatentgericht anhängig war, ist damit auch die Zuständigkeit
des Bundespatentgerichts als Adressat für die Teilungserklärung begründet.


2. Die Teilungserklärung ist rechtzeitig.

Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG kann der Anmelder die Anmeldung jederzeit teilen.
Der Zeitraum, in dem eine Teilungserklärung abgegeben werden kann, ist jedoch
begrenzt durch den Beginn der Anmeldung einerseits und die rechtskräftige Erle-
digung der Anmeldung andererseits. Die rechtskräftige Erledigung der Anmeldung
kann u. a. durch den Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Zu-
rückweisung der Anmeldung erfolgen. Damit ist die Teilung einer (Stamm-) Anmel-
dung nach Verkündung der Beschwerdeentscheidung bis zum Ablauf der Rechts-
beschwerdefrist möglich, unabhängig davon, ob Rechtsbeschwerde eingelegt wird
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oder nicht (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 23; BGH GRUR 2000, 688 – Graustu-
fenbild).


3. Für die vorliegende Teilanmeldung ist das Deutsche Patent- und Marken-
amt zuständig.

Grundsätzlich ist bei einem Erteilungsbeschwerdeverfahren das Bundespatentge-
richt auch für die Teilungserklärung zuständig (vgl. oben) und zur Entscheidung
über die Teilungsanmeldung berufen, da der Gegenstand der Teilanmeldung mit
der Beschwerde in der Beschwerdeinstanz angefallen ist und in der Verfahrens-
lage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stammanmeldung vor der Teilung
befunden hat (vgl. Schulte, a. a. O., § 39 Rdnr. 35; Busse, PatG, 7. Aufl., § 39
Rdnr. 27; BGH GRUR 1999, 148 – Informationsträger, III.1b). Allerdings war vor-
liegend im Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim Bundespatentge-
richt am 17. Februar 2017 bereits die nach Schluss der mündlichen Verhandlung
verkündete Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin in der Stamman-
meldung gefallen. Das steht zwar der Wirksamkeit der rechtzeitig und bei der zu-
ständigen Stelle abgegebenen Teilungserklärung nicht entgegen. Bei einer Teilan-
meldung, die erst nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkün-
dung der Entscheidung entstanden ist, hat der Senat allerdings keine Möglichkeit
(mehr), sie weiterzubehandeln, denn es fehlt insoweit an einer beschwerdefähigen
Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts, gegen die sich die Anmel-
derin wendet. In einem solchermaßen gearteten Fall liegt daher die Zuständigkeit
für die Bearbeitung der Teilanmeldung – abweichend von den in der Entscheidung
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„Informationsträger“ (a. a. O.) aufgestellten Grundsätzen zur Teilung im Erteilungs-
beschwerdeverfahren – originär bei der Prüfungsstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts.


Dr. Morawek Eder Dr. Thum-Rung Dr. Forkel


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