BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 17 W (pat) 38/14 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 8. November 2016 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 102 61 155 … - 2 - … hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und des Richters Dipl.-Ing. Hoffmann beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf die am 20. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-gangene Patentanmeldung 102 61 155.6 der L…GmbH in W… ist am 8. Dezember 2009 durch Beschluss der Prüfungsstelle für Klas- se G02B das Patent unter der Bezeichnung „Verfahren zur Detektion eines Objekts mit einem konfokalen Rastermikroskop und konfokales Rastermikroskop zur Detektion eines Objekts“ erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 6. Mai 2010. Gegen das Patent ist am 6. August 2010 Einspruch erhoben worden. Die Einspre-chende hat hinsichtlich des Patentgegenstandes mangelnde Neuheit und man-- 3 - gelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1, 3 und 4 PatG). Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden widersprochen. Die Patentabteilung 51 hat mit Beschluss vom 12. Juni 2014 das Patent widerru-fen, da der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gegen diesen Beschluss wendet sich die Patentinhaberin mit der Beschwerde. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragt, den angegriffenen Beschluss aufzuheben und gemäß Hauptantrag das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit Patent-ansprüchen 1 bis 7 vom 2. November 2016, hinsichtlich Beschreibung und Zeichnungen mit Figuren wie erteilt; gemäß Hilfsantrag 1 das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit Patent-ansprüchen 1 bis 7 vom 2. November 2016, im Übrigen wie Hauptantrag; gemäß Hilfsantrag 2 das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit Patent-ansprüchen 1 bis 5 vom 2. November 2016, im Übrigen wie Hauptantrag; gemäß Hilfsantrag 3 das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten mit Patent-ansprüchen 1 bis 4 vom 2. November 2016, im Übrigen wie Hauptantrag. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. - 4 - Im Einspruchsverfahren sind folgende Druckschriften und Unterlagen genannt und eingereicht worden: D1: DE 101 26 286 A1 D2: DE 100 39 248 C2 E1: Becker W., Bergmann A., König K., Tirlapur U.: „Picosecond Fluores-cence Lifetime Microscopy by TCSPC Imaging”, in: Multiphoton Micros-copy in the Biomedical Sciences, Proceedings of SPIE Vol. 4262 (2001), Seiten 414-419, und Becker W., Bergmann A., König K., Tirlapur U.: „Picosecond Fluorescence Lifetime Microscopy by TCSPC Imaging”, in SPIE BIOS 2001, Multiphoton Microscopy in the Biomedical Sciences, Seiten 1-4 E2: DE 693 28 986 T2 (Übersetzung der europäischen Patentschrift EP 0 564 178 B1). Der erteilte, geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet (unter Hinzufü-gung einer Merkmalsgliederung): 1a) Verfahren zur Detektion eines Objekts (3, 4) mit einem konfokalen Rastermikroskop, 1b) wobei das Objekt (3, 4) entlang einer Richtung mit einer vorgebbaren Rastergeschwindigkeit und entlang einer anderen Richtung mit einer lang-sameren Rastergeschwindigkeit jeweils bidirektional abgerastert wird 1c) und hierdurch Objektinformationen des Objekts (3, 4) detektiert und einzelnen Bildelementen (25) zugeordnet werden - 5 - 1d) und wobei die Zuordnung der Objektinformationen zu den jeweiligen Bildelementen (25) in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf des Rastervor-gangs erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass 1e) jedem einzelnen Bildelement (25) eine Zeitinformation zugeordnet wird und dass die Zeitinformation den Zeitpunkt umfasst, an dem der dem Bildelement (25) entsprechende Objektbereich abgerastert wurde. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist angefügt, dass 1f) die Zuordnung der Zeitinformation unter Berücksichtigung des tat-sächlichen Rastervorgangs erfolgt. Zusätzlich ist im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 angefügt, dass 1g) die Berücksichtigung des tatsächlichen Rastervorgangs unter Zuhil-fenahme eines Steuersignals für eine Rastereinrichtung des Rastermikros-kops oder anhand eines von einer Rastereinrichtung des Rastermikros-kops erzeugten Referenzsignals erfolgt. Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist gegenüber dem Anspruch 1 des Hilfsan-trags 2 das Merkmal 1e) ersetzt durch 1e') jedem einzelnen Bildelement (25) eine Zeitinformation in Echtzeit zugeordnet wird und dass die Zeitinformation den Zeitpunkt umfasst, an dem der dem Bildelement (25) entsprechende Objektbereich abgerastert wurde. - 6 - Zu den jeweiligen nebengeordneten Patentansprüchen, den jeweiligen Unteran-sprüchen und den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die Beschwerde ist rechtzeitig eingegangen und auch sonst zulässig. Sie hat jedoch keinen Erfolg, da die Gegenstände des jeweiligen Anspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Der vorangegangene Einspruch war ebenfalls (unbestritten) zulässig. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Detektion eines Objekts mit einem konfokalen Rastermikroskop sowie ein konfokales Rastermikroskop zur Detektion eines Objekts (Abs. [0001]). Verfahren zur Detektion eines Objekts mit einem konfokalen Rastermikroskop der eingangs genannten Art seien aus der Praxis bekannt, wobei ein zu untersuchen-des Objekt mit einem fokussierten Lichtstrahl und mit Hilfe von zwei Blenden abgerastert werde. Der Fokus des Lichtstrahls werde mit der Rastereinrichtung in der Fokalebene der Mikroskopoptik bewegt. Hierzu würden üblicherweise zwei verkippbare Spiegel (etwa Galvanometer-Spiegel) mit senkrecht aufeinander ste-henden Ablenkachsen verwendet, so dass ein Spiegel in X- und der andere in Y-Richtung ablenke. Üblicherweise werde der X-Spiegel mit einer vorgebbaren Geschwindigkeit bewegt, der Y-Spiegel mit einer hierzu verglichenen langsameren Geschwindigkeit, so dass das Objekt entlang der X-Richtung und entlang der Y-Richtung des Lichtstrahls mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgerastert werde. Der Rastervorgang könne in einer oder beiden Richtungen bidirektional erfolgen (Patentschrift Abs. [0003] bis [0006]). - 7 - Das von der Probe kommende Fluoreszenz- oder Reflexionslicht gelange über dieselben Scanspiegel zurück zum Strahlteiler und passiere diesen, um anschlie-ßend auf eine Detektionslochblende fokussiert zu werden, hinter der sich ein oder mehrere Detektoren befänden. Detektionslicht, das nicht direkt aus der Fokusre-gion der Mikroskopoptik stamme, nehme einen anderen Lichtweg und passiere die Detektionslochblende nicht, so dass man eine Punktinformation des mit dem fokussierten Lichtstrahl beleuchteten Objektbereichs erhalte, die durch Abrastern des Objekts zu einem zwei- oder dreidimensionalen Bild führe (Abs. [0007]). Aus den detektierten Objektinformationen könne zusammen mit den zugehörigen Rasterpositionen der Spiegel der Rastereinrichtung – und somit der Rasterposi-tionen des Beleuchtungslichtstrahls – eindeutig ein zweidimensionales Bild zu-sammengesetzt und abgespeichert werden. Üblicherweise würden zur Zuordnung der Objektinformationen zu den einzelnen Bildelementen die Zustandsdaten der Verstellelemente der Spiegel der Rastereinrichtung mitgelesen. Die Zuordnung erfolge derart, dass zu Beginn einer jeden abgerasterten Bildzeile der Zeilenzuord-nungsvorgang beginne und die mit einem Detektor detektierten Objektinforma-tionen in einzelnen Zeitintervallen aufintegriert würden. Jedem Zeitintervall ent-spreche ein Bildelement der abgerasterten Zeile. Die Dauer eines jeden solchen Zeitintervalls sei hierbei konstant und ergebe sich aus der Anzahl der Bildelemente pro Zeile und der Dauer, die der Zeilenrastervorgang in Anspruch nehme (Abs. [0008]). Hohe Rastergeschwindigkeiten könnten beispielsweise dadurch erreicht werden, dass entlang beiden Rasterrichtungen bidirektional gerastert werde. Bei hohen Rastergeschwindigkeiten habe sich jedoch gezeigt, dass Objektbereiche am obe-ren oder unteren Bildrand bezogen zur Richtung der langsamen Rastergeschwin-digkeit Ortsfehler aufwiesen, die eine Abweichung von etwa 25% im Verhältnis zum mittleren Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bildern aufwiesen. Diese Fehlerquelle werde insbesondere dann erhöht, wenn ein lebendes, sich bewegendes Objekt abgerastert werde (Abs. [0009]). - 8 - Der Erfindung soll die Aufgabe zugrunde liegen, ein Verfahren und ein konfokales Rastermikroskop der gattungsbildenden Art anzugeben und weiterzubilden, bei dem die bei hohen Rastergeschwindigkeiten üblicherweise auftretenden Fehler vermieden werden (Abs. [0014]). Um dies zu erreichen, schlägt die Streitpatentschrift das Folgende vor: Ausgegangen wird von einem konfokalen Rastermikroskop zur Abrasterung eines Objekts (Fig. 3), mit einem Laser (14), dessen Licht über bewegte Abtastspiegel (Rastereinrichtung 18) auf das Objekt (3, 4) fällt, wobei das vom Objekt zurück-kommende Licht in einem Detektor (22) mit nachgeschalteter Steuereinheit (24) detektiert wird; hierbei wird in beiden Rasterrichtungen bidirektional abgetastet (Merkmale 1a), 1b), 1c)). In einem solchen Mikroskop verläuft die Zuordnung zwischen abgetasteter Orts-koordinate und Zeitkoordinate beim Rastervorgang (bei den verwendeten Gal-vanometer-Spiegeln) nicht völlig linear, sondern ungefähr entsprechend dem mitt-leren Teil einer Sinuskurve (Fig. 1), d. h. der Abtastlichtstrahl bewegt sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit. Die sich hierdurch ergebenden Bildverzerrungen sol-len vermieden werden. Zu diesem Zweck erfolgt die Zuordnung der gemessenen Objektinformationen zu den Bildelementen nicht in zeitlich konstanten Abtastinter-vallen, sondern angepasst an den zeitlichen Verlauf des Rastervorgangs (Merk-mal 1d)), d. h. derart, dass in konstanten Orts- (nicht Zeit-) Intervallen (entspre-chend den örtlich gleich beabstandeten Bildelementen des Bildes) gerastert wird. Jedem Bildelement wird dabei eine Zeitinformation zugeordnet mit dem Zeitpunkt, an dem der dem Bildelement entsprechende Objektbereich tatsächlich abgerastert wurde (Merkmale 1e), 1f)). Die Berücksichtigung des tatsächlichen Rastervor-gangs soll unter Zuhilfenahme eines Steuersignals für eine Rastereinrichtung des Rastermikroskops oder anhand eines von einer Rastereinrichtung des Raster-mikroskops erzeugten Referenzsignals erfolgen (Merkmal 1g)), und zwar gemäß Merkmal 1e') in Echtzeit. - 9 - Als Fachmann ist hier ein Physiker oder ein Ingenieur der Feinwerktechnik mit guten Kenntnissen auf dem Gebiet der Optik und Erfahrung in der Entwicklung von Mikroskopen, insbesondere Rastermikroskopen anzusehen. 2. Die Gegenstände des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag und gemäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 beruhen nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Sie waren nämlich ausgehend vom aus der Druckschrift E2 Bekannten und unter Berücksichtigung der Hinweise in D1 für den Fachmann naheliegend. Die Druckschrift E2 beschreibt ein konfokales Rastermikroskop und ein entspre-chendes Detektionsverfahren (Fig. 1), wobei ein Objekt (16) mit Hilfe eines Lasers (1) und zweier beweglicher Abtastspiegel (9, 10) in zwei Richtungen abge-tastet wird, und zwar in der schnelleren Richtung bidirektional und in der lang-sameren Richtung unidirektional (Fig. 2, S. 5 Z. 28 bis 30) – Merkmale 1a), tei-lweise 1b). Dadurch werden Informationen über das abgetastete Objekt (16 in Fig. 1) in zwei Detektoren (22, 26) detektiert, einzelnen Bildelementen zugeordnet und auf einem Bildschirm (31) dargestellt – Merkmal 1c). Da die bidirektionale Abtastung über den Abtastspiegel (9) in der schnelleren horizontalen Richtung ungleichmäßig ist (Fig. 4), wird über einen weiteren Laserstrahl (RB), der vom horizontalen Abtastspiegel (9) reflektiert wird, weitere optische Elemente (41 bis 45) und eine Sensorik mit Zeitsteuerschaltung (46, 47) ein ungleichmäßig getakte-tes Taktsignal SC erzeugt (vgl. S. 7 Abs. 1 und 2 i. V. m. Fig. 5), das zur Ansteue-rung der Datenaufnahme (in den Photovervielfachern 22, 26 mit A/D-Wandlern 23, 27) für die Bildelemente verwendet wird und die auf der Bewegung des horizonta-len Abtastspiegels beruhenden Ungleichmäßigkeiten kompensiert, so dass die Probe linear, in gleichen Ortsintervallen abgetastet wird (S. 6 Abs. 4, S. 7 Abs. 2). Somit werden jedem Bildelement in Abhängigkeit vom zeitlichen Verlauf des Ras-tervorgangs Objektinformationen zugeordnet – Merkmal 1d). Da während der Abtastung zur Zuordnung von Objektinformation zu jedem Bildele-ment eine Zeitinformation (des Taktsignals SC) über den Abtastzeitpunkt des ent-- 10 - sprechenden Objektbereichs verwendet wird und diese somit (zumindest kurzzei-tig) dem Bildelement zugeordnet ist, wobei die Zuordnung in Echtzeit über eine entsprechende Schaltung (Zeitsteuerschaltung 47 in Fig. 1) erfolgt, sind die Merk-male 1e), 1e') und 1f) erfüllt (eine längerfristige Speicherung erfordern diese Merk-male nicht). Wie oben erläutert, erfolgt die Ansteuerung der Datenaufnahme für die Bildele-mente (Rasterung) und damit die Zuordnung der Objektinformation zu den Bildele-menten anhand des Taktsignals, das die Ungleichmäßigkeiten der Abtastge-schwindigkeit des tatsächlichen Rastervorgangs widerspiegelt und ein von der Rastereinrichtung zur Verfügung gestelltes Referenzsignal darstellt – Merkmal 1g). Ein bidirektionales Scannen in beiden Richtungen ist in E2 nicht ausgewiesen. Der Fachmann ist bei konfokalen Rastermikroskopen wie dem aus E2 bekannten stets bestrebt, die Geschwindigkeit der Datenaufnahme zu verbessern, insbeson-dere mit Blick auf biologische Anwendungen. Aus der Druckschrift D1, welche ebenfalls ein konfokales Rastermikroskop und die dort auftretenden Probleme der nichtlinearen Abtastung beschreibt, erhielt er den Hinweis, dass durch die Nutzung von Hin- und Rücklauf beim bidirektionalen Scannen maximale Bilddatenaufnahmeraten erreicht werden, wobei D1 ein bi-direktionales Scannen in zumindest einer Raumrichtung vorsieht, vgl. D1 Abs. [0021] und Anspruch 12. Dies gibt einen Hinweis auf die Möglichkeit, auch in zwei Raumrichtungen bidirektional abzutasten. Nachdem in E2 (vgl. S. 5 vorle. Abs.) bereits in einer Raumrichtung bidirektional abgetastet wird, lag es gemäß der Anregung in D1 nahe, zur weiteren Erhöhung der Geschwindigkeit auch in der zweiten Richtung bidirektional abzutasten – restli-cher Teil des Merkmals 1b). - 11 - Damit waren die Verfahren gemäß dem jeweiligen Anspruch 1 des Hauptantrags und der Hilfsanträge 1, 2 und 3 für den Fachmann naheliegend. 3. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin wird die Linearisierung in der Ortsab-tastung gemäß E2 nur deshalb durchgeführt, um eine Anpassung an das Stan-dard-NTSC-Format zu erreichen. Dies sei Sinn und Zweck (Aufgabe) der Lehre von E2, nicht eine Elimination von Fehlern aufgrund hoher Geschwindigkeit wie im Streitpatent. Eine Änderung der Geschwindigkeit sei in E2 weder angesprochen noch erwünscht, da damit das NTSC-Format nicht erreichbar sei. Für den Fach-mann habe daher im Verfahren der E2 weder eine Erhöhung der Geschwindigkeit nahegelegen noch überhaupt das Stellen einer Aufgabe, die sich auf Geschwin-digkeit bezieht. Auch werde in E2 kein Referenzsignal erzeugt. Zudem erfolge im Streitpatent die Zuordnung der Zeitinformation zum Bildelement nicht nur für einen kurzen Zeitpunkt, sondern während der Abtastung zur Gewinnung eines (gesam-ten) korrigierten Bildes. Damit könne über den Monitor die momentane Aufnahme betrachtet werden, während in E2 nicht momentane, sondern gespeicherte Bildda-ten angezeigt würden. Dieses Vorbringen konnte zu keiner anderen Beurteilung führen. Die Lehre der E2 betrifft allgemein die Linearisierung des Fluoreszenzsignals in einem konfokalen Mikroskop, um (ebenso wie im Streitpatent) eine getreue, line-are Darstellung einer Probe zu erzeugen (E2 S. 2 Z. 3 bis 5 und Z. 17 bis 20). Das Bild soll (wie üblich) in einem Standard-Videoformat dargestellt werden (S. 2 Z. 1 bis 3), in dem, wie dem Fachmann bewusst war, die Bildpunkte in jeder Richtung in einem Raster mit gleichen Abständen dargestellt werden; auch hier ist kein Unterschied zum Streitpatent erkennbar. Das NTSC-Format ist weder in den allge-meinen Kapiteln „Beschreibung der verwandten Technik“ und „Zusammenfassung der Erfindung“ noch in den Patentansprüchen erwähnt, es wird lediglich im Aus-führungsbeispiel angesprochen (z. B. auf S. 5 Z. 14 und 31 bis 34). Eine Be-schränkung nur auf das NTSC-Format mit einer hiermit verbundenen Einschrän-- 12 - kung der Geschwindigkeit geht aus E2 nicht hervor. Vielmehr ergab sich für den Fachmann der Wunsch nach der Erhöhung der Geschwindigkeit wie oben ausge-führt aus der fachüblichen Anwendung eines konfokalen Mikroskops auf biologi-sche Proben, wobei schnelle Vorgänge beobachtet werden sollen. Des Weiteren entspricht der in E2 erläuterte Abtastvorgang mit der Erzeugung eines die tatsächlichen Verhältnisse in Echtzeit widerspiegelnden Taktsignals SC (Fig. 5), aus welchem die Taktung (Zeitinformation) für die horizontale Abtastung (und damit die Zuordnung von Objektinformationen zu Bildelementen) abgeleitet wird, der streitpatentgemäßen Berücksichtigung des tatsächlichen Rastervorgangs bei der Zuordnung von Objektinformationen und Zeitinformationen zu Bildelemen-ten unter Zuhilfenahme eines von der Rastereinrichtung erzeugten Referenzsig-nals. Eine anderweitige Definition eines Referenzsignals, welche das Taktsignal der E2 ausschließen würde, ist im Streitpatent nicht ersichtlich. Außerdem dient nach der Lehre des Streitpatents (Abs. [0008], [0009] und [0017]) die Zuordnung der Zeitinformation zum Bildelement dem Zweck der korrekten örtli-chen Zuordnung von Objektinformation zum Bildelement. Die Zuordnung der Zeit-information ist damit nur so lange erforderlich, bis die korrekte örtliche Zuordnung für das betreffende Bildelement erfolgt ist, also in der vom jeweiligen Patentan-spruch 1 gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 umfassten Variante „Echtzeit“ nur für eine kurze Zeitspanne. Eben dies geht aus E2 hervor, vgl. das oben zum Taktsignal der E2 und dessen Verwendung Ausgeführte. Im Übrigen bot es sich in E2 an, die während des Abtastvorgangs vorhandene Zeitinformation (Taktsignal SC) auch zu speichern, etwa um im Rahmen eines Tests Informationen über das Zeitverhalten der Scanspiegelabtastung zu gewin-nen, womit auch eine längerfristige Speicherung der Zeitinformation nahegelegen hätte. Zudem erfordert die Darstellung eines Bildes ebenso wie in E2 auch im Streitpa-tent selbstverständlich die Speicherung der Bilddaten, etwa in einem zugehörigen Bildspeicher. Auch diesbezüglich ist kein Unterschied zwischen der Lehre der E2 und der Lehre des Streitpatents ersichtlich. - 13 - 4. Der Anspruch 1 gemäß Hauptantrag hat somit keinen Bestand. Auch der jeweilige Anspruch 1 gemäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 3 hat keinen Bestand. Mit dem jeweiligen Anspruch 1 fallen auch die jeweiligen übrigen Ansprüche, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang von An-spruchssätzen mit den nicht rechtsbeständigen Patentansprüchen 1 begehrt hat (BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II). Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteram-tes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vor-schriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 14 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. Dr. Morawek Eder Dr. Thum-Rung Hoffmann Fa

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