BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



15 W(pat) 10/14
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
10. Juli 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2004 023 262


…










- 2 -
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der mündlichen Verhandlung am 10. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Dr. Wismeth und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.



G r ü n d e

I.

Auf die am 11. Mai 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte
Patentanmeldung der P…AG, 82347 B…, ist
das Patent DE 10 2004 023 262 B4 mit der Bezeichnung

„Verfahren zur Bearbeitung einer Masse mittels Laserbestrahlung und Steuersys-
tem “

erteilt worden. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 9. August 2012.

Patentinhaberin ist mittlerweile die C… GmbH, 07745 J…,
zwischenzeitlich war es die mit der ursprünglichen Anmelderin verschmolzene
C… GmbH.

Die erteilte Fassung der insgesamt 27 Patentansprüche hat folgenden Wortlaut:

- 3 -
- 4 -

- 5 -
- 6 -

- 7 -
Die über die vorstehende, von der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N erteilte Fas-
sung der Patentansprüche hinausgehenden Anträge auf Erteilung eines Patents
waren wegen mangelnder Offenbarung des Anmeldungsgegenstands im Sinne
mangelnder Ausführbarkeit zurückgewiesen worden.

Ihre dagegen eingelegte Beschwerde (Aktenzeichen 15 W (pat) 23/08) hat die
Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung am 13. Februar 2012 vor dem
Bundespatentgericht zurückgenommen.

Auf den Einspruch der Leica Microsystems CMS GmbH, die das Patent wegen
mangelnder Ausführbarkeit, mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tätigkeit angreift, wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 52 im An-
schluss an die Anhörung am 15. Januar 2014 mangels erfinderischer Tätigkeit in
vollem Umfang widerrufen. In ihrer Beschlussbegründung vom 22. Januar 2014
stützt die Patentabteilung den Widerruf des Streitpatents im Wesentlichen auf die
Druckschriften WO 2002/29710 A1 (E01=(1)) und WO 1997/13838 A1 (E03=(2)).

Gegen den Beschluss der Patentabteilung hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz
vom 27. Februar 2014 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Beschluss auf-
zuheben. Sie verteidigt das Patent in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die mit Schriftsatz
vom 24. Oktober 2016 eingereichte Fassung der Patentansprüche als Hilfsan-
trag 2 übernommen und zudem geänderte Fassungen der Patentansprüche ge-
mäß Hilfsanträgen 1, 3, 4 und 5 vorgelegt. Die jeweiligen Patentansprüche 1 der
Anspruchsfassungen der nunmehr geltenden Hilfsanträge 1 bis 5 haben folgenden
Wortlaut:
- 8 -
Hilfsantrag 1














- 9 -
Hilfsantrag 2





- 10 -
Hilfsantrag 3





- 11 -
Hilfsantrag 4








- 12 -
Hilfsantrag 5


- 13 -


Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 52 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2014 aufzuhe-
ben und das Patent 10 2004 023 262 im erteilten Umfang aufrecht
zu erhalten,
hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 27 des Hilfsan-
trages 1, eingereicht in der heutigen mündlichen Verhandlung, be-
schränkt aufrecht zu erhalten,
hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 25 des Hilfsan-
trages 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2016 (Bl. 47
ff. d. A.), beschränkt aufrecht zu erhalten,
hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 25 des Hilfsan-
trages 3, eingereicht in der heutigen mündlichen Verhandlung, be-
schränkt aufrecht zu erhalten,
hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 24 des Hilfsan-
trages 4, eingereicht in der heutigen mündlichen Verhandlung, be-
schränkt aufrecht zu erhalten,
hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 27 des Hilfsan-
trages 5, eingereicht in der heutigen mündlichen Verhandlung, be-
schränkt aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.
- 14 -
Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten
verwiesen.


II.

Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulässig (PatG § 73). Sie hat keinen Erfolg. Der Gegenstand des Streitpatents
in der erteilten Fassung (Hauptantrag) und in den Fassungen der Hilfsanträge 1
bis 5 beruht, sofern noch neu, jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur vereinfachten Bearbeitung,
Separierung und/oder Gewinnung von mikroskopisch kleinen Objekten aus einer
Masse insbesondere biologischer Herkunft (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0001).

a) Patentanspruch 1 nach Hauptantrag betrifft ein

1) Verfahren zur Bearbeitung einer Masse,
1.1) die Masse befindet sich auf einem Träger,

2) die Masse wird durch Bestrahlung mit einem Laserstrahl geschnitten

und/oder

3) ein Objekt der Masse wird von dem Träger zu einer Auffangvorrichtung
transferiert,
4) die Masse ist in mehrere Teile in Form von im Wesentlichen parallelen
Schnitten aufgeteilt,
5) für jeden der Teile der Masse wird jeweils eine Abbildung erzeugt,

6) die Abbildung wird anhand eines Regelsatzes automatisch ausgewertet
- 15 -
7) zur Identifizierung in der Abbildung wiederkehrender Strukturen,

8) ein Bereich der Abbildung wird basierend auf den identifizierten
wiederkehrenden Strukturen automatisch ausgewählt,

9) die Masse wird in dem ausgewählten Bereich geschnitten
und/oder

10) das Objekt der Masse aus dem ausgewählten Bereich wird transferiert.


b) Der Gegenstand des Streitpatents ist in den hilfsweise verteidigten Fassun-
gen des Patentanspruchs 1 durch die nachfolgenden Merkmale weiter ausgebildet
bzw. geändert.

b.1) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 kommen gegenüber Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag hinzu:
5.1) die erzeugte Abbildung ist die Abbildung des Teils auf dem Träger,
7.1) die wiederkehrenden Strukturen werden in mindestens zwei Abbildungen
identifiziert.

b.2) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 kommen gegenüber Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag hinzu:
7.2) die wiederkehrenden Strukturen definieren mindestens jeweils drei Positionen
in mindestens zwei der im Wesentlichen parallelen Schnitte,
7.2.1) Ermittlung von Referenzpunkten bezüglich des Trägers in einem der
Schnitte anhand der mindestens drei Positionen, in Beziehung setzen dieser
Referenzpunkte mit entsprechend ermittelten Referenzpunkten eines anderen der
Schnitte,
- 16 -
7.2.2) Bestimmung einer Transformationsmatrix zum Ineinanderumsetzen von
Positionsangaben des einen Schnittes und Positionsangaben des anderen
Schnittes,
7.2.3) wobei durch die Transformationsmatrix aus den Positionsangaben des
einen Schnittes ein entsprechender Bereich des anderen Schnittes ausfindig
gemacht wird.

b.3) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 werden die gemäß Hilfsanträgen 1
und 2 hinzugenommenen Merkmale 5.1, 7.1, 7.2 bis 7.2.3 kombiniert.

b.4) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 werden die gemäß Hilfsantrag 1
hinzugenommenen Merkmale 5.1 und 7.1 kombiniert mit den Merkmalen
4.1) für mehrere Teile der Masse erfolgt eine selektive Markierung von Strukturen
mit einem jeweils zwischen den Teilen unterschiedlichen Farbstoff,
9.1) das Schneiden des Objekts aus dem ausgewählten Bereich erfolgt bei einem
Teil der Masse, für den keine selektive Markierung von Strukturen vorgenommen
wurde, und/oder
10.1) das Transferieren des Objekts aus dem ausgewählten Bereich erfolgt bei
einem Teil der Masse, für den keine selektive Markierung von Strukturen vorge-
nommen wurde.

b.5) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 werden die gemäß Hilfsantrag 1
hinzugenommenen Merkmale 5.1 und 7.1 kombiniert mit den Merkmalen
8.1) Bestimmen von geometrischen Kenngrößen des ausgewählten Bereichs,
8.2) die Kenngrößen des Bereichs umfassen eine bezüglich des Trägers definierte
Umfangslinie des ausgewählten Bereichs und eine Schnittkurve,
8.3) die Schnittkurve wird basierend auf der Umfangslinie des ausgewählten Be-
reichs berechnet,
8.4) die Schnittkurve ist um mindestens einen vorbestimmten Abstand von der
Umfangslinie des ausgewählten Bereichs beabstandet und umschließt die Um-
fangslinie des ausgewählten Bereichs,
- 17 -
8.5) der vorbestimmte Abstand ist abhängig von den identifizierten wiederkehren-
den Strukturen ausgewählt,
9.2) Erzeugen von Steuersignalen zum automatischen Schneiden der Masse ba-
sierend auf den geometrischen Kenngrößen des ausgewählten Bereichs, und/oder
10.2) Erzeugen von Steuersignalen zum Transferieren des Objekts basierend auf
den geometrischen Kenngrößen des ausgewählten Bereichs.

c) Als Fachmann ist ein Team anzusehen, dem ein Diplom-Ingenieur des Ma-
schinenwesens, ein Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik und/oder Elektronik so-
wie ein Molekularbiologe, Molekularpathologe und/oder Zytologe angehören, die
mit Verfahren zur Laser-Mikrodissektion und zur Bildanalyse befasst und vertraut
sind.

2. Die Anspruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 5 erge-
ben sich unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen sowie aus der Streitpa-
tentschrift, so dass Offenbarung und Zulässigkeit anzuerkennen sind.

a) Die Patentansprüche 1 bis 27 der erteilten Fassung (Hauptantrag) ergeben
sich unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen (Anspr 1 aus urspr Anspr 21
i. V. m. urspr Anspr 23, 29; Anspr 2 bis 13 aus urspr Anspr 22, 23, 25 bis 28, 30
bis 35; Anspr 14 bis 27 aus urspr Anspr 2 bis 12, 14 bis 17).

b) Die in dem jeweiligen Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 1 bis 5
hinzugenommenen Merkmale ergeben sich sowohl aus den ursprünglichen Un-
terlagen als auch aus der Streitpatentschrift:
Merkmale 5.1 und 7.1 (vgl. urspr. Unterl. S. 5 Z. 16 bis 18, S 27 Z 11 bis 13;
DE 10 2004 023 262 B4 [0018] Satz 1, [0099] Satz 3),
Merkmale 7.2 bis 7.2.3 (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 32 u. 33 i. V. m. S. 13 Z. 16 bis
19; DE 10 2004 023 262 B4 Anspr. 10 u. 11 i. V. m. [0032]),
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Merkmale 4.1, 9.1, 10.1 (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 25 bis 27 i. V. m. S. 12 Z. 1 bis
8, S. 29 Z. 9 bis 30; DE 10 2004 023 262 B4 Anspr. 4 bis 6 i. V. m. [0026], [0027],
[0107], [0108]),
Merkmale 8.1 bis 8.5, 9.2, 10.2 (vgl. urspr. Unterl. Anspr. 35 u. 36 i. V. m. Anspr. 5
bis 9; DE 10 2004 023 262 B4 Anspr. 13, 16 bis 20).

Wegen der Offenbarung und Zulässigkeit der jeweils darauf rückbezogenen Un-
teransprüche, die den Patentansprüchen 2 bis 27 der erteilten Fassung – soweit
nicht in den Patentanspruch 1 des jeweiligen Hilfsantrags aufgenommen – ent-
sprechen, wird auf den vorstehenden Abschnitt 2.a verwiesen.

c) Den in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Einwänden zur
Offenbarung sowohl der gegenüber der ursprünglichen Anspruchsfassung neu
gestalteten erteilten Fassung der Verfahrensansprüche als auch insbesondere zur
Offenbarung des Merkmals 4.1 des Hilfsantrags 4 kann der Senat nicht beitreten.

Die ursprüngliche Anspruchsfassung wurde im Verlauf des Prüfungs- und Ein-
spruchsverfahrens umstrukturiert, um den Bedenken der Prüfungsstelle zur Ein-
heitlichkeit der beiden Verfahren der zueinander in Nebenordnung stehenden ur-
sprünglichen Ansprüche 1 und 21 Rechnung zu tragen.

Während im Erteilungsverfahren die Möglichkeiten zur Änderung der (ursprüngli-
chen) Anspruchsfassung, wie vorliegend geschehen, im Rahmen der ursprüngli-
chen Gesamtoffenbarung sehr groß sind, sind Änderungen nach der Patentertei-
lung im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren nur in begrenztem Um-
fang zulässig (Zäsurwirkung der Patenterteilung).

Die im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren vorgenommenen Ände-
rungen gehen aus von der erteilten Anspruchsfassung der
DE 10 2004 023 262 B4, die nurmehr Patentanspruch 1 als unabhängigen Haupt-
anspruch aufweist. Die in den hilfsweise verteidigten Fassungen vorgenommenen
- 19 -
Änderungen ergeben sich, wie vorstehend unter b) ausgeführt, unmittelbar aus der
erteilten Fassung und haben wie diese ihre gesicherte Offenbarungsbasis in den
ursprünglichen Unterlagen.

Das speziell bemängelte Merkmal 4.1 des Hilfsantrags 4, dass für mehrere Teile
der Masse eine selektive Markierung von Strukturen mit einem jeweils zwischen
den Teilen unterschiedlichen Farbstoff erfolgt, lässt sich aus der Beschreibung des
Streitpatents herleiten (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 [0107]). Demnach werden in
den Abbildungen (der Gewebeschnitte bzw. Teile der Masse) weitere Strukturen
mittels einer Färbung hervorgehoben, wobei für zwei Abbildungen jeweils eine
unterschiedliche selektive Färbung mit unterschiedlichen Farbstoffen durchgeführt
wird (vgl. [0107] Satz 2 i. V. m. Satz 4).

3. Das streitpatentgemäße Verfahren zur Bearbeitung einer Masse ist auch
ausführbar.

a) Die Einsprechende hat im Einspruchsschriftsatz vom 8. November 2012
Bedenken zur Ausführbarkeit vorgebracht und zwar hinsichtlich der automatischen
Auswertung bzw. der automatischen Auswahl (vgl. Merkmale 6 bis 8), insbeson-
dere falls diese Schritte über eine routinemäßige – und damit nicht erfinderische –
Automatisierung durch Bildanalyse und die entsprechende Laseransteuerung hin-
ausgingen. Denn solche Verfahren seien nicht ausreichend offenbart.

Ähnliches gelte auch für den Regelsatz selbst (vgl. Merkmal 6) sowie für den Weg
zur Erstellung der Transformationsmatrix (vgl. Merkmale 7.2.2 und 7.2.3). Spezi-
elle Verfahren, die über einfache übliche Bildauswertungsverfahren hinausgingen
und gegebenenfalls die erfinderische Tätigkeit begründen könnten, gehen dage-
gen aus dem Streitpatent nicht hervor und seien demnach nicht offenbart.

b) Mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 21. Januar 2008
wurden der seinerzeit geltende Hauptantrag und der seinerzeit geltende Hilfsan-
trag 1 mangels Ausführbarkeit zurückgewiesen. Das Steuersystem gemäß An-
- 20 -
spruch 28 sei in den ursprünglichen Unterlagen nicht in dem für den Fachmann
notwendigen Ausmaß offenbart, um das Steuersystem bereitzustellen und das
damit gesteuerte Verfahren auszuführen. Das Steuersystem sei zwar in Bezug auf
dessen Wirkung charakterisiert, darüber hinaus sei jedoch lediglich angegeben,
dass es in der Lage sei, das äußerst komplexe und keineswegs triviale Verfahren
gemäß Ansprüchen 1 bis 27 auszuführen. Insbesondere mit welchen einzelnen
Schritten und Algorithmen durch Zusammenwirkung von Signalen empfangenden
und Signalen abgebenden Mitteln dies zu bewerkstelligen sei, werde nicht be-
schrieben.

Es fehlten somit die konkrete Angabe der Mittel, welche die Signale aufnehmen,
verarbeiten oder abgeben, ferner fehle der im Steuersystem verwendete Pro-
grammcode/Programmalgorithmus/Quellcode mit der Folge, dass der Fachmann
zur Ausführung der Lehre betreffend das Steuersystem nicht ohne weiteres in der
Lage sei (vgl. Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom
21. Januar 2008 S. 3 III.).

c) Die Patenterteilung gemäß dem damaligen Hilfsantrag 2, nachdem
Patentanspruch 28 betreffend ein Steuersystem aus diesem Antrag gestrichen
worden war, steht im Widerspruch zu dem Zurückweisungsgrund mangelnder
Ausführbarkeit der Gegenstände des Haupt- und Hilfsantrags 1 des Erteilungsbe-
schlusses vom 21. Januar 2008. Denn auch zur Durchführung des Verfahrens
gemäß Patentanspruch 1 erteilter Fassung bedarf es selbstverständlich eines
Steuersystems einschließlich geeigneter Steuermittel (vgl. z. B. Anspr. 13 le. Abs.,
Anspr. 21 bis 23).

Entweder gelingt es dem Fachmann, das automatisierte und zwangläufig mittels
eines geeigneten Steuersystems und damit der anspruchsgemäßen Automatisie-
rung auszugestaltende Verfahren der Ansprüche 1 bis 27 erteilter Fassung
(Hauptantrag) mit den offenbarten Mitteln auszuführen, oder der Fachmann
scheitert selbst unter Zuhilfenahme seines Wissens und Könnens.
- 21 -
d) Nach Ansicht des Senats sind die vom Bundesgerichtshof an die
Ausführbarkeit einer Erfindung zu stellenden Anforderungen vorliegend erfüllt.
Danach ist lediglich ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung zu offenba-
ren (BGH GRUR 2001, 813, Rdnrn. 87 und 88 - Taxol). Dies bedeutet, die in dem
Patent enthaltenen Angaben müssen dem fachkundigen Leser so viel an techni-
scher Information vermitteln, dass er mit seinem Wissen und seinem Können in
der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszuführen (vgl. BGH GRUR 2010, 916,
Rdnr. 17 - Klammernahtgerät).
Das ist hier der Fall.

d.1) Die insbesondere hinsichtlich der Automatisierung angegriffene Ausführbar-
keit ist für die betreffenden Merkmale 6 bis 8 der erteilten Fassung (Hauptantrag)
und der Fassung des Hilfsantrags 1 ohne Weiteres gegeben, da die hierzu und
zweckgerichtet auf die Ausführung gemäß den Merkmalen 9 und 10 erforderlichen
Programme und/oder Steuermittel bzw. Steuersysteme nicht über übliche bildge-
bende, bilderkennende und bildauswertende Methoden des Standes der Technik
hinausgehen (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0023 bis 0027, 0078, 0079,
0099 i. V. m. 0119, 0120 z. B. m. WO 02/29710 A1 (1) bzw. (E01) S. 6 Z. 23
bis 29, insbes. Z. 28 bis 29, WO 97/29355 A1 (3) bzw. (E10) S. 5 le. Abs. bis S. 6
Abs. 1, insbes. S. 6 Z. 1 bis 2, i. V. m. S. 8 Abs. 1, WO 03/36266 A1 (5) bzw.
(E05) S. 4 Z. 23 bis S. 6 Z. 21, insbes. S. 5 Z. 8 bis 10 und S. 6 Z. 10 bis 21).

d.2) Die hinzugenommenen Merkmale der Hilfsanträge 2 bis 5, soweit diese die
automatisierte Ausführung und die hierzu erforderlichen Steuermittel bzw. Steuer-
systeme betreffen, gehen – unter Berücksichtigung der Beschreibung des Streit-
patents (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0023, 0024, 0030 bis 0037, 0078 bis
0082, 0105 bis 0120) – nicht über fachübliche Vorgehensweisen und Hilfs-
mittel des Standes der Technik hinaus (vgl. z. B. Streicher, J. et al. Anat. Rec. 248
(1997) 583 bis 602 (6) bzw. (E08) S. 584 bis 587 Materials and Methods i. V. m.
S. 596 li. Sp. Abs. 2 und 3, WO 97/13838 A1 (2) bzw. (E03) S. 5 Z. 32 bis S. 6
Z. 3, S. 8 Z. 24 bis 31, S. 9 Z. 34 bis 36 i. V. m. z. B. Häder, D.P. Image Analysis:
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Methods and Applications, CRC, Boca Raton 2001 (F01) sowie den seitens der
Einsprechenden und Beschwerdegegnerin eingeführten Beschluss des Bundespa-
tentgerichts 15 W (pat) 10/08 S. 15 le. Abs. bis S. 16 Abs. 1, insbes. vorle. und le.
Satz).

Die Ausführbarkeit des streitpatentgemäßen Verfahrens ist deshalb auch in diesen
hilfweise verteidigten Fassung gegeben.

d.3) Dieses für die Ausführung der Lehre des Streitpatents erforderliche
Fachwissen, ist im Folgenden auch der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer
Tätigkeit zugrunde zu legen. Das streitpatentgemäße Verfahren ist – unter Be-
rücksichtigung des Wissens und Könnens des Fachmanns – zwar ausführbar, je-
doch ist in dem explizit Offenbarten in Verbindung mit der notwendigen Fachkunde
jedenfalls kein Überschuss gegenüber dem Stand der Technik zu erkennen. Des-
wegen ist gerade mit den hinsichtlich ihrer Ausführbarkeit angegriffenen Merkma-
len 6 bis 8 eine Abgrenzung der streitpatentgemäßen Lehre in der beanspruchten
Fassung von der Lehre der vorgebrachten gattungsgemäßen Druckschriften nicht
möglich.

4. Das streitpatentgemäße Verfahren in den Fassungen nach Hauptantrag
und nach Hilfsanträgen 1 bis 5, das zwar ausführbar ist, weist gegenüber dem
Stand der Technik nicht die erforderliche Patentfähigkeit auf.

Zur Beurteilung der Patentfähigkeit sind – unter Berücksichtigung des schriftsätzli-
chen und mündlichen Vortrags im Beschwerdeverfahren – von den im Verlauf der
Verfahren vor der Prüfungsstelle und der Patentabteilung vorgebrachten Druck-
schriften insbesondere

(1) WO 02/29710 A1 (E01)
(2) WO 97/13838 A1 (E03)
- 23 -
(3) WO 97/29355 A1 (E10)
(4) Wong, M.H. et al., Proc.Natl.Acad.Sci. USA 97 (2000) 12601 bis 12606
(E04)
(5) WO 03/036266 A1 (E05)
(6) Streicher, J. et al., Anat. Rec. 248 (1997) 583 bis 602 (E08)
(7) Mouledous, L. et al., Proteomics 3 (2003) 610 bis 615 (E02)
(8) Ongaro, I. et al., Anat. Rec. 229 (1991) 285 bis 289 (E09)
heranzuziehen.

a) Dem Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung (Hauptantrag)
und in der Fassung des Hilfsantrags 1 mangelt es gegenüber dem Inhalt der
Druckschrift (1) bereits an der erforderlichen Neuheit.

a.1) Aus der Druckschrift (1), die ausweislich ihrer Bezeichnung eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Abtrennung von (Volumen)Teilen eines Materials und
damit ein Verfahren der Gattung des Streitpatents betrifft (Merkmal 1), geht her-
vor, dass von den durch übliche Parallelschnitte erhaltenen Massenteilen bzw.
Gewebeschnitten, die auf einem Träger aufgebracht sind, Abbildungen erzeugt,
darin biologische Objekte identifiziert, mittels eines Lasers aus den Masseteilen
bzw. Gewebeschnitten ausgeschnitten und zu einem Auffanggefäß transferiert
werden (vgl. (1) Anspr. 17 i. V. m. S. 3 Z. 2 bis S. 4 Z. 3, S. 10 Z. 2 bis 15, S. 14
Z. 4 bis S. 15 Z. 21, S. 16 Z. 3 bis 7 – Merkmal 1 bis 5, 9 und 10). Eine Auswer-
tung und Identifizierung wiederkehrender Strukturen, beispielsweise bestimmter
Zelltypen, erfolgt nach bestimmten objektiven üblichen Kriterien, beispielsweise
anhand von Objektformen und/oder (An)Färbungen (vgl. (1) S. 10 Z. 27 bis S. 11
Z. 25), was nichts anderes als eine Auswertung anhand eines Regelsatzes zur
Identifizierung wiederkehrender Strukturen im breitest ausgelegten Wortsinn des
streitpatentgemäßen Verfahrens bedeutet (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 z. B.
- 24 -
0016, 0017 i. V. m. 0089 bis 0093, 0106, 0118 – Merkmale 6 und 7).
Denn das streitpatentgemäße automatische Auswertesystem zur Identifizierung
wiederkehrender Strukturen verwendet – mangels anderweitiger Offenbarung –
übliche Bildverarbeitungsmittel, wobei die Auswahl bzw. Selektion beispielsweise
von Zellstrukturen eines bestimmten Gewebetyps zwecks nachfolgender Separa-
tion sich bestimmter anspruchsgemäß weder festgelegter noch eingeschränkter
Regelsätze, beispielsweise auf Basis von Farb- oder Helligkeitskontrasten (nach
selektiver Anfärbung) bedient (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 z. B. 0047 i. V. m.
0050, 0016, 0017).

Aus der Druckschrift (1) ergibt sich deshalb (in vergleichbarer Weise wie im Streit-
patent) auch die Möglichkeit einer automatischen Durchführung als bevorzugte
Ausgestaltung (vgl. (1) S. 5 Z. 6 bis 16 i. V. m. S. 13 Z. 15 bis S. 14 Z. 3 „compu-
tationally defining“, S. 18 Z. 3 bis 10) ebenso wie das Ausschneiden der gesuch-
ten Strukturen, beispielsweise Zelltypen, aus dem Masseteil und deren Transfer
zur weiteren analytischen Untersuchung (vgl. (1) S. 5 Z. 13 bis 16 i. V. m. S. 15
Z. 16 bis S. 16 Z. 2 und Figs. 3a bis 3c) – Merkmale 6 bis 8 sowie 9 bis 10.

Angaben über die konkrete Ausgestaltung, insbesondere hinsichtlich der zur
Durchführung eines automatisierten Verfahrens erforderlichen Software fehlen im
Streitpatent ebenso wie in der Druckschrift (1), so dass in dem bloßen Automati-
sierungsziel des Patentanspruchs 1 kein neuheitsbegründender Aspekt zu erken-
nen ist. Dies gilt auch für die automatisierte Auswertung einer Abbildung anhand
eines anspruchsgemäß weder festgelegten noch eingeschränkten Regelsatzes
gemäß Merkmal 6.
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) hat deswegen mangels
Neuheit keinen Bestand.

a.2) Auch die in Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 hinzugenommenen Merk-
male 5.1 und 7.1 vermögen dem Gegenstand des Streitpatents in der Fassung
dieser Hilfsanträge nicht zur Neuheit verhelfen. Denn auch gemäß (1) ist die er-
- 25 -
zeugte Abbildung die(jenige) Abbildung des Teils der Masse bzw. des Gewebe-
schnitts auf dem Träger (vgl. (1) S. 10 Z. 12 bis 29 insbes Z. 25 bis 26 – Merkmal
5.1) und die wiederkehrenden Strukturen werden in mindestens zwei Abbildungen
identifiziert (vgl. (1) Fig. 3 A bis C i. V. m. S. 6 Z. 23 bis 29, S. 11 Z. 6 bis 12, S. 13
Z 7 bis 10, und S. 14 Z 18 bis S. 16 Z. 2 – Merkmal 7.1).

Auch Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist deshalb mangels Neuheit nicht ge-
währbar.

a.3) Dem Vorbringen der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, wonach aus
(1) die Erkennung bzw. Identifizierung wiederkehrender Strukturen im Sinne der
streitpatentgemäßen Merkmale 7 und 8 nicht zu entnehmen sei, kann sich der Se-
nat nicht anschließen. Wenngleich aus (1) nicht ausschließlich eine Vorgehens-
weise zur Identifizierung wiederkehrender Strukturen hervorgeht, ergibt sich dar-
aus unmittelbar auch die konkrete Ausführungsform, dass Abbildungen von geträ-
gerten Gewebeschnitten in aufeinanderfolgender Weise nach jedem Schnitt oder
von den gesammelten und archivierten Schnitten im Nachhinein erstellt werden,
und damit die Abfolge der Verfahrensschritte des Patentanspruchs 1 der erteilten
Fassung (vgl. (1) S. 6 Z. 26 bis 29 i. V. m. S. 10 Z. 1 bis S. 11 Z. 20, insbes. S. 10
Z. 12 bis 13, Z. 27 bis 29, und Fig. 1 Schritte 10, 20, 50)

Diesbezüglich nicht anders zu beurteilen sind die Merkmale 7 und 8 wegen der
gegenständlichen Mehrdeutigkeit des Begriffs der zu identifizierenden wiederkeh-
renden Strukturen. Denn schon aus dem Streitpatent ergeben sich zwei Bedeu-
tungen für die zu identifizierenden wiederkehrenden Strukturen, zum einen ähnli-
che Strukturen im Sinne von Zellkernen, Zellmembranen, ganzen Zellen oder Zell-
gruppen einer biologischen Masse in der Abbildung eines Gewebeschnittes bzw.
Teils der Masse (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0018, 0023 bis 0026 i. V. m.
0078, 0079 und Fig. 2), zum anderen künstlich erzeugte bzw. herbeigeführte
Strukturen, beispielsweise Lochbohrungen (vgl. DE 10 2004 023 262 0023
Satz 3 i. V. m. 0105 bis 0111 i. V. m. Fig. 8 A bis D und 0115, 0116 i. V. m.
- 26 -
Fig. 9 B). Das Nebeneinander der beiden Begriffsbedeutungen bei der Identifizie-
rung wiederkehrender Strukturen in Gewebsschnitten einer biologischen Masse
ergibt sich ebenso bereits aus dem Stand der Technik, wonach in den Abbildun-
gen sowohl die sich durch die biologische Masse erstreckenden biologischen
Strukturen, z. B. Blutgefässe, als auch Lochbohrungen als Referenzpunkte zu er-
kennen sind (vgl. (8) z. B. Abstract i. V. m. Fig. 3 und 4).

Deshalb ist das streitpatentgemäße Verfahren in den Fassungen des Haupt- und
Hilfsantrags 1 selbst bei anderer Leseart des Begriffs der zu identifizierenden wie-
derkehrenden Strukturen von der Lehre der Druckschrift (1) umfasst.

b) Ungeachtet dessen beruht der Gegenstand des Streitpatents in den nach
Haupt- und Hilfsanträgen verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 jeden-
falls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b.1) In die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist die dem Streitpatent zu-
grunde liegende Aufgabe einzubeziehen, die darin besteht, ausgehend vom Stand
der Technik ein vereinfachtes und effektiveres Verfahren zur Bearbeitung einer
biologischen oder nichtbiologischen Masse vorzuschlagen, womit Probleme des
Standes der Technik, wie sie in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents be-
schrieben sind, beseitigt werden und insbesondere ein geringerer Aufwand für den
Benutzer und ein zuverlässiges Separieren von Objekten aus der Masse nach
objektiven Kriterien gewährleistet sind. Dabei soll insbesondere eine gezielte Ob-
jekterkennung und Separierung aus einer Serie paralleler Schnitte möglich sein
(vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0012).

Die Lösung dieser Aufgabe durch die Verfahrensmaßnahmen der betreffenden
Merkmale nach Hauptantrag und Hilfsanträgen 1 bis 5 ergibt sich indessen in
nahe liegender Weise ausgehend vom Stand der Technik, wie er sich dem Fach-
mann in der vorveröffentlichten Druckschrift (1) darstellt. Die Anwendung von Re-
gelsätzen, die hinsichtlich ihrer näheren Ausgestaltung und der dazu erforderli-
- 27 -
chen Computerprogramme im Streitpatent ohnehin nicht offenbart sind, auf die in
den Hilfsanträgen hinzugenommenen Merkmale zur Steuerung der Auswahl- und
Schneidvorgänge beruhen jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b.2) Der Fachmann wird zur Entwicklung eines gattungsgemäßen automatisier-
ten Verfahrens – unter Berücksichtigung der Aufgabenstellung – die Druckschrift
(1) schon deshalb als Ausgangspunkt wählen, weil darin eine gezielte Objekter-
kennung in einer Serie paralleler Gewebeschnitte und die Separierung der auf
diese Weise identifizierten Objekte bzw. Strukturen aus diesen parallelen Schnit-
ten beschrieben ist (vgl. (1) insbes die selbsterläuternden Fig. 3 A bis C). Die
Druckschrift (1) betrifft, wie vorstehend unter Punkt 4a.1 ausgeführt, ein gattungs-
gemäßes Verfahren, das die fachüblichen Merkmale 1 bis 4 aufweist. Wollte man
dem streitpatentgemäßen Verfahren in der Fassung des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag und nach Hilfsantrag 1 wegen unterschiedlicher Wort- bzw. Begriffs-
wahl in den Merkmalen 5 bis 10 sowie der Beschreibung von mehr als einer Ver-
fahrensvariante in (1) die Neuheit zugestehen, ist in der Ausgestaltung durch
diese Merkmale jedenfalls kein erfinderisches Zutun zu erkennen. Denn das Er-
zeugen jeweils einer Abbildung von jedem der nach Merkmal 4 erhaltenen paral-
lelen Gewebeschnitte und deren automatische Auswertung zur Identifizierung in
der (den) Abbildung(en) wiederkehrender Strukturen bzw. Objekte erschließen
sich dem fachkundigen Leser wenn nicht bereits unmittelbar, so doch in nahe lie-
gender Weise aus (1) im Zusammenhang mit der Aufgabenstellung (vgl. (1) S. 10
Z. 2 bis 15 i. V. m. S. 5 Z. 6 bis 16 und S. 13 Z. 15 bis S. 14 Z. 3 – Merkmale 5 bis
7). Die Anwendung eines Regelsatzes im Zuge der automatischen Auswertung
gemäß den Merkmalen 6 und 7 bedeutet nichts anderes als die Anwendung her-
kömmlicher und fachüblicher Kriterien (vgl. (1) S. 10 Z. 27 bis S. 11 Z. 25) und
ergibt sich daraus ebenso wie das Auswählen von identifizierten auszuschneiden-
den und zu transferierenden Objekt- bzw. Strukturbereichen gemäß den Merkma-
len 8 bis 10 (vgl. (1) S. 5 Z. 13 bis 16 i. V. m. S. 15 Z. 16 bis S. 16 Z. 2 und Fig. 3
A bis 3 C).
- 28 -
Aus der Druckschrift (1) ergibt sich auch die Möglichkeit einer automatischen
Durchführung als bevorzugte Ausgestaltung dann zumindest in naheliegender
Weise (vgl. (1) S. 5 Z. 6 bis 16 i. V. m. S. 13 Z. 15 bis S. 14 Z. 3) ebenso wie das
Ausschneiden der gesuchten Strukturen, beispielsweise Zelltypen, aus dem Mas-
seteil und deren Transfer zur weiteren analytischen Untersuchung (vgl. (1) S. 5
Z. 13 bis 16 i. V. m. S. 15 Z. 16 bis S. 16 Z. 2, Fig. 3a bis 3c).

Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 beruht des-
halb nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

b.3) Das streitpatentgemäße Verfahren hat auch in den Fassungen des
Patentanspruchs 1 nach Hilfsanträgen 2 und 3 mangels erfinderischer Tätigkeit
keinen Bestand.

Die nähere Ausgestaltung des Merkmals 7 durch die Merkmale 7.2 bis 7.2.3
(Hilfsantrag 3) ergibt sich für den Fachmann ausgehend von dem Verfahren ge-
mäß Druckschrift (1) in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift (6). Aus (1) geht
hervor, dass mittels der automatischen Auswertung der für jeden Teil der Masse
bzw. für jeden der im wesentlichen parallelen Schnitte erzeugten Abbildungen das
Volumen des auszuschneidenden Zielgewebes im drei-dimensionalen Raum defi-
niert wird, was nichts anderes bedeutet, als dass der auszuschneidende Zielbe-
reich nicht nur in einem der Gewebeschnitte und damit in einer einzigen zweidi-
mensionalen Schnittebene, sondern dreidimensional in mehreren aufeinanderfol-
genden Schnitten anhand von allen drei Raumkoordinaten festgelegt wird (vgl. (1)
S. 11 Z. 26 bis S. 12 Z. 11). Eine Anleitung, um die Abbildungen der einzelnen
Gewebsschnitte anhand externer Marker auszurichten und zur Deckung zu brin-
gen, findet sich in Druckschrift (6). Demnach werden in dem in Kunstharz einge-
betteten Präparat vor der Fertigung der aufeinanderfolgenden Gewebeschnitte
vier parallele Lochbohrungen nahe des zu analysierenden Objekts eingebracht,
von denen drei Bohrungen der Korrektur der Abbildungen der Gewebeschnitte und
die vierte Bohrung der externen Kontrolle der Rekonstruktion dienen (vgl. (6)
- 29 -
S. 585 li. Sp. Abs. 2). Die automatisch erzeugten Abbildungen der aufeinanderfol-
genden Gewebeschnitte werden automatisch anhand von Regelsätzen bzw. Krite-
rien ausgewertet, wobei ein oder mehrere Bereiche der Abbildung basierend auf
den identifizierten wiederkehrenden Strukturen ausgewählt werden (vgl. (6) S. 585
re. Sp. Le. Abs. bis S. 587 re. Sp. Abs. 3 i. V. m. Fig. 4 und Fig. 1 i. V. m. Table 1
and 2).

Auch das Streitpatent (vgl. DE 10 2004 023 252 B4 [0030] bis [0033], [0113] bis
[0118] i. V. m. Fig. 9 A, 9 B) bedient sich dieser bereits aus (6) bekannten Vorge-
hensweise, die wiederum selbst auf zahlreichen Vorbildern externer und interner
wiederkehrender Strukturen aufbaut (vgl. (6) S. 595 li. Sp. Abs. 2 bis re. Sp. Vorle.
Abs.), darunter auch das Verfahren gemäß Druckschrift (8) (vgl. (6) S. 599 li. Sp.
Zitat Ongaro et al.). Denn die in (6) beschriebene Vorgehensweise bedeutet nicht
anderes, als dass die wiederkehrenden Strukturen bzw. Objekte mindestens je-
weils drei Positionen in mindestens zwei der (im Wesentlichen) parallelen Schnitte
definieren, wodurch Referenzpunkte bezüglich des Trägers in einem der Schnitte
ermittelt und diese Referenzpunkte mit entsprechend ermittelten Referenzpunkten
eines anderen der Schnitte in Beziehung gesetzt werden, wobei eine Transforma-
tionsmatrix zum Ineinanderumsetzen von Positionsangaben des einen und des
anderen Schnittes bestimmt und dadurch ein entsprechender Bereich des anderen
Schnittes ausfindig gemacht werden kann (Merkmale 7.2 bis 7.2.3).

Wie bereits unter Punkt 4a.3 ausgeführt, ist der streitpatentgemäße Begriff bzw
das streitpatentgemäße Teilmerkmal der zu identifizierenden wiederkehrenden
Strukturen in den Merkmalen 7, 7.1 und 7.2 sowie 8 mehrdeutig und umfasst so-
wohl künstlich erzeugte bzw. herbeigeführte Strukturen, beispielsweise Lochboh-
rungen, als auch ähnliche Strukturen im Sinne von Zellkernen, Zellmembranen,
ganzen Zellen oder Zellgruppen einer biologischen Masse, jeweils in den Abbil-
dungen von aufeinananderfolgenden Gewebeschnitten bzw. Teilen der Masse.
Insofern vermag das Vorbringen der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin (vgl.
hierzu auch Schrifts. v. 24. Oktober 2016 S. 2 le. Abs. bis S. 3 Abs. 1), wonach es
- 30 -
sich bei den in Fig. 3 B Bereich 122 der Druckschrift (1) nicht um wiederkehrende
Strukturen im Sinne des Patentanspruchs 1 handelt, sondern um Bereiche von
Gewebeschnitten, die beispielsweise durch benutzerdefinierte Konturen bzw. Be-
reiche interessanter Zellgruppen bestimmt sein können, die Patentfähigkeit des
beanspruchten Verfahrens gegenüber (1) nicht zu begründen. Denn bei den ge-
mäß (1) in den Abbildungen aufeineinanderfolgender Gewebeschnitte 120 identifi-
zierten Bereiche bzw. Strukturen 122 handelt es sich um nichts anderes als um
Zellgruppen einer biologischen Masse (vgl. (1) Fig. 3B i. V. m. S. 14 Z. 18 bis
S. 15 Z. 21 i. V. m. S. 10 Z. 27 bis S. 11 Z. 25), die von besonderem diagnosti-
schen und medizinisch-therapeutischen Interesse sind, und damit um zu identifi-
zierende wiederkehrende Strukturen, wie sie auch von der Definition des Streit-
patents umfasst sind.

Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 beruht damit nicht auf
einer erfinderischen Tätigkeit.

Entsprechendes gilt für das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 3, das sich gegenüber Hilfsantrag 2 lediglich durch die hinzugenommenen
Merkmale 5.1 und 7.1 des ebenfalls nicht gewährbaren Hilfsantrags 1 unterschei-
det.

b.4) Das streitpatentgemäße Verfahren ist in der Fassung des Patentan-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ausgebildet durch die Merkmale 4.1 (für mehrere
Teile bzw. Gewebeschnitte der Masse erfolgt eine selektive Markierung von
Strukturen mit einem jeweils zwischen den Teilen unterschiedlichen Farbstoff), 9.1
und 10.1 (das Schneiden und Transferieren des Objekts aus dem ausgewählten
Bereich erfolgt bei einem Teil bzw. Gewebeschnitt der Masse, für den keine selek-
tive Markierung vorgenommen wurde). Dabei handelt es sich um fachübliche
Ausgestaltungen zytologischer Untersuchungen.
- 31 -
Ausgehend von der Lehre der Druckschrift (1), wonach eine selektive Markierung
von Strukturen an Gewebeschnitten der zu untersuchenden biologischen Masse
im Sinne von Zellgruppen durch zelltyp- oder gewebetyp-spezifische Färbung
durchgeführt wird (vgl. (1) S. 11 Z. 21 bis 25 i. V. m. S. 10 Z. 27 bis S. 11 Z. 4 und
S. 17 Z. 26 bis S. 18 Z. 13), konnte der Fachmann ohne erfinderisches Zutun auch
zu einer Ausgestaltung gemäß Merkmal 4.1 gelangen. Aus der vorveröffentlichten
Druckschrift (4) geht hervor, dass im Zuge der LCM (Laser Capture Microdissec-
tion) von aufeinanderfolgenden Gewebeschnitten und damit eines gattungsgemä-
ßen Verfahrens die Gewebeschnitte aufeinanderfolgend abwechselnd unter-
schiedlich angefärbt werden, einmal mit X-Gal-behandelt und gegengefärbt mit
NFR und einmal nur mit NFR gefärbt (vgl. (4) S. 12602 li. Sp. Abs. 4 „Navigated-
LCM“ i. V. m. Abs. 3 „Assaying Recombination“). Dies entspricht der Vorgehens-
weise gemäß der Beschreibung des Streitpatents, aus der die Offenbarung des
Merkmals 4.1 hergeleitet wurde (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0107 i. V. m. Punkt
2c dieses Beschlusses). Denn die betreffende Textstelle der Beschreibung des
Streitpatents (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0107) gibt lediglich vor, dass die An-
färbung und dadurch Hervorhebung von Strukturen in den mehreren parallen Ge-
webeschnitten bzw. Masseteilen in den gemäß Merkmal 5 zu fertigenden Abbil-
dungen mittels jeweils einer unterschiedlichen selektiven Färbung durchgeführt
wird, wobei auf in der Mikrobiologie bzw. Zytologie übliche selektive Farbstoffe
bzw. Färbeverfahren und eine entsprechende Färbung mit unterschiedlichen
Farbstoffen in den Fig. 8A bzw. 8B und den sich daraus ergebenden unterschied-
lichen Färbungen hingewiesen wird. Dies bedeutet nichts anderes als die gemäß
(4) für jeweils zwischen mehreren (aufeinanderfolgenden) Gewebeschnitten vor-
zunehmende unterschiedliche Färbung (X-Gal plus NFR gegenüber lediglich NFR)
und damit selektive Markierung von Strukturen in mehreren Gewebeschnitten im
Wortsinn des Merkmals 4.1 (vgl. (4) S. 12604 re. Sp. Le. Abs. bis S. 12605 li. Sp.
Abs. 1 i. V. m. S. 12602 li. Sp. Abs. 3 und 4 sowie Fig. 4).
Die Merkmale 9.1 und 10.1 bedeuten ausweislich der Beschreibung des Streitpa-
tents nichts anderes, als dass aus ungefärbten Gewebeschnitten die interessie-
renden Bereiche bzw. Zellgruppen ausgewählt, ausgeschnitten und zwecks weite-
- 32 -
rer Analyse transferiert werden (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0026 bis 0028
i. V. m. 0050 le. Satz). Für den Fachmann versteht es sich von selbst, dass er für
den Fall des Einflusses der Färbung auf eine nachfolgende biochemische Analyse
des ausgeschnittenen und transferierten Bereichs eine Bereichsprobe aus einem
ungefärbten Teil bzw. Gewebeschnitt der Masse entnehmen (Merkmale 9.1 und
10.1) und analysieren wird, wozu es keines erfinderischen Zutuns bedarf. Dass es
sich bei einer solchen vergleichenden Arbeitsweise um fachübliches Vorgehen
handelt, zeigt sich anhand der im Verfahren befindlichen Druckschrift (7) (vgl. (7)
S. 612 re. Sp. Le. Abs. bis S. 613 li. Sp. Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Fig. 1).

Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 4 ist deshalb mangels erfinderi-
scher Tätigkeit nicht gewährbar.

Der Ansicht der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin, wonach der Inhalt bzw.
die Lehre der Druckschrift (1) zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht mit
den Inhalt bzw. der Lehre der Druckschrift (4) kombiniert werden könne, kann sich
der Senat nicht anschließen. Denn beiden Druckschriften liegen sowohl das auto-
matisierte Erzeugen von Abbildungen von Gewebeschnitten als auch das Aus-
schneiden ausgewählter Bereiche von Zelltypen bzw. Zellstrukturen mittels La-
sermikrodissektion und damit jeweils die gleichen Arbeitsverfahren zugrunde (vgl.
(1) z. B. Anspr. 17 i. V. m. S. 16 Z. 3 bis 7; (4) Titel i. V. m. z. B. S. 12602 li. Sp.
Abs. 3 und 4 sowie Fig. 4), so dass der Fachmann ausreichend Anlass und Anre-
gung hatte, Merkmale aus den Lehren beider Druckschriften in seine Überlegun-
gen zur zuverlässigen, einfachen, und benutzerfreundlichen Ausgestaltung eines
gattungsgemäßen Verfahrens einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 –
Fischbissanzeiger).

b.5) Im Gegensatz zu den Fassungen der vorangehenden Anträge ist das streit-
patentgemäße Verfahren in der Fassung des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsan-
trag 5 ausgebildet durch die Merkmale 8.1 bis 8.5 sowie 9.2 und 10.2, die die Ge-
staltung der Schnittkurven bzw. Umfanglinien der ausgewählten auszuschneiden-
- 33 -
den Bereiche anhand von geometrischen Kenngrößen sowie dazu geeigneten
Steuerprogrammen bzw. –signalen betreffen. Diese Ausgestaltung des Patentan-
spruchs 1 durch die Merkmale 8 bis 10, wodurch der Schwerpunkt der automati-
schen Verfahrensführung nunmehr auf die Bestimmung der Umfangslinie des
auszuwählenden bzw. ausgewählten Bereichs und die (automatische) Berechnung
der Schnittkurven verlagert wird, hat indessen für den Fachmann ausgehend von
(1) nahegelegen.

Bei dem gattungsgemäßen Verfahren der Druckschrift (1), das – wie unter den
Punkten 4a bis 4a.3 dieses Beschlusses ausgeführt – die Merkmale 1 bis 7.1 so-
wie die Merkmale 8, 9 und 10 umfasst, wird das selektierte biologische Objekt
bzw. der ausgewählte Bereich aus dem Gewebeschnitt durch einen auf einer ge-
schlossenen Kurve geführten Laserstrahl ausgeschnitten, wobei die geschlossene
Kurve nichts anderes als die aufgrund der geometrischen Kenngrößen automa-
tisch ermittelte, definierte Soll-Schnittlinie eines ausgewählten Bereichs darstellt
(vgl. (1) S. 5 Z. 10 bis 16 i. V. m. S. 10 Z. 1 bis S. 12 Z. 4, S. 15 Z. 5 bis S. 16 Z. 7
i. V. m. Fig. 3C und Anspr. 17). Nähere Informationen zur Bestimmung einer Um-
fangslinie bzw. einer Umgrenzung der auszuschneidenden Objekte bzw. Bereiche
und der Berechnung der Schnittkurve erhält der Fachmann aus der gattungsge-
mäßen vorveröffentlichten Druckschrift (3).

Gemäß Druckschrift (3), die ein gattungsgemäßes automatisiertes Verfahren mit
den Merkmalen 1 bis 5 sowie 9 und 10 betrifft (vgl. (3) z. B. S. 5 le. Abs. bis S. 6
Abs. 2 i. V. m. S. 7 le. Abs. bis S. 8 Abs. 1), erfolgt das Ausschneiden des biologi-
schen Zielobjekts auf einer Soll-Schnittlinie anhand eines durch ein Computerpro-
gramm gesteuerten Laserstrahls, wobei die Kontur dieses biologischen Objekts
nachgezeichnet und – bei Aktivierung des gepulsten, extrem fokussierten Laser-
strahls – das biologische Objekt von seinem umgebenden Gewebe des Gewebe-
schnittes bei einer Schnittbreite von etwa 500 nm abgetrennt wird (vgl. (3) S. 9 le.
Abs. bis S. 12 Abs. 1 i. V. m. Fig. 3 bis 5 und S. 14 Abs. 2). Dabei fährt die Mikro-
skopbühne computerprogrammgesteuert nach vorgegebenen Muster und unter
- 34 -
Nachzeichnung der Kontur des biologischen Objekts um das biologische Objekt
herum.

Dass zur Vermeidung der Zerstörung des zu untersuchenden biologischen Ob-
jekts durch den Laser (vgl. DE 10 2004 023 262 B4 0034) eine Beabstandung
der Schnittkurve von der Umfangslinie erforderlich ist, was nichts anderes bedeu-
tet, als dass die Schnittkurve die Umfanglinie des ausgewählten Bereichs bzw.
des ausgewählten biologischen Objekts umschließt (Merkmale 8.1 bis 8.4), ergibt
sich für den Fachmann aus diesem Passus der Druckschrift (3) ebenso ohne
Weiteres wie die Abhängigkeit des vorbestimmten Abstands von der identifizierten
wiederkehrenden Struktur, hier in der Bedeutung eines biologischen Objekts (vgl.
(3) S. 14 Abs. 2). Um den Laser nach einem vorgegebenen Muster automatisch zu
steuern, muss zunächst die Kontur ermittelt bzw. berechnet werden, damit daraus
die individuelle Schnittkurve um das auszuschneidenden Objekt herum automa-
tisch erzeugt werden kann.

Die automatische Ermittlung einer Objektkontur stellt eine für den Fachmann übli-
che und damit nicht erfinderische Vorgehensweise der digitalen Bildsignalverar-
beitung dar, bei der er sich eines entsprechenden numerischen (Kontur-)Codes
bedienen wird, der dann auch die Soll-Schnittlinie und damit die Schnittkurve an-
gibt.

Mangels diesbezüglicher Angaben und Ausgestaltungen in dem Streitpatent ist
davon auszugehen, dass sich auch das streitpatentgemäße Verfahren eines fach-
üblichen und insoweit nicht erfinderischen (Kontur-)Codes bedient. Jedenfalls wird
dessen Anwendung von dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 5 umfasst, so dass dieser Anspruch mangels erfinderischer Tätigkeit nicht
gewährbar und auch dem Hilfsantrag 5 nicht stattzugeben ist.

5. Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach Erörterung
der Sach- und Rechtslage abschließend einen Hauptantrag und fünf Hilfsanträge
- 35 -
gestellt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter
beschränkten Fassung des Streitpatents haben sich nicht ergeben. Infolgedessen
hat sie das Patent erkennbar nur im Umfang der Anspruchssätze dieser Anträge
verteidigt, die jeweils zumindest einen nicht gewährbaren Patentanspruch enthal-
ten. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht geson-
dert eingegangen zu werden (BGH, Beschl. v. 27. Juni 2007 – X ZB 6/05, Informa-
tionsübermittlungsverfahren II, Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 - Elektri-
sches Speicherheizgerät).


III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 36 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Feuerlein Egerer Hermann Wismeth

prö


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