BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



14 W (pat) 33/12
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
19. September 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 22 175

…

- 2 -
…










hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 19. September 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dr. Jäger, sowie der
Richterin Dr. Wagner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerden der Einsprechenden wird der angefoch-
tene Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 14. Juli 2011 aufgehoben.

2. Das Patent 101 22 175 wird widerrufen.

- 3 -
G r ü n d e

I.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 14. Juli 2011 hat die Patentabteilung 45
des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 101 22 175 mit der Bezeich-
nung

„Verfahren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern“

in vollem Umfang aufrechterhalten.

Dem Beschluss liegen die erteilten Patentansprüche 1 bis 7 zugrunde, von denen
der Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:


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Die Aufrechterhaltung des Patents wurde im Wesentlichen damit begründet, dass
die Änderung des ursprünglich genannten Begriffs „UV-Bindemittel“ in „UV-härtba-
res Bindemittel“ zu keiner Erweiterung des Schutzumfangs führe, da es sich bei
einem UV-Bindemittel per se um ein Bindemittel handele, das durch UV-Strahlung
aushärte.

Das beanspruchte Verfahren sei auch ausführbar, denn dem Fachmann werde mit
der Bezeichnung „Acrylat“ im Zusammenhang mit dem spezifisch vorgegebenen
Härter und den Verfahrensschritten des Aushärtens durch UV-Strahlung und Wär-
meforcieren ausreichend Informationen zur Wahl der entsprechenden Acrylate an
die Hand gegeben.

Ebenso sei für die zu verwendenden Pigmente eine ausreichende Offenbarung
gegeben, da der Fachmann aus der Offenlegungsschrift DE 101 22 175 A1, wel-
che damit zum Stand der Technik zähle, geeignete Pigmente entnehmen könne.

Das patentgemäße Verfahren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicher-
heitsschildern beruhe gegenüber der Kombination der Druckschriften

(1) DE 198 46 552 A1 und
(2) H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, Verlag W.A. Colomb,
Berlin, 1979, Band VII, Seiten 238 bis 251 und 268 bis 273

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bzw. der Kombination der Dokumente

(4) Datenblatt UV-Siebdruckfarbe Ultrapack UVK/UVK-LV aus 10/95,
(5) Datenblatt UV-Siebdruckfarbe Ultrapack UVPK aus 02/99 und
(6) Sicherheitsdatenblatt Haftungsverbesserer UV-HV 5 vom 17.10.1995

mit (2) auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Denn der Fachmann erhalte damit
keine Hinweise in Richtung eines Verfahrens zur Herstellung von Sicherheitsschil-
dern, bei dem ein UV-Lacksystem in Kombination mit einem Härter verwendet
werde, wobei die Härtung des Lacksystems in zwei Stufen erfolge.

Gegen diesen Beschluss haben die beiden Einsprechenden Beschwerde einge-
legt. Sie machen geltend, dass die Änderung des Begriffs „UV-Bindemittel“ in „UV-
härtbares Bindemittel“ zu einer unzulässigen Erweiterung führe, da wie Ablichtung

(15) P.G. Garratt, Strahlenhärtung, Curt R. Vincentz Verlag, Hannover, 1996,
Seiten 70 bis 77 und 118 bis 119

belege, der Fachmann unter einem UV-Bindemittel ein Härter-freies Bindemittel-
system verstehe.

Der Fachmann sei aufgrund des unbestimmten Begriffs „Acrylat“ auch nicht in der
Lage die patentgemäße Lehre nachzuarbeiten. Er würde zwar erkennen, wie

(16) H. Kittel, Lehrbuch der Lacke und Beschichtungen, Band 2, S. Hirzel Ver-
lag, Stuttgart, 1998, Seiten 394 bis 397 und 406 bis 407

belege, dass aufgrund des Diisocyanat-haltigen Härters das Acrylat freie Hydro-
xygruppen aufweisen müsste, damit eine härtende Reaktion eintreten könne.
Darüber hinaus käme er auch zu dem Schluss, dass aufgrund der streitpatentge-
mäßen Mengenverhältnisse von Acrylat zu härtender Komponente keine stöchio-
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metrische Reaktion gewollt sei. Nachdem ein solches Bindemittelsystem aber
keine hinreichend stabilen Überzüge liefere, sei der Fachmann nicht dazu veran-
lasst ein Hydroxyacrylat in Betracht zu ziehen. Auch der Firmenprospekt

(17) Radiation Curing Product List, Rahn AG, 4/1999, 6 Seiten

vermittle dem Fachmann keine Anregung, UV-Bindemittel auf Basis von hydroxy-
funktionalisierten Acrylaten einzusetzen. Selbst wenn er berücksichtigen würde,
dass nach

(20) Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
31. Mai 1999, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 30.7.1999,
L 200/1–16,
(21) M. Bock, „Polyurethane für Lacke und Beschichtungen“, Curt R. Vincentz
Verlag, Hannover, 1999, Seiten 18 bis 27, 38, 39, 190 bis 195,
(22) Bayer AG, Desmodur® N 3390 BA, 16.3.2001, 3 Seiten
(23) Bayer AG, Lackrohstoffe und Sondergebiete, Sicherheitsdatenblatt
028715/02, DESMODUR N 3390 BA/SN, 9.11.1995, 5 Seiten und
(24) Bayer AG, Lackrohstoffe und Sondergebiete, Sicherheitsdatenblatt
028669/01, DESMODUR N 100, 7.03.1995, 5 Seiten

die Angabe ≤ 1,0 % Dimethylen-1,6-hexadiisocyanat einen Restmonomerengehalt
darstelle, der bei der Herstellung des entsprechenden Polyisocyanats nicht voll-
ständig abgetrennt werden könne, käme er nur zu dem Schluss, dass ein Teil der
nicht spezifizierten 34 % des Härters, ein polymeres oder oligomeres HDI sein
könnte. Allerdings sei nach dem erteilten Patentanspruch 1 auch 0 % Dimethylen-
1,6-hexadiisocyanat möglich, infolgedessen sei die härtende Komponente struktu-
rell nicht spezifiziert. Nachdem aber Härter und Acrylat eine Reaktion miteinander
eingingen, um eine Vernetzung des Acrylats zu erzielen, die zur Härteerhöhung
des Überzuges führe, sehe sich der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, sowohl
ein Acrylat wie auch einen Härter wählen zu müssen, die für den Schilderdruck
- 7 -
geeignet seien. Hierfür müsse er aber selbst erfinderisch tätig werden, da er erst
Überlegungen anstellen und Experimente durchführen müsse, die dann zu der
Erfindung führten.

Nachdem sich im Streitpatent keine Angaben zu den zu verwendenden Photoini-
tiatoren und langnachleuchtenden Pigmente fänden, sei das streitpatentgemäße
Verfahren so weit verallgemeinert, dass der Patentschutz über den Beitrag der Er-
findung zum Stand der Technik hinausgehe. Die vorgelegte Produktinformation
des Pigments LUMILUX aus dem Jahr 1989 gemäß

Anlage A Produktinformation „LUMILUX® Grün SN-F2“, 10/98, 1 Seite

könne die Lage nicht wenden, da sich Produktspezifikation im Laufe der Jahre ver-
änderten. Zudem werde die genaue Zusammensetzung des Pigments auch in der
Produktinformation nicht angegeben.

Ausgehend von (1), welche ein Verfahren zur Herstellung von langnachleuchten-
den Signalzeichen basierend auf einem Einbrennlacksystem angebe, gelange der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun zum streitpatentgemäßen Verfahren, wenn
er die aus (2) bzw.

(18) Technisches Merkblatt, Ruco UV Siebdruckfarben 920UV, 8/98, 3 Seiten
i. V. m.
(19) Ruco Druckfarben Sicherheitsdatenblatt VR1259, 14.1.2003, 2 Seiten

bzw. aus

(25) WIEDERHOLD Siebdruckfarben, vorläufiges Merkblatt, Hilfsmittel-Pro-
gramm für UV-Siebdruckfarben, 1/92, Seiten 1 bis 9,
(26) WIEDERHOLD Siebdruckfarben, vorläufiges Merkblatt, Wiederhold UV-här-
tende Siebdruckfarben UVP, 8/92, Seiten 1 bis 8 oder
- 8 -
(27) WIEDERHOLD Siebdruckfarben, Merkblatt UVP, Wiederhold UV-härtende
Siebdruckfarben UVP, 3/93, 4 Seiten

bekannten UV-härtbaren Acrylatharze mit einem Polyisocyanathärter einsetzte.

Für den Fall, dass der streitpatentgemäße Härter als ein Polyisocyanat anzusehen
sei, ergebe sich der Streitgegenstand durch die Berücksichtigung der in den Ent-
gegenhaltungen (22), (23) oder (24) erwähnten Polyisocyanat-Härter in nahelie-
gender Weise.

Auch der abschließende Warmforcierungsschritt beruhe nicht auf erfinderischen
Überlegungen, denn dem Fachmann sei nach (16) bekannt, dass Zweikomponen-
tenreaktionen zwischen Hydroxyacrylat und Isocyanat durch eine erhöhte Tempe-
ratur beschleunigt würden.

Ferner machen die Einsprechenden geltend, dass die Hilfsanträge 1 bis 5 unzu-
lässig erweitert seien, da der Gegenstand von Patentanspruch 1 des ersten Hilfs-
antrags nun zwingend Hexamethylen-1,6-diisocyanat enthalte und der jeweilige
Patentanspruch 1 des zweiten bis fünften Hilfsantrags nur einzelne Merkmale aus
Absatz [0003] der Offenlegungsschrift aufweise, die aber ausschließlich im Ge-
samtzusammenhang offenbart seien.

Im Übrigen würden sich durch die im Patentanspruch 1 der Hilfsanträge 2 bis 5
genannten DIN-Normen zusätzliche Beständigkeitsanforderungen an die Sicher-
heitsschilder ergeben, die einen noch größeren Aufwand für das Auffinden einer
Verfahrensführung bedingten, mit der solche Schilder herstellbar seien, wodurch
sich die Verfahren nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 erst recht als nicht ausführbar
darstellten.

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Die Einsprechenden beantragen,

den Beschluss der Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 14. Juli 2011 aufzuheben und das Patent voll-
ständig zu widerrufen.

Die Patentinhaber beantragen,

die Beschwerden zurückzuweisen,
hilfsweise die Beschwerden mit der Maßgabe zurückzuweisen,
dass das Patent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 5 vom
14. Juni 2017 erhält.

Die Patentinhaber verfolgen ihr Patentbegehren nach wie vor mit den erteilten Pa-
tentansprüchen 1 bis 7 gemäß Hauptantrag und weiter hilfsweise mit den An-
spruchssätzen der Hilfsanträge 1 bis 5.

Im 1. Hilfsantrag wurde Patentanspruch 1 gegenüber Patentanspruch 1 des
Hauptantrags dahingehend abgeändert, dass nunmehr für die Leuchtfarbschicht
und die Motivfarbschicht definiert ist, dass

„…der Härter Hexamethylen-1,6-diisocyanat enthält…sowie Hexamethylen-1,6-
diisocyanat im Bereich von ≤ 1,0 % aufweist…“.

In Patentanspruch 1 des 2. Hilfsantrags wurde gegenüber Patentanspruch 1
gemäß Hauptantrag das zusätzliche Merkmal „wobei die Sicherheitsschilder, Si-
cherheitsmarkierungen und Sicherheitsleitsysteme nach DIN 67510-4 beständig
sind gegen die Einwirkung von destilliertem Wasser bei 65°C und 95°C“ aufge-
nommen.

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Demgegenüber wurde der Patentanspruch 1 nach dem 3. Hilfsantrag durch die
Hinzufügung des Merkmals „der am Anmeldetag gültigen“ vor „DIN 67510-4“ wei-
ter beschränkt.

Der Patentanspruch 1 des 4. Hilfsantrags weist gegenüber Patentanspruch 1 des
2. Hilfsantrags die zusätzlichen Merkmale „…und DIN 30646…gegen die Prüf-
flüssigkeiten: …Waschlauge, Kaltreiniger, Testbenzin und Dieselkraftstoff.“ auf.

In Patentanspruch 1 des 5. Hilfsantrags wurde zusätzlich vor den jeweiligen DIN-
Normen noch der Zusatz „der am Anmeldetag gültigen“ angefügt.

Sie widersprechen den Ausführungen der Einsprechenden und vertreten die Auf-
fassung, dass die Änderung des ursprünglichen Begriffs „UV-Bindemittel“ in „UV-
härtendes Bindemittel“ nicht zu einer unzulässigen Erweiterung führe, sondern
lediglich klarstelle, dass das Bindemittel durch UV-Licht aushärtbar sei.

Hinsichtlich der Ausführbarkeit der streitpatentgemäßen Lehre machen sie gel-
tend, dass der Fachmann auf Acrylate zurückgreife, die der Stand der Technik
bereithalte. Strahlungshärtbare Acrylate seien beispielsweise aus

(12) D. Stoye, W. Freitag, Lackharze – Chemie, Eigenschaften und Anwendun-
gen, Carl Hanser Verlag, München, 1996, Seiten 10 bis 13,
(13) T. Brock, M. Groteklaes, P. Mischke, European Coatings Handbook, Curt
R. Vincentz Verlag, Hannover, 2000, Seiten 60, 61, 64 und 65,
(14) P. Nanetti, Lackrohstoffkunde, Curt R. Vincentz Verlag, Hannover 2000,
Seiten 106 bis 109, 114 und 115

und (15) bis (17) bekannt gewesen. In (16) werde insbesondere die stöchiometri-
sche Vernetzung von Hydroxyacrylatcopolymeren mit Polyisocyanaten des Hexa-
methylendiisocyanats beschrieben. Zudem seien zum damaligen Anmeldezeit-
punkt entsprechende Härter auf dem Markt gewesen, wie
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(28) Sicherheitsdatenblatt „NYLOBAG NB – NB00B“, Druckdatum: 9.3.2001,
6 Seiten

belege. Damit kenne der Fachmann auch die genaue Zusammensetzung des
streitpatentgemäßen Härters, so dass er eine entsprechende Menge eines freien
OH-Gruppen aufweisenden Acrylats beimischen werde. Das restliche Acrylat
müsse lediglich UV-härtbar sein. Ein einziges doppelfunktionales Acrylat schließe
der Fachmann dagegen aus, da in Farbsystemen zumeist Acrylatmischungen ein-
gesetzt würden.

Im Hinblick darauf, dass gemäß Patentanspruch 1 der Härter auch 0 % Hexame-
thylen-1,6-diisocyanat aufweisen können, machen die Patentinhaber geltend, dass
die streitpatentgemäße Lehre auf der Wirkung des Härters, d. h. dessen reaktiver
Bestandteile, beruhe und somit eine fachgerechte Auslegung des Anspruchs erge-
be, dass Hexamethylen-1,6-diisocyanat nicht zu 0 % im Härter vorliege.

Im Übrigen sei es für die erfindungsgemäße Wirkung weder wesentlich, welcher
Photoinitiator noch welches nachleuchtende Pigment verwendet werde.

Des Weiteren werde das streitpatentgemäße Verfahren nicht durch die Zusam-
menschau der Dokumente (1) und (2) bzw. (18) nahegelegt, da der Fachmann
dadurch keine Hinweise in Richtung eines Verfahrens erhalte, bei dem ein Lack
auf Basis eines UV-härtbaren Acrylatlacksystems mit einem zusätzlichen Isocy-
anathärter eingesetzt werde, wobei das Verfahren einen abschließenden Wärme-
forcierungsschritt aufweise.

Auch durch die weitere Berücksichtigung des Fachwissens gemäß (16) ergebe
sich das streitpatentgemäße Verfahren nicht in naheliegender Weise, da dort die
Verwendung von Hexamethylendiisocyanat nur in Zusammenhang mit einem Ein-
brennlacksystem angegeben sei.

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Die Beschwerdeführerin zu 1 hat, wie zuvor schriftsätzlich mitgeteilt, nicht an der
mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und wegen des Wortlauts der
rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 7 nach Hauptantrag und den Hilfsanträ-
gen 1 bis 5 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.


II.

1. Die Beschwerden der Einsprechenden sind zulässig und führen auch in der
Sache zum Erfolg.

2. Im Streitpatent wird davon berichtet, dass die Herstellung von langnach-
leuchtenden Sicherheitsschildern ein hohes Maß an Präzision erfordere, um die
Anforderungen an die Haltbarkeit und die Widerstandsfähigkeit zu erfüllen. Hierbei
handele es sich je nach Anwendungsgebiet um das Brandverhalten nach
DIN 53438-2, die Beständigkeit gegen Farbänderung bei künstlicher Bewitterung
für 500 Stunden UV-Bewitterung nach DIN 53387-1-D-X, die Beständigkeit gegen
Veränderungen durch Salzsprühnebel nach DIN 50021-SS über 120 Stunden
Einwirkdauer und gemäß DIN 67510-4 die Beständigkeit gegen Chemikalien nach
DIN 30646 mit den Prüfflüssigkeiten, destilliertes Wasser bei 65°C und 95°C,
Waschlauge, Kaltreiniger, Testbenzin und Dieselkraftstoff. Das Streitpatent kommt
einleitend zu dem Ergebnis, dass im Stand der Technik zwar bereits mit einer
Reihe von Verfahren Schilder herstellbar seien, die diese Erfordernisse erfüllten,
jedoch sei der notwendige Aufwand bzw. die Anzahl an Verfahrensschritten zur
Erlangung solcher Schilder relativ hoch und wirke sich damit negativ auf die auf-
zuwendenden Kosten aus (vgl. Streitpatentschrift S. 2, Abs. [0002-0005]).

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3. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde ein Verfah-
ren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern, Sicherheits-
markierungen, Sicherheitsleitsystemen mit einer vorgegebenen Leuchtdichte be-
reitzustellen, das relativ einfach durchzuführen und kostengünstig ist, wobei die
Signalzeichen strenge Anforderungen betreffend das Brandverhalten, die Bestän-
digkeit gegen Farbveränderungen und gegen Chemikalien sowie Veränderungen
durch Salzsprühnebel erfüllen müssen (vgl. Streitpatentschrift S. 2 Abs. [0006]
i. V. m. [0003]).

4. Die patentgemäße Aufgabe wird durch ein Verfahren nach dem erteilten
Patentanspruch 1 mit folgenden Merkmalen gelöst:

1. Verfahren zum Herstellen von langnachleuchtenden Sicherheitsschildern,
Sicherheitsmarkierungen, Sicherheitsleitsystemen mit einer vorgegebenen
Leuchtdichte, insbesondere für den Außenbereich mit folgenden Schritten:
2. Bereitstellen eines Trägers,
2.1 der mit einer, bevorzugt weißen, Reflektionsoberfläche beschichtet
ist,
3. Siebdruck-Auftragen mindestens einer Leuchtfarbschicht aus
3.1 langnachleuchtender, ein UV-härtbares Bindemittel aufweisender
Farbe,
3.2 die aus 6 Teilen Grundfarbe und 1 bis 6 Teilen langnachleuchtender
Pigmente besteht, wobei
3.2.1 die Grundfarbe 50 bis 97 % Acrylat und 3 bis 5 % Härter enthält,
3.2.1.1. wobei der Härter 10 bis 25 % 2-Methoxy-1-methylethyl-
acetat, 10 bis 25 % Xylol, 1 bis 15 % Ethylbenzol und
≤ 1,0 % Hexamethylen-1,6-diisocyanat aufweist,
4. Siebdruck-Auftragen in einem vorherigen oder weiteren Schritt mindestens
einer Motivfarbschicht aus einer Motivfarbe auf einen Träger,

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4.1 die ein UV-härtendes Bindemittel und Farbpigmente umfasst, wobei
4.2 die Motivfarbe als Bestandteile 50 bis 97 % Acrylat (zuzüglich Farb-
pigmenten) und 3 bis 5 % Härter enthält, wobei
4.2.1 der Härter 10 bis 25 % 2-Methoxy-1-methylethylacetat, 10 bis
25 % Xylol, 1 bis 15 % Ethylbenzol und ≤ 1,0 % Hexamethylen-
1,6-diisocyanat aufweist, und wobei
5. die Motivfarbschicht oder die Leuchtfarbschicht vor der jeweils anderen
Farbschicht unter Auslassung der Bereiche für die jeweils andere Farb-
schicht aufgetragen wird,
6. Aushärten der Leuchtfarbschicht und der mindestens einen Motivfarb-
schicht mit einem vorbestimmten Licht-Zeit-Profil,
7. Warmforcieren der Leuchtfarbschicht nach dem Aushärten der Leuchtfarb-
schicht und der Motivfarbschicht bei einer Temperatur von 40 bis 115°C
über einen Zeitraum von 10 bis 60 Minuten.

5. Zuständiger Fachmann ist vorliegend ein Team aus einem Drucktechniker
und einem Lackingenieur bzw. einem Chemieingenieur mit langjähriger Erfahrung
auf dem Gebiet der Entwicklung von Siebdruckfarben.

Ein Drucktechniker allein ist entgegen der Auffassung der Patentinhaberin vorlie-
gend nicht dazu in der Lage ein solches verwendetes Farbsystem nach den Merk-
malsgruppen 3 und 4 zu entwickeln. Denn es fehlt ihm an der erforderlichen che-
mischen Sachkenntnis für die Entwicklung der benötigten Bindemittelsysteme.

6. Bezüglich der ausreichenden Offenbarung des Gegenstands der geltenden
erteilten Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag bestehen keine Bedenken,
da deren Merkmale aus den Erstunterlagen (vgl. Erstunterlagen: Ansprüche 1 bis
15 i. V. m. Beschreibung S. 4, 1. und 2. Abs., S. 5, 5. Abs., S. 6, 1. und 2. Abs.,
S. 10, 2. bis 4. Abs.) ableitbar sind.

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Der vorgebrachte Einwand, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1
werde durch die Änderung des ursprünglich offenbarten Begriffs „UV-Bindemittel“
in „UV-härtbares Bindemittel“ unzulässig erweitert, da ein UV-Bindemittel im Ge-
gensatz zu einem UV-härtbaren Bindemittel keinen Härter enthalten würde, kann
nicht durchgreifen. Aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung erfährt der
Fachmann, dass es sich bei einem „UV-Bindemittel“, um ein Mittel handelt, das
unter Einwirkung von UV-Licht durch Photopolymerisation aushärtet (vgl. urspr.
Anspruch 1, urspr. einge. Beschreibung S. 4, 1. und 2. Abs.). Folglich wird mit
dem Begriff „UV-härtbares Bindemittel“ der Aushärtungsmechanismus redundant
spezifiziert und nicht ein Härterzusatz impliziert.

7. Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hat allerdings keinen Be-
stand, weil das Streitpatent die durch diesen Anspruch geschützte technische
Lehre nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfüh-
ren kann.

a) Eine Erfindung ist ausführbar, wenn ein Fachmann anhand der Angaben im
Streitpatent unter Einsatz seines Fachwissens in der Lage ist, die offenbarte tech-
nische Lehre praktisch zu verwirklichen, wobei die Erfindung nicht buchstabenge-
treu realisierbar sein muss, sondern es ausreicht, dass der Fachmann anhand der
Offenbarung das erfindungsgemäße Ziel in praktisch ausreichendem Maß unter
zumutbaren Aufwand erreichen kann (vgl. Schulte/Moufang PatG, 10. Aufl. § 34,
Rdn. 338, 349, 350).

Grundsätzlich ist es dem Anmelder unbenommen, den Schutz nicht auf Ausfüh-
rungsformen zu beschränken, die in den ursprünglich eingereichten Unterlagen
ausdrücklich beschrieben werden, sondern gewisse Verallgemeinerungen vorzu-
nehmen (vgl. BGH GRUR 2013, 1210 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). Dage-
gen verstößt eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch gegen
das Gebot deutlicher und vollständiger Offenbarung, wenn sie den durch das Pa-
tent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fachmann in der Be-
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schreibung an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert (BGH GRUR
2010, 414 – Thermoplastische Zusammensetzung). Ob die Fassung eines Patent-
anspruchs, die eine Verallgemeinerung enthält, zulässig ist, richtet sich mithin im
Einzelfall danach, inwiefern damit ein Schutz begehrt wird, der über dasjenige
hinausgeht, was dem Fachmann unter Berücksichtigung der Beschreibung und
der darin enthaltenen Ausführungsbeispiele als allgemeinste Form der techni-
schen Lehre erscheint, durch die das der Erfindung zugrunde liegende Problem
gelöst wird (vgl. BGH a. a. O., Rn. 21 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Wird Schutz für ein Herstellungsverfahren beansprucht, kann ein bestimmter Ver-
fahrensschritt in einer an sich geläufigen, allgemein bezeichneten Reaktion auch
dann allgemein beansprucht werden, wenn bekannte Möglichkeiten, diese Reak-
tion auszuführen, versagen, allerdings in der Patentschrift zumindest ein ausführ-
barer Weg zur Durchführung der Reaktion nacharbeitbar offenbart ist (vgl. BGH
GRUR 2001, 813 – Taxol).

b) Nach den dargelegten Grundsätzen ist die Lehre des erteilten Patentan-
spruchs 1 anhand des beschriebenen Ausführungsbeispiels nicht ausführbar
offenbart.

Gemäß Patentanspruch 1 umfassen sowohl die Grund- wie auch die Motivfarbe
als Bestandteile Farbpigmente, 50 bis 97 % Acrylat und 3 bis 5 % Härter. Nach-
dem die streitpatentgemäßen Farben UV-härtbar sind (vgl. Patentanspruch 1
i. V. m. Streitpatent S. 3, Abs. [0009] und [0015]), impliziert dies, dass zumindest
ein Bestandteil der jeweiligen Farbe funktionelle Gruppen aufweisen muss, die
unter Einwirkung von UV-Licht zu einer Härtung führen. Solche funktionelle Grup-
pen wird der Fachmann der Komponente „Acrylat“ zuordnen, unter der er vorlie-
gend ein ungesättiges Harz basierend auf Monomeren der Acrylsäure bzw. deren
Derivate versteht (vgl. (2) S. 239, 1. Abs., S. 240/241, Abs. „ungesättigte Acrylat-
harze“; vgl. (13), S. 60/61, Abschnitt 2.1.4.3). Diese ungesättigten Acrylatharze
verfügen über freie Doppelbindungen, die unter Einwirkung von UV-Licht photo-
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polymerisieren und so eine Härtung des Acrylats durch Vernetzung bewirken (vgl.
(13), S. 60/61, Abschnitt 2.1.4.3). Welche weiteren reaktiven Gruppen das Acrylat
aufweist, die in der Lage sind mit den funktionellen Gruppen des Härters zu
reagieren, kann er allerdings weder den weiteren Ansprüchen, der allgemeinen
Beschreibung des Streitpatents noch dem einzigen Ausführungsbeispiel explizit
entnehmen. Von daher wird der Fachmann sein Augenmerk auch auf die Zusam-
mensetzung des Härters richten, der durch spezifische Reaktion seiner reaktiven
Gruppen mit denen des Acrylats, eine zusätzliche Härtung bewirkt.

Der streitpatentgemäße Härter umfasst neben dem Lösungsmittelsystem beste-
hend aus 2-Methoxy-1-methylethylacetat, Xylol und Ethylbenzol, noch Hexame-
thylen-1,6-diisocyanat, welches zu ≤ 1,0 % im Härter vorliegt. Aus der Mengenan-
gabe schließt der Fachmann jedoch, dass es sich bei dem Diisocyanat nicht um
die eigentliche härtende Komponente handeln kann, da dieses aufgrund seiner
geringen Menge nicht dazu in der Lage ist, eine stöchiometrische Aushärtung mit
dem Hauptbestandteil Acrylat zu bewirken, die aber erforderlich ist, um einen ent-
sprechend beständigen und brauchbaren Lacküberzug zur Lösung der streitpa-
tentgemäßen Aufgabe zu erzeugen (vgl. (16), S. 395, vorletzt. Abs., vgl. Streitpa-
tent S. 2, [0003] i. V. m. [0006]). Desweiteren erkennt der Fachmann, dass 34 %
der Härterzusammensetzung nicht spezifiziert sind. Unter der begünstigenden An-
nahme, dass ≤ 1 % Hexamethylen-1,6-diisocyanat einen nach der europäischen
Gefahrstoffrichtlinie (20) zu deklarierenden Restmonomerengehalt darstellt, der
bei der Herstellung der eigentlichen härtenden Komponente anfällt, erschließt sich
dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens, dass ein polymeres oder oligome-
res Polyisocyanat vorliegen wird, das durch Polymerisation von Hexamethylen-
1,6-diisocyanat erhalten wurde (vgl. (20), Art. 3, vgl. (21), S. 20, letzt. Abs., S. 23/
24, übergr. Abs., S. 26, 4. Abs.). In Folge dessen wird er dem Acrylat als weitere
funktionelle Gruppen Hydroxyreste zuordnen, die das Acrylat befähigen mit den
Isocyanatgruppen des Polyisocyanats unter Ausbildung Urethanbindungen zu
reagieren. Damit mag die Zusammensetzung des Acrylats durch das Bemühen
des Fachwissens insoweit festgelegt sein, als es freie Doppelbindungen für die
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UV-Härtung und freie Hydroxygruppen für die Fremdvernetzung mit dem Härter
verfügt, jedoch bleibt für den Fachmann nach wie vor unbestimmt, ob alle Mono-
mere, auf denen das Acrylat basiert, eine solche Bifunktionalität aufweisen müs-
sen oder ob das Acrylat auf verschiedenen Monomeren basiert, von denen nur ein
Teil eine Hydroxygruppen aufweist. Darüber hinaus kann dem Streitpatent nicht
entnommen werden, ob das Acrylat aus einer Mischung von verschiedenen
Homo- und Copolymerisaten gebildet wird, der ggf. coreaktive Monomere zuge-
setzt werden (vgl. (2) S. 243, 1. Abs.; vgl. (13), S. 65, Tab. 2.6, vgl. (14) S. 109,
Abs. „Vernetzbare Systeme“, vgl. (16) S. 394, Abs. „2.3.2.9.2.2 Hydroxylsubsti-
tuierte Polyacrylate“ bis S. 395, 3. Abs.).

Damit geben die Angaben des Streitpatents dem Fachmann zwar die Richtung
vor, dennoch bedarf es einer umfassenden Recherche zur Ermittlung geeigneter
Ausgangsmonomere, die zu Acrylaten polymerisiert werden sollen, wobei anhand
von Versuchen zu ermitteln ist, ob ein einziges Acrylat oder aber Acrylatmischun-
gen und ggf. coreaktive Monomere zu verwenden sind, um die vorgegebenen An-
forderungen an die herzustellenden Schilder zu erfüllen. Die durchzuführenden
Vorarbeiten und Versuche übersteigen aber den zumutbaren Aufwand, da sie den
Umfang eines Forschungsprogramms haben (vgl. Schulte/Moufang 10. Aufl. PatG
§ 34 Rdn. 359 b) bis d)).

Folglich ist der Schutz des Streitpatents auf spekulativ beanspruchte Acrylate
gerichtet, zu deren Erschließung die Erfindung aber keinen Beitrag leistet. Viel-
mehr ist der durch das Patent geschützte Bereich über die erfindungsgemäße,
dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gegebene Lösung hinaus unzu-
lässig verallgemeinert worden. Zumal in der Patentschrift nicht ein ausführbarer
Weg zur Erlangung eines Lacküberzuges mit den streitpatentgemäß zu erfüllen-
den Beständigkeitsanforderungen genannt ist. Der mögliche Patentschutz geht
somit über den vom Streitpatent geleisteten Beitrag zum Stand der Technik
hinaus. Nachdem das Erfordernis der deutlichen und vollständigen Offenbarung
der Erfindung gewährleisten soll, dass das Ausschließlichkeitsrecht, das dem An-
- 19 -
melder erteilt wird, dem Umfang der Erfindung entspricht, die er der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt (vgl. BGH a. a. O. Rdn. 13 – Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren),
war in Anbetracht dessen vorliegend ein Offenbarungsmangel festzustellen.

Das von der Patentinhaberin vorgelegte Sicherheitsdatenblatt (28) eines Sieb-
druckfarbadditivs, das neben nicht spezifizierten ungefährlichen Bestandteilen ein
Gemisch entsprechend dem streitgemäßen Härter aufweist, kann zu keiner ande-
ren Sichtweise führen. Dieses Datenblatt kann nur als Nachweis für die Deklarati-
onspflicht gefährlicher Stoffe – entsprechend der im Streitpatent angegebenen
Härterzusammensetzung – angesehen werden. Einen Hinweis auf die im Streit-
patent nicht offenbarte Komponente des Härters ergibt sich hierdurch nicht. Denn
in dem Sicherheitsdatenblatt werden die weiteren ungefährlichen Bestandteile des
Siebdruckadditivs nicht erwähnt (vgl. (28), S. 1, Abs. „2 Zusammensetzung/Anga-
ben zu den Bestandteilen“).

Das Argument der Patentinhaberin, für den Fachmann sei es selbstverständlich,
dass kein reines Acrylat – im Sinne nur eines Polymerisats – eingesetzt werde,
sondern eine Acrylatmischung bzw. eine normale UV-Farbe, der ein monomeres
Hydroxyacrylat beigefügt werde, kann den vorliegenden Offenbarungsmangel
nicht heilen. Zum einen finden sich in der Streitpatentschrift keinerlei Anhalts-
punkte für eine solche Mischung und zum anderen wird der Fachmann durchaus
„reine“ Hydroxyacrylate in Form von Copolymerisaten in Erwägung ziehen, da
diese mit Polyisocyanaten Beschichtungen aus Polyacrylurethanen ausbilden, die
ausgezeichnete Salzsprüh- und Wetterbeständigkeit aufweisen (vgl. (13), 64/65,
Abs. „2.1.4.5. Acrylic resins“; vgl. (16), S. 394, Abs. „2.3.2.9.2.2 Hydroxylsubsti-
tuierte Polyacrylate“ bis S. 396, 1. Abs.).

8. Der von den Einsprechenden geltend gemachte Widerrufsgrund der unzu-
reichenden Offenbarung liegt gleichfalls hinsichtlich der verteidigten Patentan-
sprüche 1 in der Fassung des 1. bis 5. Hilfsantrags vor. Bei dieser Sach- und
Rechtslage konnten formale Aspekte unerörtert bleiben.
- 20 -
Die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 haben zu Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag identische Leucht- und Motivfarbenzusammensetzun-
gen gemäß der Merkmalsgruppen 3 und 4 zum Gegenstand. Folglich ergibt sich
gegenüber dem Hauptantrag keine andere Sach- und Rechtslage, so dass die dort
ausgeführten Gründe hinsichtlich der mangelnden Ausführbarkeit für die Patentan-
sprüche 1 in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 5 gleichermaßen gelten.

9. Da über den jeweiligen Antrag der Patentinhaber nur insgesamt entschie-
den werden kann, teilen die nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 7 nach Haupt-
bzw. der Hilfsanträge 1 bis 5 das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 (vgl.
BGH, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR
1997, 120 – Elektrisches Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaus-
tauschverfahren).


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
- 21 -
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder
von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bundesge-
richtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.


Dr. Maksymiw Schell Dr. Jäger Dr. Wagner


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