BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



14 W (pat) 20/15
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
9. Mai 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 17 214.8

…



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Maksymiw, der Richter Schell und Dr. Jäger, sowie der Richterin
Dr. Wagner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

- 2 -
G r ü n d e

I.

Mit dem Beschluss vom 27. April 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse A61K des
Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 100 17 214.8 mit der
Bezeichnung

„Kosmetische und dermatologische Lichtschutzformulierungen mit einem
Gehalt an unsymmetrisch substituierten Triazinderivaten und
Propylenglykoldicaprylatdicaprat“

gemäß § 48 PatG zurückgewiesen.

Dem Beschluss liegen die Patentansprüche 1 bis 6 vom 6. April 2000 zugrunde,
von denen die nebengeordneten Patentansprüche 1, 2 und 4 bis 6 wie folgt lautet:

„1. Lichtschutzwirksame Wirkstoffkombinationen aus
(a) einer oder mehreren UV-Filtersubstanzen, gewählt aus der
Gruppe der unsymmetrisch substituierten Triazinderivate und
(b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat.

2. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zuberei-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Wirkstoffkombination
aus
(a) einer oder mehreren UV-Filtersubstanzen, gewählt aus der
Gruppe der unsymmetrisch substituierten Triazinderivate und
(b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

- 3 -
4. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmit-
tel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für unsymme-
trisch substituierte Triazinderivate.

5. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat zur Erzielung
oder der Erhöhung der Löslichkeit unsymmetrisch substituierter
Triazinderivate in
(a) entweder einer isolierten Ölkomponente oder
(b) in mindestens einer Ölphase eines dispersen Zwei- oder
Mehrphasensystem, welches zusätzlich eine oder mehrere
Wasserphasen enthalten kann.

6. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmit-
tel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{[4-
(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-
triazin.“

Die Zurückweisung ist im Wesentlichen damit begründet, dass die Zusammenset-
zung nach dem geltenden Patentanspruch 1 gegenüber den Druckschriften

(1) DE 197 19 929 A1 und
(2) DE 199 33 460 A1

nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Denn aus der Entgegenhaltung (1)
sei bekannt gewesen, dass Propylenglykoldicaprylat-dicaprat über gute Lösungs-
eigenschaften für symmetrisch substituierte Triazine verfüge. In Kenntnis dessen
habe es für den Fachmann nahegelegen, diese Eigenschaften von Propylenglykol-
dicaprylat-dicaprat auch für unsymmetrisch substituierte Triazinderivate zu nützen,
welche gemäß der Druckschrift (2), analog zu den symmetrisch substituierten
Triazinen als UV(B)-Filter geeignet seien.

- 4 -
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Patentbegehren unter Zugrundelegung der Patentansprüche 1 bis 4 vom
27. April 2017 nach Hauptantrag und hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 und 2
gemäß Hilfsantrag vom 27. April 2017 weiterverfolgt:

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 3 gemäß Hauptantrag haben fol-
genden Wortlaut:

„1. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zuberei-
tung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Wirkstoffkombination
aus
(a) 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-metho-
xyphenyl)-1,3,5-triazin und
(b) Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

3. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmit-
tel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{[4-
(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-
triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.“

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet wie folgt:

„1. Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmit-
tel, Lösungsvermittler, Solubilisator oder Stabilisator für 2,4-Bis-{[4-
(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-
triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen.“

Die Anmelderin macht geltend, dass selbst im Lichte der Druckschrift (1) eine
patentwürdige Erfindung vorliege. Denn die eingereichten Versuche belegten ein-
deutig, dass Propylenglykoldicaprylat-dicaprat der beste Solubilisator für 2,4-Bis-
- 5 -
{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin unter
den getesteten Lösungsmitteln sei.

Auch im Hinblick auf die Druckschrift

(3) EP 0 775 698 A1

habe die Verwendung von Propylenglykoldicaprylat-dicaprat für unsymmetrische
Triazine nicht nahe gelegen, denn in dieser Druckschrift würden anstelle der un-
symmetrischen Triazine ganz andere Chromophore verwendet, bei denen sich das
Problem einer mangelnden Löslichkeit gar nicht stelle und folglich auch nicht
angesprochen werde.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 K des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 27. April 2015 aufzuheben
und das Patent im Umfang der Patentansprüche 1 bis 4 gemäß
Hauptantrag vom 27. April 2017,

hilfsweise im Umfang der Patentansprüche 1 bis 2 gemäß Hilfsan-
trag vom 27. April 2017 zu erteilen.

Mit der Zwischenverfügung vom 8. August 2016 hat der Senat darauf hingewie-
sen, dass die der Anmelderin aus dem Prüfungsverfahren bekannten Druckschrif-
ten

(4) EP 0 893 119 A1 und
(5) WO 99/66 896 A1

bei der Beurteilung der Patentfähigkeit ebenfalls eine Rolle spielen könnten.
- 6 -
Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrags, wird auf den Akteninhalt
verwiesen.


II.

Die Beschwerde ist zulässig (PatG § 73). Sie ist jedoch unbegründet.

1. Die ursprüngliche Offenbarung der Gegenstände gemäß den geltenden
Patentansprüchen 1 bis 4 nach Hauptantrag und der Patentansprüche 1 und 2
nach Hilfsantrag ist nicht zu beanstanden. Die jeweils geltenden Patentansprüche
gehen auf die ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 bis 3 und 6, sowie
die Zeilen 16 bis 21 auf Seite 17 der Beschreibung der Erstunterlagen zurück.

2. Es kann dahingestellt bleiben, inwiefern die beanspruchte Zusammenset-
zung gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag neu ist, denn deren Bereitstel-
lung beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, lichtschutzwirksame Zubereitungen
bereitzustellen, die sich durch einen erhöhten Gehalt an unsymmetrischen substi-
tuierten Triazin und einen dementsprechend hohen Lichtschutzfaktor auszeichnen
(vgl. Erstunterlagen, Beschreibung S. 4, Z. 9 bis 11).

Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine

1. Lichtschutzwirksame kosmetische oder dermatologische Zuberei-
tung,
2. die eine Wirkstoffkombination aus

- 7 -
2a. 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphe-
nyl)-1,3,5-triazin und
2b. Propylenglykoldicaprylat-dicaprat enthält.

Zur Lösung der Aufgabe, wie sie durch die Ausgestaltung der Zusammensetzung
mit den Merkmalen nach Patentanspruch 1 erreicht wird, konnte der Fachmann,
hier ein Chemiker mit praktischer Erfahrung und speziellen Kenntnissen auf dem
Gebiet der Kosmetik, von Dokument (3) ausgehen. Aus (3) sind lichtschutzwirk-
same kosmetische Zubereitungen bekannt, die als UV-Absorber unsymmetrisch
substituierte Triazine enthalten (vgl. (3) Patentansprüche 12 und 13). Zu den
bevorzugten UV-Absorbern gehört das Triazin 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexylocy)-2-
hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin (vgl. (3) S. 10, Z. 15 bis S. 11,
Z. 7, S. 17/18 Beispiel 11, Verbindung der Formel (101)). Die im Patentanspruch 1
nach Hauptantrag angegebene Zusammensetzung unterscheidet sich von der im
Dokument (3) beschriebenen Zusammensetzung somit darin, dass sie Propylen-
glykoldicaprylat-dicaprat aufweist.

Dieser Unterschied kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen. Denn
dem Fachmann war, wie die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung einge-
räumt hat, zum Anmeldezeitpunkt bekannt, dass Triazine und damit auch die
anmeldungsgemäßen unsymmetrischen Triazine schwerlöslich sind. Von daher
wird er geeignete Lösungsmittel im Fokus haben, wenn er vor dem Problem steht,
eine lichtschutzwirksame kosmetische Zubereitung bereitzustellen, die einen er-
höhten Gehalt des asymmetrischen Triazins 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-
hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin aufweist und sich durch einen
dementsprechend hohen Lichtschutzfaktor auszeichnet.

Zur Lösung der Aufgabe unter diesen sodann Propylenglykoldicaprylat-dicaprat für
eine lichtschutzwirksame kosmetische Zusammensetzung, die asymmetrisch sub-
stituierte Triazine als UV-Absorber enthält, in Erwägung zu ziehen, bot (1) eine
unmittelbare Anregung.
- 8 -
Die Druckschrift (1) betrifft eine kosmetische und dermatologische Lichtschutzfor-
mulierung mit dem symmetrischen Triazin 4,4‘,4‘‘-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-
trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylester) als UV-Filtersubstanz und Propylenglykol-
dicaprylat-dicaprat (vgl. (1) Patentanspruch 1, S. 2, Z. 32 bis 67). Da der UV-Filter
in Lipiden schlecht löslich ist, schlägt die Druckschrift (1) die Verwendung von
Propylenglykoldicaprylat-dicaprat vor, welches ein in der Kosmetik an sich be-
kanntes Lösungsmittel darstellt, das für viele organische Substanzen eingesetzt
werden kann und welches beispielsweise unter der Handelsbezeichnung
Miglyol 840 oder ESTOL 1526 vertrieben wird. In (1) ist festgestellt worden, dass
diese Substanz sich als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler oder Solubilisator
für das genannte Triazin eignet, das kommerziell unter dem Namen Uvinul T150
vertrieben wird (vgl. (1) Patentanspruch 2, S. 2 Z. 61 bis S. 3, Z. 1). Propylengly-
koldicaprylat-dicaprat bedingt eine gegenüber bis dahin verwendeten Lösungsmit-
teln erhöhte Löslichkeit von 4,4‘,4‘‘-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-trisbenzoe-
säure-tris(2-ethylhexylester) in den Lipiden (vgl. (1) S. 2, Z. 58 bis 60, S. 3, Z. 13
bis 15 i. V. m. S. 7 bis 9, Beispiele 1, 3, 5, 7 und 8).

Nachdem dem Fachmann somit aus dem Dokument (1) bekannt war, dass Pro-
pylenglycoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler bzw. als
Solubilisator für das symmetrische Triazin 4,4‘,4‘‘-(1,3,5-Triazin-2,4,6-triyltriimino)-
trisbenzoesäure-tris(2-ethylhexylester) geeignet ist, bedurfte es in Anbetracht der
bekannten Schwerlöslichkeit der unsymmetrischen Triazine keiner erfinderischen
Überlegungen zur Lösung der vorliegenden Aufgabe eine Zusammensetzung, wie
sie im Patentanspruch 1 angegeben ist, bereitzustellen. Zumal der Fachmann
– entgegen der Ansicht der Anmelderin – aufgrund der bestehenden Strukturana-
logie davon ausgeht, dass ein vergleichbares Löseverhalten vorliegt und ihm
daher die Übertragung dieser bei symmetrischen Triazinen erfolgreichen Lösung
auf unsymmetrische Triazine erfolgsversprechend erscheint.

Die von der Anmelderin vorgelegten Versuche, die das Löseverhalten von 2,4-
Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphenyl)-1,3,5-triazin in
- 9 -
unterschiedlichen Lösungsmitteln aufzeigen, führt zu keiner anderen Sachlage. In
den Versuchen ist zwar Propylenglykoldicaprylat-dicaprat das beste Lösungsmittel
für das in Rede stehende Triazin mit einem Gehalt von 24,4%, jedoch haben die
weiteren, untersuchten Fettsäureester, Dicaprylylcarbonat mit 24,3%, Dibutyladi-
pat mit 23,5% und Butylenglykoldicaprylat-dicaprat mit 23,2%, im Rahmen der
Fehlergenauigkeit den gleichen Gehaltswert bzw. vergleichbare Gehaltswerte, so
dass ein besonderer erfinderischer Effekt für die Auswahl von Propylenglykoldi-
caprylat-dicaprat nicht aufgezeigt werden konnte.

Die Bereitstellung der Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 nach Haupt-
antrag beruht nach alledem nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewährbar.

3. Gleiches gilt im Übrigen für den nicht ausdrücklich verteidigten nebengeord-
neten Patentanspruch 3 gemäß Hauptantrag, der auf die Verwendung von Propy-
lenglykoldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler, Solubilisa-
tor oder Stabilisator für 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-me-
thoxyphenyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zubereitungen
gerichtet ist und dessen wesentliche Merkmale mit denen des Patentanspruchs 1
übereinstimmen.

4. Der Patentanspruch 1 gemäß dem Hilfsantrag bildet ebenfalls mangels
erfinderischer Tätigkeit keine geeignete Grundlage für eine Patenterteilung.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags ist auf die Verwendung von Propylengly-
koldicaprylat-dicaprat als Lösungsmittel, Lösungsmittelvermittler, Solubilisator oder
Stabilisator für 2,4-Bis-{[4-(2-ethyl-hexyloxy)-2-hydroxy]-phenyl}-6-(4-methoxyphe-
nyl)-1,3,5-triazin in kosmetischen oder dermatologischen Zusammensetzungen
gerichtet. Mit dieser Formulierung des Anspruchs hat sich aber gegenüber Pa-
tentanspruch 1 gemäß Hauptantrag kein anderer Sachverhalt ergeben, da sämtli-
- 10 -
che wesentliche Merkmale identisch sind. Somit gelten hier die gleichen Gründe
wie für den Hauptantrag, auf die vollumfänglich Bezug genommen wird.

5. Die jeweils abhängigen Patentansprüche 2 und 4 des Hauptantrags, sowie
der nachgeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hilfsantrag beschreiben weitere Aus-
führungsformen, für die ein eigener erfinderischer Überschuss seitens des Senats
nicht erkennbar und auch von der Anmelderin nicht geltend gemacht worden ist.
Sie teilen daher das Schicksal des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Haupt- und
Hilfsantrag bzw. von Patentanspruch 3 nach Hauptantrag.

6. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,
wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

- 11 -
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden.


Dr. Maksymiw Schell Dr. Jäger Dr. Wagner


Fa


Full & Egal Universal Law Academy