BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



14 W (pat) 17/15
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
17. Januar 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2012 002 528.9

…






hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Maksymiw und des Richters Schell, der Richterin
Dr. Münzberg sowie des Richters Dr. Jäger

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beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
18. März 2015 wird aufgehoben und das Patent 10 2012 002 528
erteilt.

Bezeichnung:
"Verfahren und Vorrichtung zur Trennung nicht-magnetischer
Bestandteile aus einem Gemenge von zerkleinertem Metall-
schrott"

Anmeldetag: 9. Februar 2012

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde:

Patentansprüche 1 bis 8 vom 7. Mai 2015
sowie Beschreibung Seiten 2 bis 8 vom 19. Januar 2013 sowie
Figur gemäß Offenlegungsschrift.


G r ü n d e

I

Mit Beschluss vom 18. März 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 03 C des
Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 10 2012 002 528.9 mit
der Bezeichnung

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"Verfahren und Vorrichtung zur Absonderung aller nichtmagneti-
schen Bestandteile aus einem Gemenge von Metallschrott zur
Gewinnung von reinem Eisenschrott"

zurückgewiesen.

Der Zurückweisungsbeschluss ist im Wesentlichen damit begründet, dass der
Anmeldegegenstand von der Kombination der Druckschriften

D6 DE 20 2011 100 997 U1 und
D8 US 5 100 280 A

nahe gelegt sei, wobei es sich bei der D8 um die angegebene US-Schrift handelt
und nicht um die im Beschluss offensichtlich fehlerhaft angegebene
GB 1 000 245 A. Denn die D8 ist in dem im Beschluss angesprochenen Ladungs-
zusatz vom 12. Dezember 2015 als US 5 100 280 A angegeben. Zudem geben
die im Beschluss angeführten Zitatstellen nur im Zusammenhang mit der US-
Schrift einen Sinn. Aus D6 sei eine Vorrichtung und das zugehörige Betriebsver-
fahren zur Auftrennung eines metallischen Schüttgutes mit nichtmagnetisierbaren
Anteilen in einem Trockenreinigungsverfahren bekannt. D6 offenbare ein Tren-
nungsverfahren mit sämtlichen Merkmalen des Anmeldegegenstands. Nur die
Polung der Magnete sei in D6 nicht näher erläutert. Diesbezüglich müsse sich der
Fachmann, ein Diplomingenieur der Verfahrenstechnik mit mehrjähriger Berufser-
fahrung auf dem Gebiet der Magnetabscheider, zwangsläufig im Stand der Tech-
nik informieren. Dazu werde er gemäß der geltenden BGH-Rechtsprechung auch
gattungsfremden Stand der Technik heranziehen, bei dem nach Art der sich dort
stellenden Probleme vom Prinzip her Lösungen zu erwarten seien, wie er sie
benötige, auch wenn die Anforderungen im Detail durchaus erheblich differieren
würden. Somit treffe er auf die D8, in der es um die Aufnahme und damit Abtren-
nung von Eisenabfallteilchen von einer Oberfläche gehe. Dort seien mehrere Mag-
nete in Reihe angeordnet, wobei die Pole jeweils zueinander weisen würden.
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Unter Berücksichtigung dieser Lehre käme der Fachmann ausgehend von D6 in
naheliegender Weise zum anmeldungsgemäßen Verfahren.

Für das Beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit sprächen auch nicht die ange-
führten Beweisanzeichen, zumal diese für sich genommen eine erfinderische
Tätigkeit weder begründen noch ersetzen könnten. Zudem sei es, wie beispiels-
weise in

D9 US 3 935 947 A

offenbart, nicht unüblich, Magneten mit der Polungsachse parallel zum Förder-
band auszurichten, so dass der Anmeldegegenstand nicht eine einzige bekannte
Entwicklungsrichtung verlasse. Weiterhin sei die Anordnung gleicher Pole neben-
einander zwar wegen der zu überwindenden Abstoßungskräfte mit Nachteilen
behaftet. Dies zu überwinden, sei aber im Stand der Technik bekannt, weshalb
eine erfinderische Tätigkeit dann nicht anzunehmen sei, wenn ein erreichter Vor-
teil durch den damit verbundenen Nachteil kompensiert werde. Auch sei der durch
die anmeldungsgemäße Anordnung der Pole entstandene Effekt aus physikali-
scher Sicht nicht überraschend sondern zu erwarten. Das wirtschaftliche Interesse
sei nicht aussagekräftig, da es maßgeblich durch andere Rahmenbedingungen
wie z. B. durch Vermarktungsaktivitäten beeinflusst werde. Schließlich werde auch
in der D6 das Transportgut in Bewegung gehalten, wobei durch diese Bewegungs-
kräfte das anhaftende nichtmagnetisierbare Material vom magnetisierbaren Mate-
rial abgeschüttelt werde, weshalb in der Anmeldung kein grundsätzlich abweichen-
der Ansatz gewählt worden sei.

Für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gelte dieselbe Argumentation, da
das anmeldungsgemäße Verfahren darin nur mit anderen Worten beansprucht
werde und kein weiteres Merkmal hinzugekommen sei.

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Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
ihr Patentbegehren auf der Grundlage der Patentansprüche 1 bis 8 vom
7. Mai 2015 weiterverfolgt.

Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 lauten folgendermaßen:



"
"
- 6 -
Die Anmelderin macht geltend, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf
einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Denn der Anmeldung liege das Problem
zugrunde, das Trennen magnetischer von nicht-magnetischen Bestandteilen in
zerkleinertem Metallschrott zu verbessern. Dies löse es, indem die Magnete des
Überbandmagneten so angeordnet seien, dass ihre Magnetachsen in Transport-
richtung des Metallschrotts ausgerichtet seien und jeweils gleichnamige Pole
benachbarter Magnete einander gegenüberstünden. Durch diese spezifische
Anordnung käme es zu einer starken Verdichtung der Magnetfeldlinien, wodurch
eine heftige Bewegung des Metallschrotts auf der Transportstrecke an der Unter-
seite des Transportbandes bewirkt werde, so dass die anhaftenden nicht-magneti-
schen Bestandteile abgeworfen werden könnten. D6 könne dieses Trennverfahren
nicht nahe legen. Denn dort seien die Magnete über dem Transportband her-
kömmlich angeordnet, nämlich mit den Magnetachsen senkrecht zum Transport-
band. Die Bewegung des Metallschrotts werde allein durch die Ausstattung des
Transportbandes mit Noppen u. ä. erreicht. Die Dokumente D8, D7 und D10 wür-
den sich sowohl nach Gattung und Konstruktion als auch nach der zugrundelie-
genden Aufgabe grundsätzlich von der anmeldungsgemäßen Lehre unterschei-
den. D9 offenbare zwar eine Trennvorrichtung mit Überbandmagneten. Bei der
dargestellten Polfolge in Transportrichtung handele es sich aber um getrennte, in
sich abgeschlossene Magnetbaugruppen mit S-N-S-Polfolge. Diese Magnetbau-
gruppen kämen sich dabei nicht so nahe, dass durch das Aufeinandertreffen der
gleichnamigen Pole eine heftige Bewegung bei den Metallschrottteilchen induziert
werde. Daher erhalte der Fachmann auch aus D9 keinerlei Anregungen, sich mit
konstruktiven Problemen bei großen Abstoßungskräften aufgrund gegenüberlie-
gender, gleichnamiger Pole in einer Überbandmagnetstrecke zu beschäftigen und
durch eine derartige Anordnung das herkömmliche Konstruktionsprinzip zu verlas-
sen.

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Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle vom
18. März 2015 aufzuheben und das Patent auf Grundlage der
Patentansprüche 1 bis 8 vom 7. Mai 2015 zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten
Patentansprüche 3 bis 8 wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.


II

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und führt zu dem im Tenor ange-
gebenen Ergebnis.

2. Die Patentansprüche 1 und 2 leiten sich von den ursprünglich eingereichten
Patentansprüchen 1 bzw. 2 sowie von den die S. 2 und 3 seitenübergreifenden
Abs. und der S. 8 der ursprünglich eingereichten Beschreibung her. Der Ersatz
des Wortes "amagnetisch" durch das Wort "nicht-magnetisch" stellt dabei keine
unzulässige Erweiterung dar, da beide Worte technisch dieselbe Eigenschaft des
Transportbandes umfassen, dass dieses nämlich keine magnetischen Eigenschaf-
ten aufweist. Die Patentansprüche 3, 5 und 8 basieren auf den ursprünglich einge-
reichten Patentansprüchen 3, 5 und 7, wobei in den Anmeldungsunterlagen die
Begriffe "Magnet" und "Magnetblock" synomym verwendet werden (vgl. S. 2/3
seitenübergr. Abs. der ursprünglich eingereichten Unterlagen), so dass der Ersatz
des Begriffs "Magnetblock" durch den Begriff "Magnet" in den geltenden Patentan-
sprüchen 5 und 8 durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist. Patentan-
spruch 4 ist im ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 offenbart, und die
Patentansprüche 6 und 7 leiten sich von den ursprünglich eingereichten Patentan-
sprüchen 4 und 6 ab. Die Patentansprüche 1 bis 8 sind ebenso wie die gegenüber
den ursprünglich eingereichten Anmeldungsunterlagen abgeänderten Beschrei-
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bungsseiten 2 bis 8 vom 19. Januar 2013, in denen lediglich eine Würdigung eines
Teils des von der Prüfungsstelle angeführten Standes der Technik ergänzt worden
ist, auch sonst nicht zu beanstanden.

Die von der Prüfungsstelle hinsichtlich § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG vorgebrachten for-
malen Mängel sind durch die Präzisierungen im kennzeichnenden Teil der neben-
geordneten Patentansprüche 1 und 2 ausgeräumt, da nunmehr die Anordnung der
Magnete sowohl zueinander als auch entlang der Magnetstrecke eindeutig fest-
gelegt ist.

3. Die Vorrichtung zur Trennung nicht-magnetischer Bestandteile aus einem
Gemenge von zerkleinertem Metallschrott nach Patentanspruch 2 ist neu.

Der Patentanspruch 2 weist folgende Merkmale auf:

1. Vorrichtung zur Trennung nicht-magnetischer Bestandteile aus einem
Gemenge von zerkleinertem Metallschrott
2. mittels eines Überbandmagneten,
3. dessen nicht-magnetisches Transportband an seiner dem zu trennen-
den Gemenge zugekehrten Seite einen erhöhten Rauhigkeitsgrad auf-
weist
4. und das Gemenge längs einer Magnetstrecke mit einem ersten und
weiteren, in Transportrichtung in Reihe angeordneten Magneten trans-
portiert,
5. wobei die Magnete der Magnetstrecke mit ihrer magnetischen Achse
in Transportrichtung ausgerichtet sind und
6. jeweils gleichnamige Pole benachbarter Magnete einander gegenüber
liegen.

Die Neuheit wurde im Prüfungsverfahren nicht thematisiert und ist auch aus Sicht
des Senats gegeben, da in keinem der Dokumente D6, D8, D9 sowie
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D7 US 6 634 504 B2 oder
D10 GB 1 000 245 A

eine Vorrichtung oder ein Verfahren zur Trennung von Metallschrott mit den
anmeldungsgemäßen Merkmalen 5 und 6 beschrieben wird.

4. Die Vorrichtung nach Patentanspruch 2 beruht auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit.

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, eine saubere Trennung von magneti-
sierbarem und nicht magnetisierbarem Material durch ein verbessertes Trennver-
fahren eines Metallschrottgemisches und eine dazu geeignete Vorrichtung bereit-
zustellen (vgl. ursprünglich eingereichte Unterlagen S. 1 Abs. 2, S. 2 Abs. 2 le.
Satz i. V. m. Abs. 3 Satz 1).

Die Lösung dieser Aufgabe mit der anmeldungsgemäßen Vorrichtung wird dem
Fachmann, einem Ingenieur der Verfahrenstechnik mit langjähriger Berufserfah-
rung und speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Konstruktion von Magnetab-
scheidern, durch die Lehre der D6 nicht nahe gelegt. Die D6 strebt zwar wie die
Anmeldung eine saubere, gegenüber herkömmlichen Magnetabscheidern verbes-
serte Trennung von magnetisierbaren und nicht magnetisierbaren Material an (vgl.
D6 S. 2 Abs. [0002] i. V. m. Abs. [0001] le. Satz). Zur Lösung wird dort die Tren-
nung nicht magnetischer Bestandteile aus einem Gemenge von zerkleinertem
Metallschrott ebenfalls mittels einer Vorrichtung aus einem Überbandmagneten
und einem nicht magnetischen Transportband mit einer angerauten Oberfläche
vorgeschlagen (vgl. D6 Schutzansprüche 1, 2, S. 2 re. Sp. Z. 4 bis 9, 16 bis 20,
S. 3 Abs. [0011] Z. 5 bis 9, 11 bis 17, Figur). Das Gemenge wird dabei längs einer
Magnetstrecke mit einzelnen in Transportrichtung in Reihe angeordneten Magne-
ten transportiert (vgl. D6 Schutzanspruch 1, S. 2 re. Sp. Z. 20 bis 30, S. 3 Abs.
[0005] Satz 1, Figur). Durch diese Vorrichtung wird gemäß der Lehre der D6
erreicht, dass das von den Magneten angezogene magnetisierbare Material stän-
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dig in Bewegung bleibt, sodass durch diese Bewegungskräfte anhaftendes nicht
magnetisierbares Material von dem magnetisierbaren Material gewissermaßen
abgeschüttelt wird (vgl. D6 S. 2 Abs. [0004] spaltenübergr. Satz). Diese Bewegung
wird zum einen durch die Oberflächenrauhigkeit des Transportbandes und zum
anderen durch den Weitertransport des Materials von einem Magneten zum
nächsten erreicht, wobei beim Übergang das Metallgemenge kurzzeitig frei im
Raum schwebt (vgl. D6 Schutzanspruch 2 i. V. m. S. 2 re. Sp. Z. 30 bis 43, Z. 53
bis S. 3 li. Sp. Z. 2). Damit wird dem Fachmann aus der D6 gelehrt, dass für eine
effiziente Trennung eines Metallschrottgemenges das magnetisierbare Material
ständig in Bewegung zu halten ist und dies durch konstruktive Maßnahmen bezüg-
lich der Oberfläche des Transportbandes und durch beabstandete Magnetfelder
möglich ist. Einen Hinweis, diese ständige Bewegung des Metallschrottgemenges
für eine effiziente Trennung durch die spezifische Anordnung der Magnete entlang
der Magnetstrecke zu erreichen, bei der die Magnete gemäß Merkmal 5 mit ihrer
magnetischen Achse in Transportrichtung ausgerichtet sind und jeweils gleichna-
mige Pole benachbarter Magnete der Magnetstrecke gemäß Merkmal 6 einander
gegenüberliegen, findet sich in der D6 aber nicht.

Diesen Hinweis kann auch die D9 nicht geben. Die D9 beschäftigt sich ebenfalls
mit Trennvorrichtungen mit Überbandmagneten zur Trennung nicht-magnetischer
Bestandteile aus metallhaltigem Abfall (vgl. D9 Sp. 1 Z. 5 bis 22, Fig. 1, 4). Die D9
zeigt dabei eine Magnetstrecke bestehend aus einer Aufnahmemagnetbaugruppe
(pick-up magnet assembly 36, 100/102), einer Transfermagnetbaugruppe (transfer
magnet assembly 52, 104) und einer Ablademagnetbaugruppe (discharge magnet
assembly 38, 106) auf, bei der die Pole benachbarter Magneteinrichtungen gleich-
namig sind (vgl. D9 Fig. 1, 4, Sp. 4 Z. 1 bis 7). Aus der D9 erfährt der Fachmann,
dass er aufgrund dieser Magnetanordnung eine effektivere Trennung erreicht, da
sich die magnetischen Bestandteile zum einen während des Transports um die
eigene Achse drehen (vgl. D9 Sp. 3 Z. 22 bis 26) und zum anderen durch Lücken
im magnetischen Feld entlang der Magnetstrecke wellenförmig vom Transport-
band weg und danach wieder zu diesem hin bewegen (vgl. D9 Sp. 1 Z. 47 bis 54,
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Sp. 3 Z. 47 bis Sp. 4 Z. 6 und Z. 35 bis 59, Sp. 7 Z. 25 bis 30 und 45 bis 50). Eine
Anregung, die Magnete der Magnetstrecke mit ihrer magnetischen Achse in
Transportrichtung auszurichten und jeweils gleichnamige Pole benachbarter Mag-
nete einander gegenüberliegend anzuordnen, erhält der Fachmann aus D9 dage-
gen nicht. Vielmehr geht die D9 mit der Lückenbildung im magnetischen Feld
einen anderen Lösungsweg als die anmeldungsgemäße Vorrichtung, bei der
durch die gegenüberliegende Anordnung gleichnamiger Pole keine Lücke im Mag-
netfeld erzeugt, sondern – wie die Anmelderin in der mündlichen Verhandlung
glaubhaft vorgetragen hat – eine starke Verdichtung der Magnetfeldlinien verur-
sacht wird, wodurch eine heftige Bewegung des Metallschrotts auf der Transport-
strecke an der Unterseite des Transportbandes bewirkt wird.

Auch die weiteren in der mündlichen Verhandlung diskutierten Druckschriften D7,
D8 und D10 enthalten keine Hinweise, die Vorrichtung zur Metallschrotttrennung
entsprechend der anmeldungsgemäßen Merkmale 5 und 6 auszubilden. In der
Trennvorrichtung von IC-Bauelementen gemäß D7 wird eine Umlenkrolle mit Mag-
neten aufgezeigt. Dabei können die einzelnen Magnete im Umfang der Oberfläche
der Rolle mit radialer Richtung der Magnetachsen so angeordnet sein, dass auf
der Oberfläche der Rolle gleichnamige Pole benachbart liegen. Dies kann nach
den Angaben der D7 sogar so weit gehen, dass die Nordpole oder Südpole sämt-
licher Magnete im Umfang der Rollenoberfläche angeordnet sind (vgl. D7 Fig. 1
mit den Magneten 17, Fig. 3B i. V. m. Sp. 4 Z. 53 bis 65). Aus dieser Anordnung
erhält der Fachmann aber keine Anregung, die Magnete mit ihrer magnetischen
Achse entlang der Transportrichtung und zugleich die jeweils gleichnamigen Pole
benachbarter Magnete einander gegenüberliegend auszurichten. Dasselbe gilt für
die Lehre der Druckschrift D10, die eine Transporteinrichtung zur Erzscheidung
offenbart, bei der die unterhalb eines Transportbands angeordneten Magnete mit
ihrer Magnetachse senkrecht zur Transportrichtung und die gleichnamigen Pole
der Magnete nebeneinander und nicht einander gegenüber ausgerichtet sind (vgl.
D10 Patentanspruch 3 sowie Fig. 1 und 5 i. V. m. S. 2 Z. 43 bis 52). In der eine
Vorrichtung zur Aufnahme von magnetisierbarem Material vom Boden betreffende
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Druckschrift D8 sind die ringförmig ausgestalteten Magnete wiederum in einer Um-
lenkrolle angeordnet, wobei gleichnamige Pole benachbarter Magnete nebenei-
nander liegen. Des Weiteren sind die einzelnen Magnete zwar in einer parallelen
Ebene zur Transportebene aber innerhalb dieser Ebene mit ihren magnetischen
Achsen um einen Winkel von 90° zur Transportrichtung versetzt angeordnet (vgl.
D8 Patentanspruch 1 und Fig. 1 und 4 i. V. m. Sp. 1 Z. 51 bis 55). Somit kann die
D8 dem Fachmann ebenfalls keine Veranlassung geben, die Magnete entspre-
chend Merkmal 5 auszurichten.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 ergibt sich damit in nahe liegender Weise
weder aus einer der genannten Druckschriften allein, noch aus deren Zusammen-
schau.

Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden Druckschriften aus
dem Prüfungsverfahren führt zu keiner anderen Beurteilung des Sachverhalts, da
auch dort keinerlei Hinweis auf eine Anordnung der Magnete der Magnetstrecke
mit ihrer magnetischen Achse in Transportrichtung und einer einander gegenüber-
liegenden Ausrichtung der jeweils gleichnamigen Pole benachbarter Magnete zu
finden ist.

Die Patentansprüche 3 bis 8 betreffen besondere Ausgestaltungen des Gegen-
standes nach Patentanspruch 2 und sind daher mit diesem gewährbar.

5. Gleiches gilt für den auf das Verfahren zur Trennung nicht-magnetischer
Bestandteile aus einem Gemenge von zerkleinerten Metallschrott gerichteten
Patentanspruch 1. Denn die Patentfähigkeit des Verfahrens nach Patentan-
spruch 1 wird sinngemäß von den für die Vorrichtung gemäß Patentanspruch 2
ausgeführten Gründen getragen, zumal Patentanspruch 1 keine zusätzlichen tech-
nischen Merkmale enthält.

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III

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin
oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bun-
desgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.


Dr. Maksymiw Schell Dr. Münzberg Dr. Jäger


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