BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



12 W (pat) 7/16
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
6. April 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 046 095.7


…






hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung vom 6. April 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der
Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger
- 2 -
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird hinsichtlich des in der mündlichen Ver-
handlung am 6. April 2017 gestellten Hauptantrags zurückge-
wiesen.

2. Soweit die Beschwerde hilfsweise darauf gerichtet ist, den
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Dezember 2015 aufzuheben und ein Patent auf der Grund-
lage der Ansprüche nach Hilfsantrag 1, mit Datumsaufdruck
5. April 2017, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am
6. April 2017, zu erteilen, wird der Beschluss der Prüfungsstelle
für F02M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. De-
zember 2015 aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung
und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurückverwiesen.

G r ü n d e

I.

Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 23. September 2004 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der
Bezeichnung:
„Brennstoffeinspritzventil“.
Mit Beschluss vom 17. Dezember 2015 hat die Prüfungsstelle für Klasse F02M
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurückgewiesen und
dabei zur Begründung angegeben, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht
neu.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 20. Januar 2016 eingelegte Be-
schwerde der Anmelderin.
- 3 -
Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F02M des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Dezember 2015 aufzuheben und das Patent mit der
Bezeichnung „Brennstoffeinspritzventil“ mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hauptantrag,
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung
und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)
gemäß Offenlegungsschrift,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Hilfsantrag 1,
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung
und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)
gemäß Offenlegungsschrift,

weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2,
überreicht in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2017,
Beschreibung
und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 8)
gemäß Offenlegungsschrift.

- 4 -
In der Fassung nach dem Hauptantrag lautet der Anspruch 1:


- 5 -
In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 lautet bei unverändertem Oberbegriff der
kennzeichnende Teil des Anspruchs 1:



Die weiteren Ansprüche 2 bis 7 sind auf den jeweiligen Anspruch 1 rückbezogen.

Die folgenden Entgegenhaltungen sind im Verfahren:


D1) DE 101 32 756 A1
D2) DE 199 47 779 A1
D3) DE 100 40 239 A1
D4) DE 100 57 495 A1
D5) DE 198 58 476 A1
D6) DE 40 05 455 A1
D7) DE 198 43 940 A1
D8) DE 198 56 202 A1
S1) DE 100 25 998 A1


Wegen des Wortlauts des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2, der rückbezogenen
Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

- 6 -
II.

1) Die zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als die Sache auf Grundlage der
Ansprüche nach Hilfsantrag 1 zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen war, weil der Gegenstand
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegenüber dem bis jetzt im Verfahren
befindlichen Stand der Technik neu ist und sich für den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergibt. Zu Hilfsantrag 2 kann
keine Entscheidung ergehen, da dieser gegenüber Hilfsantrag 1 nachrangig ist.


2) Der Anspruch 1 in der Fassung nach dem Hauptantrag lässt sich wie folgt
gliedern:

M0 Brennstoffeinspritzventil (1), insbesondere Einspritzventil
für Brennstoffeinspritzanlagen von Brennkraftmaschinen,
M1 mit einem in einem Ventilgehäuse (2) angeordneten piezoelektrischen Aktor
(6), der sich zumindest mittelbar an dem Ventilgehäuse (2) abstützt,
M2 und einem von dem Aktor (6) mittels einer Ventilnadel (13)
betätigbaren Ventilschließkörper (17),
der mit einer Ventilsitzfläche (16) zu einem Dichtsitz zusammenwirkt,
M3 wobei zumindest ein Entkopplungselement (8) vorgesehen ist,
mittels dem sich der Aktor (6) an dem Ventilgehäuse (2) abstützt
oder mittels dem der Aktor in Zusammenwirkung mit der Ventilnadel (13)
den Ventilschließkörper (17) betätigt,
M4 wobei das Entkopplungselement (8) einen Teil der beim Aktivieren des
Aktors (6) zur Betätigung des Ventilschließkörpers (17)
von dem Aktor (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnimmt,
um die Betätigung des Ventilschließkörpers (17) zu dämpfen,

- 7 -
dadurch gekennzeichnet,
M5 dass das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist,
der zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes (8)
zumindest eine Aussparung (20, 21, 30, 31),
vorzugsweise mehrere Aussparungen (20, 21, 30, 31), aufweist,
M6 wobei die Aussparungen (20, 21, 30, 31)
direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors (6) ausgebildet sind.

In der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 ändert sich demgegenüber nur das
Merkmal M5:

1H5 dass das Entkopplungselement (8) als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist,
der zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes (8)
mehrere Aussparungen (20, 21, 30, 31), aufweist,


3) Als Fachmann ist für diesen Gegenstand ein Maschinenbauingenieur mit
Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von
Brennstoffeinspritzventilen mit piezoelektrischem Aktor zuständig.


4) Nach dem maßgeblichen Verständnis dieses Fachmanns betrifft die Erfindung
gemäß den Merkmalen M0 bis M2 des Anspruchs 1 in der nach dem
Hauptantrag geltenden Fassung ein insoweit bekanntes Brennstoffeinspritzventil
mit einem piezoelektrischen Aktor.

Gemäß dem Merkmal M3 ist mindestens ein Entkopplungselement (8) vorge-
sehen, das laut Merkmal M5 als Teil des Aktors (6) ausgebildet ist und zumindest
eine Aussparung aufweist, wobei sich aus Merkmal M6 ergibt, dass die
Aussparungen direkt in den passiven Keramikschichten des Aktors (6) ausgebildet
sind.
- 8 -
Nach dem Verständnis des Fachmanns befinden sich die hier angesprochenen
und als bekannt vorausgesetzten passiven Keramikschichten in einem oder
beiden Endbereichen des Aktors (6), wobei der passive Endbereich bzw. die
passiven Endbereiche sich hinsichtlich ihres Aufbaus nicht von dem aktiven
mittleren Bereich des Aktors (6) unterscheiden müssen, sondern deshalb inaktiv
sind, weil in diesem Bereich die zwischen dem Keramikschichten angeordneten
Elektroden nicht elektrisch kontaktiert werden.

Daraus ergibt sich, dass beim Gegenstand des Anspruchs 1, anders als in den
Ausführungsbeispielen gemäß den Figuren 1 bis 7, das Entkopplungselement kein
zusätzliches Bauteil (8) ist, sondern mindestens ein Endbereich des Aktors (6)
dadurch zu einem Entkopplungselement im Sinne des Anspruchs 1 wird, dass dort
zumindest eine Aussparung ausgebildet ist.

Da der Aktor (6) mittels eines seiner Enden in Zusammenwirkung mit der
Ventilnadel (13) den Ventilschließkörper (17) betätigt und sich dazu mit dem
anderen Ende an dem Ventilgehäuse (2) abstützen muss, ergeben sich diese
weiteren Angaben des Merkmal M3 zwangsläufig aus dem Merkmal M6.

Im Merkmal M6 sind die Aussparungen in der Mehrzahl genannt, aus dem
Merkmal M5 geht jedoch hervor, dass dies nur eine bevorzugte Ausbildung ist,
und dass eine einzige Aussparung ausreicht. Diese eine Aussparung kann bei-
spielsweise, siehe im Anspruch 3 die Variante α = 0°, in Längsrichtung des Aktors
verlaufen. Sie muss gemäß dem Anspruch 1 in mindestens einem inaktiven
Endbereich des Aktors vorgesehen sein, der Anspruch schließt jedoch mit ein, sie
auch durch den aktiven Bereich und gegebenenfalls durch einen gegenüber-
liegenden weiteren inaktiven Endbereich des Aktors hindurch verlaufen zu lassen.

Das Merkmal M5 enthält weiter eine Zweckangabe, nämlich dass die zumindest
eine Aussparung zur Verringerung der Steifigkeit des Entkopplungselementes,
d. h. zur Verringerung der Steifigkeit des inaktiven Endbereichs des Aktors
- 9 -
vorgesehen ist. Bei der Formulierung „zur Verringerung“ handelt es sich um eine
vergleichende Angabe, der der Fachmann entnimmt, dass die Steifigkeit des
inaktiven Endbereichs mit anspruchsgemäßer Aussparung geringer sein muss als
die Steifigkeit, die ein ansonsten identischer inaktiver Endbereich ohne diese
Aussparung hätte. Im Ergebnis handelt es sich dabei um eine leere Aussage, da
jede beliebige Aussparung zu einer Verringerung der Steifigkeit führt.

Gemäß dem Merkmal M4 soll schließlich das Entkopplungselement (8) einen Teil
der beim Aktivieren des Aktors (6) zur Betätigung des Ventilschließkörpers (17)
von dem Aktor (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnehmen, um die
Betätigung des Ventilschließkörpers (17) zu dämpfen. Vorliegend ist jedoch das
Entkopplungselement kein zusätzliches Bauteil (8), sondern ein inaktiver End-
bereich des Aktors (6) wird dadurch zu einem Entkopplungselement, dass dort
eine Aussparung ausgebildet ist. Deshalb kann diese Angabe des Merkmals M4
nach dem Verständnis des Fachmanns nur bedeuten, dass dieser inaktive
Endbereich des Aktors (6) einen Teil der beim Aktivieren des aktiven Bereichs des
Aktors (6) umgesetzten mechanischen Energie aufnehmen soll. Das geschieht
allerdings zwangsläufig, da (auch) der inaktive Endbereich des Aktors eine
gewisse Elastizität aufweist und somit beim Aktivieren des aktiven Bereichs
komprimiert wird und einen Teil der umgesetzten mechanischen Energie auf-
nimmt. Da der inaktive Endbereich aufgrund der anspruchsgemäßen Ausnehmung
eine Steifigkeit aufweist, die verringert ist gegenüber der Steifigkeit, die er ohne
diese Aussparung hätte, wird durch die Aussparung die Nachgiebigkeit des
inaktiven Bereichs vergrößert. Damit verringern sich der zur Betätigung des
Ventilschließkörpers (17) verbleibende Weg. Somit wird auch dessen Ge-
schwindigkeit entsprechend verringert, die Betätigung des Ventilschließkör-
pers (17) folglich gedämpft. Im Ergebnis fügen die Angaben des Merkmals M4
dem Merkmal M6 somit nichts hinzu.

- 10 -
Beim Anspruch 1 in der nach dem Hilfsantrag 1 geltenden Fassung ergibt sich
aus dem gegenüber dem Merkmal M5 geänderten Merkmal 1H5, dass nicht nur
eine, sondern mehrere Aussparungen in den passiven Keramikschichten des
Aktors (6) ausgebildet sein müssen.


5) Die nach dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 geltenden Ansprüche sind
zulässig.

Der Oberbegriff, Merkmale M1 bis M4, des geltenden Anspruchs 1 nach
Hauptantrag entspricht dem ursprünglichen Anspruch 1. Merkmal M5 ergibt sich
aus dem ursprünglichen Anspruch 4 und aus der ursprünglich eingereichten
Beschreibung, siehe den Satz im Übergang von Seite 14 auf Seite 15. Merkmal
M6 ergibt sich aus der Beschreibung, siehe den ersten Satz auf Seite 15. Die
Unteransprüche 2 bis 7 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 3, 5 bis 8
und 10.

Bei den Ansprüchen nach Hilfsantrag 1 wurde lediglich im Anspruch 1 eine
Variante gestrichen.


6) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist neu, er
beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tätigkeit, denn er ergibt sich in nahe-
liegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen D2 und S1.

Die Entgegenhaltung D2, siehe insbesondere die Figur 2 sowie Spalte 2, Zeilen 25
bis 33, und Spalte 3, Zeilen 60 bis 64, offenbart ein Brennstoffeinspritzventil (1) mit
einem aus Schichten von übereinandergestapelten scheibenförmigen Keramiken
(4) aufgebauten piezoelektrischen Aktor (3).

- 11 -
Die Entgegenhaltung S1 lehrt, bei einem aus Schichten von übereinander-
gestapelten scheibenförmigen Keramiken aufgebauten piezoelektrischen Aktor für
ein Brennstoffeinspritzventil, siehe Absätze 0003 und 0004, in einem oder beiden
Endbereichen des Aktors passive Keramikschichten vorzusehen, siehe Absätze
0007 bis 0009, Anspruch 2 und Figur 1.

Aufgrund des im Absatz 0010 der S1 angegebenen Vorteils, nämlich einer
Reduktion des Einflusses von Schwankungen der Schichtdicke auf den Hub und
die Kapazität des Aktors, ist es für den Fachmann naheliegend, diese Maßnahme
auch bei dem piezoelektrischen Aktor (3) des Brennstoffeinspritzventils (1) der D2
vorzusehen.

Der Fachmann erhält so, siehe insbesondere die Figur 2 und wegen der dort nicht
wiederholten Bezugszeichen die Figur 1 der D2, ein Brennstoffeinspritzventil (1),
mit einem in einem Ventilgehäuse (23) angeordneten piezoelektrischen Aktor (3),
der sich zumindest mittelbar (über den Flansch 31 in Figur 2) an dem Ventil-
gehäuse (23) abstützt, und einem von dem Aktor (3) mittels einer Ventilnadel (17)
betätigbaren Ventilschließkörper (18), der mit einer Ventilsitzfläche (19) zu einem
Dichtsitz zusammenwirkt. Das entspricht den Merkmalen M0 bis M2.

Dabei ist zumindest ein Entkopplungselement vorgesehen, mittels dem der Aktor
(3) in Zusammenwirkung mit der Ventilnadel (17) den Ventilschließkörper (18)
betätigt. Dieses Entkopplungselement wird durch die gemäß der Lehre der S1
nunmehr passiv ausgeführten Keramikschichten im oberen Endbereich des
Aktors (3) gebildet, der einen ringförmigen Querschnitt und somit eine zentrale
Aussparung (Ausnehmung 7) besitzt, siehe die D2, Figur 2 und Spalte 2, Zeilen 29
bis 30. Das entspricht den Merkmalen M3, M5 und M6 einschließlich der im
Merkmal M5 geforderten Wirkung, nämlich einer - im Vergleich zu einem
piezoelektrischen Aktor ohne eine solche Aussparung (7) - verringerten Steifigkeit
des gesamten Aktors und damit auch der passiv ausgeführten Keramikschichten
- 12 -
im oberen Endbereich des Aktors (3). Die verringerte Steifigkeit wiederum führt
zwangsläufig zu der im Merkmal M4 geforderten Wirkung.


7) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ergibt sich nicht in
naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik:

Der piezoelektrische Aktor (3) des Brennstoffeinspritzventils (1) der D2 ist
ringförmig mit einer zentralen Aussparung (7) ausgeführt, die dazu dient, mittels
des Betätigungskörpers (16) das obere Ende des Aktors (3) mit dem Ven-
tilschließkörper (18) verbinden zu können. Daraus ergibt sich keine Anregung,
entsprechend dem Merkmal 1H5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 anstelle der
einen zentralen Aussparung (7) mehrere Aussparungen in den passiven Kera-
mikschichten des Aktors vorzusehen.

Auch eine Zusammenschau mit den weiteren im Verfahren befindlichen Entge-
genhaltungen kann dies nicht nahelegen:

D3 lehrt, nicht einen Teil des Aktors selbst, sondern die an den Aktor 2
angrenzende Kopfplatte einer Aktoreinheit als Entkopplungselement auszubilden,
siehe z. B. in Fig. 1A, 1B und auch 2 die Kopfplatte 8 bzw. 10.

D1 und D4 offenbaren Entkopplungselemente, die außerhalb der Aktoreinheit,
zwischen Aktoreinheit und Gehäuse angeordnet sind, siehe die zwei Ent-
kopplungselemente 8 in Fig. 1 der D1 und die Entkopplungselemente „D1“ und
„D2“ in Fig. 1 der D4.

D5 offenbart einen hydraulischen Spielausgleich. Es kann dahinstehen, ob dieser
ein Entkopplungselement darstellt, da er ebenfalls außerhalb der Aktoreinheit,
zwischen Aktoreinheit und Ventilelement, angeordnet ist, siehe bei „∆s“ in Fig. 1.

- 13 -
Die bereits zitierte D2 offenbart außerdem Dämpfungsglieder zur Kompensation
von Temperaturausdehnungen. Es kann dahinstehen, ob diese als Entkopp-
lungselemente anzusehen sind, da sie ebenfalls außerhalb der Aktoreinheit
angeordnet sind, siehe die Dämpfungsglieder 25a, 25b und 25 in den Fig. 1 und 2.

Die von der Anmelderin genannten Druckschriften D6, D7 und D8 liegen weiter ab,
sie offenbaren keine Entkopplungselemente.


8) Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach
das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für
die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt
auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein
wesentlich geänderter und damit noch nicht geprüfter Patentanspruch 1
eingereicht wird (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 79 Rdn 16 und 27).

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Denn infolge des aus
der Beschreibung in den Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals M6 handelt es
sich bei dem anspruchsgemäßen Entkopplungselement (8) nun nicht mehr um ein
zusätzliches, zwischen Aktor und Gehäuse oder zwischen Aktor und Ventil-
schließkörper angeordnetes Bauteil, sondern um einen Teilbereich des Aktors
selbst. Deshalb hält der Senat es für geboten, zunächst der Prüfungsstelle
Gelegenheit zu geben, über die Patentfähigkeit des Gegenstandes des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Recher-
che zu entscheiden.


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III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.

Ganzenmüller Bayer Schlenk Krüger


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