BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



12 W (pat) 32/13
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
24. Oktober 2017
Weigel
Justizbeschäftigte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 020 955

…

- 2 -
…


hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mündliche Verhandlung am 24. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmüller, der Richterin Bayer sowie der
Richter Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Phys. Univ.
Schmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
16. Mai 2013 aufgehoben und das Patent 10 2008 020 955 mit
folgenden Unterlagen aufrechterhalten:

Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2B, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017,
Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5), jeweils über-
reicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017.


G r ü n d e

I.

Gegen das am 25. April 2008 angemeldete und mit der Bezeichnung „Fugendicht-
band“ am 10. Februar 2011 veröffentlichte Patent 10 2008 020 955 wurde am
10. Mai 2011 Einspruch erhoben.

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Die Einsprechende hatte die Auffassung vertreten, das Patent sei zu widerrufen,
da der Gegenstand des Streitpatents in unzulässiger Weise erweitert worden sei
(§ 21 (1) Nr. 4 PatG) und der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei
(§ 21 (1) Nr. 1 PatG).

Zur Begründung hat sie auf folgende Druckschriften verwiesen:
D1) DE 91 05 612 U1
D2) EP 1 811 111 A2
D3) EP 1 600 571 A1
D4) DE 695 20 786 T2
D5) DE 94 10 234 U1
D6) EP 0 976 882 A2
D7) DE 41 06 960 A1.

Im Prüfungsverfahren sind zusätzlich folgende Druckschriften berücksichtigt wor-
den:
D8) DE 1 293 616 A
D9) DE 295 12 613 U1
D10) DE 94 21 224 U1.

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Be-
schluss in der Anhörung am 16. Mai 2013 das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss in der schriftlichen Fassung vom 18. Juni 2013 richtet
sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom 11. Juli 2013.

Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 16. Mai 2013 aufzuheben und das Patent
10 2008 020 955 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
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Patentansprüche 1 bis 6 gemäß Hilfsantrag 2B, überreicht in der
mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017,
Beschreibung und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5), jeweils über-
reicht in der mündlichen Verhandlung am 24. Oktober 2017.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, das Patent sei zu widerrufen, da
der beanspruchte Gegenstand nicht patentfähig sei.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2B lautet in gegliederter Fassung:

M1.1 Fugendichtband (10) für die Abdichtung eines Randbereichs (42)
eines Bauelements in Form eines Rahmens eines Fensters oder
einer Tür gegen einen benachbarten Anschlussbereich (44) eines
Gebäudes,
M1.2 wobei sich das Fugendichtband (10) zwischen einem ersten Ab-
schnitt (11) und einem zweiten Abschnitt (12) in einer Breitenrich-
tung erstreckt sowie quer zur Breitenrichtung in einer Dickenrich-
tung je eine dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44)
zuwandte Einbaukante (18, 19) aufweist,
M1.3 das Fugendichtband (10) so profiliert ist, dass es in Abwesenheit
von äußerer Einwirkung im Bereich des ersten Abschnitts (11) eine
größere Dicke aufweist als im Bereich des zweiten Abschnitts (12),
M1.4 und das Fugendichtband (10) so komprimierbar ist, dass seine Di-
cke vom ersten Abschnitt( 11) bis zum zweiten Abschnitt (12) bei
einem Einbau zwischen dem Randbereich (42) und dem An-
schlussbereich (44) im Wesentlichen gleich ist,
dadurch gekennzeichnet,
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M1.5 dass sich der erste Abschnitt (11) und der zweite Abschnitt (12) je-
weils an den Begrenzungen, nämlich den begrenzenden Flächen
des Fugendichtbandes, in der Breitenrichtung befinden und in Ab-
wesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom zweiten Ab-
schnitt (12) zum ersten Abschnitt (11) monoton zunimmt, und zwar
derart,
dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zwei-
ten Abschnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendicht-
bands (10) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung ers-
ten Wert der Dicke und im Bereich des ersten Abschnitts (11) ein
vierter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwir-
kung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Di-
cke ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwir-
kung die Dicke vom dritten Abschnitt (13) zum vierten Ab-
schnitt (14) monoton zunimmt
und der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vierte
Abschnitt ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als die
Dicke im dritten Abschnitt ist.

Der Nebenanspruch 6 gemäß Hilfsantrag 2B lautet in gegliederter Fassung:

M6.1 Wärmegedämmtes System, umfassend
ein Bauelement, nämlich eine Tür oder Fenster mit einem Randbe-
reich (42), einen Anschlussbereich (44) eines Gebäudes, an den
der Randbereich (42) anschließt und ein Fugendichtband (10) für
die Abdichtung des Randbereichs (42) gegen den benachbarten
Anschlussbereich (44),
M6.2 wobei sich das Fugendichtband (10) zwischen einem ersten Ab-
schnitt (11) und einem zweiten Abschnitt (12) in einer Breitenrich-
tung erstreckt sowie quer zur Breitenrichtung in einer Dickenrich-
tung je eine dem Randbereich (42) und dem Anschlussbereich (44)
- 6 -
zugewandte Einbaukante (18, 19) aufweist,
M6.3 und das Fugendichtband (10) so profiliert ist, dass es in Abwesen-
heit von äußerer Einwirkung im Bereich des ersten Abschnitts (11)
eine größere Dicke aufweist als im Bereich des zweiten Ab-
schnitts (12),
M6.4 wobei das Fugendichtband (10) zwischen dem Randbereich (42)
und dem Anschlussbereich (44) so komprimiert ist, dass seine Di-
cke vom ersten Abschnitt (11) bis zum zweiten Abschnitt (12) im
Wesentlichen gleich ist, und wobei der erste Abschnitt einen höhe-
ren Komprimierungsgrad aufweist als der zweite, weniger stark zu-
sammengepresste Abschnitt,
dadurch gekennzeichnet,
M6.5 dass sich der erste Abschnitt (11) und der zweite Abschnitt (12) je-
weils an den Begrenzungen, nämlich den begrenzenden Flächen
des Fugendichtbandes in der Breitenrichtung befinden und das Fu-
gendichtband (10) so profiliert ist,
dass seine Dicke in Abwesenheit von äußerer Einwirkung vom
zweiten Abschnitt (12) zum ersten Abschnitt (11) monoton zunimmt
und zwar derart,
dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zwei-
ten Abschnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendichtban-
des (10) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwirkung ersten
Wert der Dicke und im Bereich des ersten Abschnitts (11) ein vier-
ter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äußerer Einwir-
kung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Di-
cke ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwir-
kung die Dicke vom dritten Abschnitt (13) zum vierten Ab-
schnitt (14) monoton zunimmt,
wobei der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vier-
te Abschnitt ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als
die Dicke im dritten Abschnitt ist.
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Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwie-
sen.


II.

Die fristgerecht eingelegte und auch zulässige Beschwerde der Patentinhaberin ist
insoweit erfolgreich, als der Beschluss der Patentabteilung über den Widerruf des
Patents aufgehoben wird und das Patent beschränkt aufrecht erhalten wird.

Fachmann

Als Fachmann für den vorliegenden Erfindungsgegenstand zuständig ist ein
Diplom-Ingenieur FH des Maschinenbaus mit Erfahrung in der Konstruktion und
Entwicklung von Fugendichtbändern.

Zulässigkeit der vorgenommenen Änderungen

Die Gegenstände der geltenden Patentansprüche gehen sowohl aus der Patent-
schrift wie auch aus den Anmeldungsunterlagen (vgl. Offenlegungsschrift) hervor.
Sie beschränken den erteilten Patentgegenstand.

Die Merkmale M1.1 bis M1.5 gehen hervor aus dem erteilten Patentanspruch 1
und das Merkmal M1.6 aus dem erteilten Patentanspruch 3 in Verbindung mit dem
Absatz [0011].
Sie sind ursprünglich offenbart, siehe in der Offenlegungsschrift Patentanspruch 1
in Verbindung mit den Absätzen [0010] und [0024].

Dies ist von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin auch nicht bestritten
worden.

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Zwar hatte die Einsprechende und Beschwerdegegnerin in ihrem Vorbringen zum
erteilten Patentanspruch 1 noch angeführt, dieser sei durch den Begriff „monoton“
gegenüber der ursprünglichen Lehre erweitert. Aus der Anmeldeschrift gehe ledig-
lich hervor, dass der Dickenverlauf zwischen dem dritten und dem vierten Ab-
schnitt monoton verlaufe. Nach dem erteilten Patentanspruch 1 sei aber ein mo-
notoner Dickenverlauf zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt beansprucht.
Unabhängig vom Zutreffen dieses Einwands bzgl. der erteilten Anspruchsfassung
ist dieser durch die geltende Fassung des Patentanspruchs 1 hinfällig. Zwar
wird - wie in der erteilten Fassung - weiterhin beansprucht, dass der Dickenverlauf
zwischen dem dritten und vierten Abschnitt monoton verläuft, siehe Merkmal M1.6.
Allerdings weist nun der dritte und der vierte Abschnitt eine konstante Dicke auf,
siehe Merkmal M1.5. Dadurch ist der Dickenverlauf zwischen dem ersten und dem
zweiten Abschnitt monoton. Dies entspricht dem in Absatz [0010] der Offenle-
gungsschrift beschriebenen Ausführungsbeispiel. Damit ist der Gegenstand des
geltenden Patentanspruchs 1 auch ursprünglich offenbart und beschränkt den er-
teilten Gegenstand.

Der Gegenstand des auf ein wärmegedämmtes System mit u. a. einem Fugen-
dichtband entsprechend dem geltenden Patentanspruch 1 gerichteten Nebenan-
spruchs 6 geht hervor aus dem Patentanspruch 10 der Patentschrift und Pa-
tentanspruch 14 der Offenlegungsschrift und den bereits zum geltenden Patentan-
spruch 1 angeführten Stellen der Patent- bzw. Offenlegungsschrift.

Die geltenden Unteransprüche 2 bis 5, die jeweils mittelbar oder unmittelbar auf
den Patentanspruch 1 rückbezogen sind, beruhen auf den ursprünglichen Unter-
ansprüchen 9 und 11 bis 13 und den erteilten Patentansprüchen 5 und 7 bis 9 und
sind nur bezüglich ihrer laufenden Nummerierung abgeändert. Ihre Gegenstände,
die sich in Verbindung mit sämtlichen Merkmalen des nun geltenden Patentan-
spruchs 1 ergeben, sind sowohl in der Patentschrift wie auch in den ursprüngli-
chen Unterlagen offenbart, wie oben aufgeführt.

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Patentfähigkeit

Die Gegenstände der geltenden, unabhängigen Patentansprüche 1 und 6 sind neu
(§ 3 PatG) und beruhen auch auf erfinderischer Tätigkeit (§ 4 PatG), denn keine
der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt das Merkmal M1.5 inso-
weit auf,
dass in Abwesenheit von äußerer Einwirkung im Bereich des zweiten Ab-
schnitts (12) ein dritter Abschnitt (13) des Fugendichtbands (10) mit einem in Ab-
wesenheit von äußerer Einwirkung ersten Wert der Dicke und im Bereich des ers-
ten Abschnitts (11) ein vierter Abschnitt (14) mit einem in Abwesenheit von äu-
ßerer Einwirkung zweiten Wert der Dicke, der größer als der erste Wert der Dicke
ist, vorgesehen ist, wobei in Abwesenheit von äußerer Einwirkung die Dicke vom
dritten Abschnitt (13) zum vierten Abschnitt (14) monoton zunimmt
und der dritte Abschnitt eine konstante Dicke besitzt und der vierte Abschnitt
ebenfalls eine konstante Dicke besitzt, die größer als die Dicke im dritten Abschnitt
ist.

Die nächstkommende Entgegenhaltung D2, siehe insbesondere Figur 3, offenbart
zwar ein Fugendichtband mit den Merkmalen M1.1, M1.2 und M1.4 des Patentan-
spruchs 1.
Die D2, insbesondere Figur 3, offenbart allerdings nicht die Form des Fugendicht-
bandes in Abwesenheit äußerer Einwirkung. Insbesondere ist der Figur 3 nicht zu
entnehmen, dass sich durch das eingebettete Zusatz-Schaummaterial (11) in Ab-
wesenheit äußerer Einwirkung ein dem Merkmal M1.5 entsprechender Dicken-
verlauf einstellen würde.

Zwar offenbart die D2, Spalte 5, Zeile 16 bis 21, dass der erwünschte Effekt einer
höheren Dichte im eingebauten Zustand auch dadurch erreicht werden kann, dass
auf derjenigen Seite, auf der die höhere Dichtwirkung erzielt werden soll, der
Schaumstoffstreifen eine größere Stärke aufweist. Eine Ausführungsform, dass
der Schaumstoffstreifen im dekomprimierten Zustand an der Breitseite 2 jeweils
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zwei solche an die Schmalseiten 4 (entsprechend dem anspruchsgemäßen
2. Abschnitt) und 5 (entsprechend 1. Abschnitt) angrenzende Bereiche (entspre-
chend 3. und 4. Abschnitt) aufweist, die beide jeweils eine unterschiedliche kon-
stante Dicke haben, ist in der D2 nicht gezeigt und wird dadurch auch nicht nahe-
gelegt.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin verweist hierzu auf den Ab-
satz [0036] der D2. Sie legt diesen Absatz so aus, dass dort eine Alternative of-
fenbart sei, nach der das Zusatz-Schaummaterial zwischen das Schaumstoffmate-
rial geschoben wird. Ihrer Ansicht nach führe dies zu einem monotonen Verlauf
zwischen den Bereichen unterschiedlicher Höhe.
Dieser Auffassung schließt sich der Senat nicht an. Absatz [0036] der D2 offenbart
lediglich, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial unter Komprimierung des in Über-
deckung dazu liegenden Weichschaumstoffmaterials eingebunden sein kann. Dies
bedeutet aber nicht, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial zwischen unterschied-
liche Lagen des Weichschaumstoffmaterials geschoben werden soll.

Vielmehr bedeutet die im Abschnitt [0036] offenbarte Lehre lediglich, dass das
Weichschaumstoffmaterial, das mit dem Zusatz-Schaumstoffmaterial in Überde-
ckung liegt, komprimiert wird. Hierzu gibt es zwei mögliche technische Ausfüh-
rungsformen.
Die erste Möglichkeit ist, dass das Zusatz-Schaumstoffmaterial vor dem Kompri-
mieren in eine Aussparung des Weichschaumstoffmaterials eingefügt wird und
beide Materialien zusammen komprimiert werden. Dann würde sich im dekompri-
mierten Zustand ein konstanter Dickenverlauf einstellen.
Die zweite Möglichkeit ist, dass das Weichschaumstoffmaterial keine Aussparung
aufweist, das Zusatz-Schaumstoffmaterial unterhalb des Weichchaumstoffmateri-
als aufgebracht wird und dann das Zusatz-Schaumstoffmaterial mit dem darüber-
liegenden Weichschaumstoffmaterial komprimiert wird. In diesem Fall würde sich
im dekomprimierten Zustand ein stufenartiger Dickenverlauf einstellen.

- 11 -
Aufgrund der Beschreibung, siehe die Absätze [0011] und [0012], ist ein solcher
stufenartiger Verlauf eine Alternative zu einem monotonen Verlauf. Er fällt somit
nicht unter den Begriff „monoton“. Diese Auslegung des Begriffs „monoton“ ist im
Übrigen zwischen den Beteiligten unstrittig.

Die D2 offenbart somit nicht das Merkmal M1.5.

Der Patentanspruch 1 ist somit neu gegenüber der D2.

Desweiteren führt die Einsprechende und Beschwerdegegnerin an, dass auch die
D4 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 neuheitsschädlich offenbare.
Sie vertritt die Ansicht, dass das in der D4 aufgezeigte Dichtungsband auch für
den im Patentanspruch 1 genannten Verwendungszweck geeignet sei und daher
als relevanter Stand der Technik anzusehen sei. Darüber hinaus zeige Figur 7C,
dass das Dichtband der D4 eben auch einen Dickenverlauf mit zwei Abschnitten
konstanter Dicke und dazwischen einem monotonen Übergang aufweise.

Es kann dahingestellt bleiben, ob das in der D4 offenbarte Dichtungsband die Vo-
raussetzung für die Eignung zur Abdichtung eines Randbereichs eines Bauele-
ments in Form eines Rahmens eines Fensters oder einer Tür gegen einen be-
nachbarten Anschlussbereich eines Gebäudes erfüllt, da das dortige Dichtungs-
band keinen ersten bis vierten Abschnitt im Sinne des Patentanspruchs 1 und so-
mit nicht das Merkmal M1.5 aufweist.

Der Patentanspruch 1 ist somit auch neu gegenüber der D4.

Auch keine andere im Verfahren befindliche Druckschrift zeigt ein Dichtband mit
dem Merkmal M1.5 oder kann hierzu hinführen. Diese weiteren Druckschriften ha-
ben in der Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

Der Patentanspruch 1 ist somit neu.
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Der Fachmann gelangt auch nicht durch eine beliebige Kombination oder Zusam-
menschau der im Verfahren befindlichen Druckschriften oder durch sein Fachwis-
sen zu einem Dichtband mit dem Merkmal M1.5 und damit zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht somit auch auf erfinderischer Tä-
tigkeit.

Dies gilt analog auch für den Gegenstand des auf ein wärmegedämmtes System
gerichteten Patentanspruchs 6, bei dem das dort eingesetzte Dichtband mit den
dazu angeführten Merkmalen dem patentfähigen Dichtband nach Anspruch 1 ent-
spricht, s. o. Insbesondere entspricht das im Anspruch 6 aufgeführte Merkmal
M6.5 inhaltlich dem Merkmal M1.5 des Anspruchs 1.

Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 6 ist somit neu, beruht
auf erfinderischer Tätigkeit und ist deshalb ebenfalls patentfähig.

Die weiteren jeweils direkt auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprü-
che 2 bis 5 des einzigen Antrags sind echte, unselbständige Unteransprüche, die
vom Hauptanspruch getragen werden.


III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,
wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf
beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Ganzenmüller Bayer Ausfelder Schmidt

Pr


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